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Comparación de la Información de Presentación,
Recurso de Oposición e Invalidación en la Práctica de las Patentes Japonesas |
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| Introducción |
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Las empresas competidoras con frecuencia son muy similares, y por lo general coexisten en relativa armonía. ¿Qué debería usted hacer entonces si un competidor solicita una patente en Japón sobre algo esencial de su negocio, y algo sobre lo que usted ha encontrado una técnica anterior?
La existencia de una técnica anterior para una solicitud de patente obviamente presenta serias ramificaciones para la validez de una patente. La cuestión de si debiera o no presentarse una técnica anterior a la Oficina Japonesa de Patentes (JPO) previamente a la concesión de una patente es una decisión que no tiene una respuesta correcta o incorrecta clara. Hay una multitud de cuestiones que deben ser consideradas con el fin de proporcionar la mejor solución posible y proteger los intereses de la parte amenazada (en adelante referida como contrincante o aspirante).
Hay esencialmente tres fases en las que puede presentarse una técnica anterior a la JPO. Éstas son:
1. Presentación de información previamente al registro de una patente.
2. Recurso de oposición tras el registro de una patente.
3. Invalidación de una patente. |
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| Presentación de Información Previamente al Registro de Una Patente |
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Existe la opción de presentar una técnica anterior a la JPO previamente al registro de una patente. Si se procede a ello, el solicitante de la patente es consciente de que alguien más está interesado en la solicitud, incluyéndose entre los posibles resultados que:
1. El solicitante puede tratar de acelerar el examen.
2. El solicitante puede investigar mercados/competidores para valorar lo que está haciendo la competencia en áreas relacionadas con la invención. Entonces las reivindicaciones en la patente podrían ser modificadas para asegurar la inclusión de todas las actividades relevantes de la competencia en su solicitud.
3. Una vez que un solicitante sabe que la solicitud es importante para alguien más (un competidor, por ejemplo), pueden dividir la solicitud en una serie de solicitudes separadas que cubran diferentes aspectos de la invención. El solicitante puede registrar determinados aspectos de la invención al tiempo que mantiene otros aspectos pendientes en la JPO. Dado que las solicitudes pendientes pueden verse significativamente alteradas y modificadas, aumenta la libertad del solicitante para incorporar aspectos de la invención previamente consideradas no importantes, aunque posiblemente relevantes para la competencia. Por tanto proporciona al solicitante una mayor oportunidad para hacer cambios que podrían resultar en desventaja para sus competidores. Esto hace que recusar una patente en esta fase del proceso sea muy difícil ya que en efecto uno se encuentra forzado a aspirar por un objetivo móvil. No puede anticiparse cualquier cambio realizado por el solicitante, por tanto no puede asegurarse la fuerza de cualquier recusación.
Un solicitante normalmente no lleva a cabo las tres acciones anteriormente indicadas a menos que sepa que hay otra parte interesada en la solicitud. En base a esto, no se recomienda que un contrincante o aspirante presente una técnica anterior a la JPO antes del registro de una patente. |
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| Declaración de Revelación de la Información (IDS) |
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| A pesar de que en Japón no se requiere una IDS, sugerimos a nuestros clientes presentar citaciones de procesos de seguimiento extranjeros a la JPO. Cuando se va a utilizar una patente, otra parte investiga las citaciones de procesos de seguimiento extranjeros para evaluar la validez de la patente. Dejando a la JPO que considere las citaciones de los procesos de seguimiento extranjeros antes de conceder la patente, la patente se convierte en práctica. |
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| El Efecto del Registro de una Patente de la Competencia de una Invención de Valor Mutuo |
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Cualquier solicitud de patente relacionada con áreas de negocio comunes tiene el potencial de afectar no solamente a un contrincante o aspirante poseedor de una técnica anterior, sino también a sus competidores. Esto puede ofrecer a un contrincante o aspirante algo de protección excluyendo a los competidores del uso de invenciones similares. Si hay pocos competidores en el área o el contrincante o aspirante es el líder del mercado, este aspecto de la cuestión se vuelve menos relevante ya que la amenaza planteada por el contrincante o aspirante es menos significativa.
Una razón para considerar los porcentajes de mercado relativos de las empresas es que el propietario de una patente no puede hacer valer sus derechos de patente fácilmente en Japón. Es necesario embarcarse en una acción legal costosa y larga en el tiempo, lo que está más allá de los recursos de muchos propietarios de patentes. Una vez que el propietario de una patente es consciente de que sus derechos de patente están siendo violados, enviará una carta de aviso informando al violador de su intento de hacer valer sus derechos. Al recibir la carta de aviso, el violador puede responder abriendo un proceso de negociaciones en base a una técnica anterior descubierta. El violador puede amenazar al propietario de la patente con la revelación de la técnica anterior en un esfuerzo de invalidar su patente, proporcionando así la base para posibles negociaciones.
Es preferible mantener la patente viva a que sea invalidada, no solamente para el propietario de la patente, sino también para el contrincante o aspirante. Mantener la patente viva proporciona una mayor protección al contrincante o aspirante dado que la patente puede hacerse valer contra otros competidores que también deseen utilizar la invención. Por tanto una negociación exitosa ayudará al contrincante o aspirante en posesión de la técnica anterior permitiendo la continuación de sus actividades al tiempo que se excluye a los competidores.
Si un contrincante o aspirante decide no presentar una técnica anterior a la JPO, sino moverse a la mesa de negociación con el propietario de los derechos de patente, también existen desventajas. Este procedimiento sería lento y podría ser caro en términos de pagos compensatorios. No puede asegurarse una conclusión favorable, por lo que existe un alto grado de incertidumbre en lo que respecta al resultado. |
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| Oposición tras el Registro de una Patente |
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Este procedimiento hace referencia a la presentación de una técnica anterior a la JPO bajo recurso de oposición, tras el registro de la patente. El resultado exitoso de ello sería la invalidación de la patente.
En Japón pueden hacerse cambios significativos a las reivindicaciones durante el proceso de seguimiento de una patente. Sin embargo, tras el registro de la patente, no puede dividirse la solicitud, y el solicitante queda restringido únicamente a eliminar o limitar las reivindicaciones registradas. Esto mejora cualquier recusación lanzada, dado que en esta ocasión hay certidumbre con respecto al alcance de las reivindicaciones finales de la patente. Por tanto un contrincante o aspirante puede estudiar las reivindicaciones en la patente para producir un documento de recurso de oposición más fuerte.
Tras el registro de una patente, deben llevarse a cabo dos cuestiones:
1. Valoración y estudio de las reivindicaciones de la patente para reforzar los documentos de recurso de oposición / invalidación.
2. Búsquedas exhaustivas mediante ordenador y manuales de técnicas anteriores adicionales basadas en la patente registrada y fija.
La presentación de una oposición puede realizarse de manera anónima, hecho que puede tener importantes ventajas. A las partes se les concede seis meses a partir de la fecha de registro de la patente para presentar un recurso de oposición.
Interponer un recurso de oposición a una patente es una opción de menos arriesgado y más rentable que la invalidación. |
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| Invalidación |
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La invalidación de una patente normalmente se inicia tras la notificación al violador de un derecho de patente con un requerimiento en la que se le informa de la violación. En el caso de que el violador reciba un requerimiento, puede presentarse una técnica anterior a la JPO con el fin de tratar de invalidad la patente.
Previamente a la presentación de una técnica anterior a la JPO y a una posible invalidación de una patente, deberían considerarse negociaciones con el propietario de la patente con el fin de obtener una licencia o concesión. Idealmente, la patente en cuestión sería concedida al contrincante o aspirante y se mantendría viva, proporcionando de esa manera algo de protección al Licenciatario de otras partes que estén deseando de utilizar la invención.
Sin embargo, las negociaciones tienen un alto grado de incertidumbre y riesgo en lo que respecta al resultado. Si es probable que en el futuro la escalada de los negocios de un contrincante o aspirante relacionados con esta patente sea importante, entonces obviamente para el propietario aumenta el valor de la patente. Por tanto esto aumenta el riesgo y el potencial coste. |
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| Contrapatente |
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| También se recomienda que un contrincante o aspirante solicite contrapatentes relacionadas con áreas de negocio comunes. Esto es posible patentando cualquier mejora que el contrincante o aspirante haga a la invención. Una contrapatente puede cubrir aspectos de la invención que resulten valiosos para al propietario de la patente original y es sin duda alguna una buena preparación como anticipación de una futura carta de aviso de violación. Aquellos aspectos del sistema cubiertos por la patente del contrincante o aspirante y que son útiles para el propietario de la patente original proporcionan la base de un acuerdo de licencia cruzada. |
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| Resumen |
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| En resumen, la opción más segura es presentar una técnica anterior como Oposición, tras el registro de una patente. También es bueno considerar la opción de negociación por la licencia por los beneficios de excluir a otros competidores. Obviamente hay grandes riesgos e incertidumbres asociadas a esto. Además, una contrapatente debería ser presentada por un contrincante o aspirante lo antes posible, cubriendo otros aspectos noveles de la invención e idealmente debería de realizarse un acuerdo de licencia cruzada en base a esto. |
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Estamos siempre dispuestos a atender sus dudas por tanto no dude en ponerse en contacto en cualquier momento.
* Campo Obligatorio. |
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