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El Proceso de las Patentes Japonesas:
Procedimiento Estratégico para la Protección de Patentes
por A. Ryuka & K.Iiyama |
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| Este artículo ofrece un análisis de las estrategias y del proceso de las patentes japonesas para los solicitantes de patentes para asegurar con éxito sus patentes en Japón. |
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| Requisitos para presentar una solicitud de patente en Japón |
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Un solicitante en Japón puede reivindicar prioridad en base a una solicitud de patente presentada en cualquier otro país que sea firmante de la Convención de París o del acuerdo sobre los ADPIC. Una solicitud japonesa puede presentarse con una copia de la memoria en inglés o en japonés, dibujos, en los casos en los que resulte necesario, y la siguiente información:
Nombre y dirección de los inventores
Nombre y dirección de los titulares
Fecha del derecho de prioridad y país
Número de solicitud de prioridad (si asignado)
Documento de Prioridad
Debe presentarse un documento certificado de prioridad en el transcurso de un año y cuatro meses a partir de la primera fecha de presentación de una solicitud basada en una prioridad. Cuando la prioridad se basa en una solicitud de la Oficina Europea de Patentes (EPO), no es necesario presentar el documento de prioridad debido a un sistema de transferencia electrónica establecido entre la EPO y la Oficina Japonesa de Patentes (JPO).
Poder
La JPO no requiere un poder para un agente de patentes para presentar una solicitud de patente. Se requiere un poder si la invención es finalmente rechazada y apelada, o si la patente es concedida, opuesta o contestada. Si se sucede alguna de dichas situaciones, nuestra política es proporcionar un formulario de poder al cliente acompañado de nuestras instrucciones.
Idioma de la Solicitud
A pesar de que todos los procedimientos de la JPO se llevan a cabo en el idioma japonés, es posible presentar una inicial solicitud de patente en inglés. En este caso, debe presentarse una traducción al japonés en el transcurso de dos meses a partir de la fecha de la presentación inicial junto con un pago adicional. A pesar de que la fecha de presentación para la solicitud será la de la solicitud en inglés, será la traducción al japonés la que será examinada. La memoria en inglés puede utilizarse como una base para realizar correcciones textuales menores a la memoria en japonés, aunque la propia memoria en inglés no se puede modificar.
Presentación Electrónica
La JPO facilita la presentación electrónica de las solicitudes de patente y cobra una tasa de entrada de datos importante para las solicitudes en papel. Sin embargo, las solicitudes PCT no pueden presentarse electrónicamente.
Memoria
Las normas de la JPO no son muy severas en lo que respecta a la forma de una memoria. La explicación detallada de la invención debe describir la invención de una manera lo suficientemente clara y completa para que la invención pueda ser llevada a cabo por una persona capacitada en la técnica.
Las solicitudes japonesas por lo general siguen el siguiente formato:
- Campo de aplicación industrial
- Técnica anterior
- Problemas que debe resolver la invención
- Medios para resolver los problemas
- Formas de realización de la invención
- Efectos de la invención
Además, debería incluirse la máxima cantidad de información posible en el cuerpo de la memoria. Esto es aconsejable debido a que la JPO es muy estricta en lo que respecta a la introducción de una nueva materia en una solicitud y raramente permite nuevas reivindicaciones en la solicitud a menos que se recite el lenguaje específicamente en el cuerpo de la memoria.br>
La práctica de las reivindicaciones japonesas
No hay un límite sobre el número de reivindicaciones. Sin embargo, cada reivindicación más allá de la primera requiere pagos oficiales adicionales para un mantenimiento y un análisis sustancial. Como consecuencia de las tasas de pago adicionales las patentes japonesas tienden a promediar menos reivindicaciones que sus correspondientes patentes estadounidenses o patentes europeas.
Si embargo, nosotros alentamos la inclusión de las reivindicaciones redactadas con un ojo pendiente de la maximización de las tasas de concesión de licencia y potenciales compensaciones por daños y perjuicios. También deberían incluirse las reivindicaciones específicas que abarcan los potenciales usos más rentables para la tecnología patentada.
Solicitudes "provisionales"
Mientras que la JPO no tiene un sistema formal para las solicitudes provisionales como en los EEUU, en Japón es posible presentar solicitudes de patentes provisionalmente.
Las solicitudes de patente japonesas pueden reivindicar prioridad nacional en base a solicitudes de patentes japonesas presentadas con anterioridad. En las nuevas solicitudes de patente pueden añadirse formas de realización, dibujos y reivindicaciones. La primera solicitud será abandonada de forma automática sin haber sido examinada si una nueva solicitud reivindica una prioridad nacional en base a la primera solicitud.
En el caso anteriormente indicado, la primera solicitud necesita meramente satisfacer formalidades como la existencia de una reivindicación. Por ejemplo, repitiendo el título de la invención en la reivindicación 1, puede satisfacerse esta formalidad. Describiendo la forma de realización más importante con una simple reivindicación como tal, puede obtenerse una fecha de presentación anterior. Por tanto esta primera solicitud tiene el mismo efecto que una solicitud provisional estadounidense.
Téngase en cuenta que esta primera solicitud puede ser una base de prioridad para aquellas solicitudes presentadas fuera de Japón.
Solicitudes PCT
Al igual que en otros países, la fase nacional en Japón debe ser una traducción exacta de la solicitud PCT originalmente presentada. Es por tanto importante para aquellos que redacten solicitudes PCT que consideren la situación de la patente en todos los países en los que pretenden nacionalizarla. Debería llevarse a cabo una revisión previa a la presentación de las solicitudes PCT para asegurar que las solicitudes PCT originales han sido preparadas con la práctica de las patentes japonesas en mente.
Los costes asociados al inicio de la fase nacional japonesa pueden reducirse iniciando la fase nacional únicamente con la solicitud original, y sin incluir ninguna modificación realizada ante los artículos 19 ó 34 del PCT. Mientras que las normas del PCT requieren que se presenten las traducciones de todas las modificaciones de los artículos 19 y 34 al entrar en una fase nacional, el único efecto de no presentar estas modificaciones es que se pierdan las propias modificaciones; el estatus de la propia solicitud no corre peligro. Tal y como se ha indicado anteriormente, la práctica de las patentes japonesas permite abundantes oportunidades para modificar una memoria durante la fase nacional. La mayoría de los solicitantes solicitan la revisión en Japón tras recibir los resultados del proceso de seguimiento (análisis y negociación) en Europa o los EEUU y pueden, por tanto, utilizar dicho conocimiento para decidir qué modificaciones incluir en Japón.
Fecha tope para la entrada en fase nacional
La fecha tope para la entrada en fase nacional de la solicitud PCT en Japón es 30 meses a partir de la fecha de prioridad, independientemente de si se ha requerido o no una Revisión Preliminar.
Publicación (Exposición)
En Japón todas las solicitudes son expuestas (publicadas en el Boletín Oficial de la Oficina de Patentes) 18 meses después de su presentación o fecha de prioridad, cualquiera que sea la más temprana. Una vez que se ha publicado la solicitud, cualquier tercera parte puede presentar una técnica anterior relevante a la JPO. Este artículo propone utilizar este procedimiento para obtener patentes más fuertes para los solicitantes.
Un solicitante puede también solicitar una publicación temprana de la solicitud de patente en cualquier momento siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones, incluyendo la presentación de documentos de prioridad y una traducción al idioma japonés de una solicitud presentada en una lengua extranjera. No se permite la retirada de una solicitud para una publicación expeditada y, generalmente, la solicitud se publica aproximadamente tres meses después de la presentación de la solicitud.
La protección de una patente provisional se encuentra disponible en base a una solicitud publicada. Puede enviarse una carta de notificación a potenciales violadores demandándoles una compensación por la explotación no autorizada de una invención reivindicada, una vez publicada, lo que se hará valer tras la concesión de una patente. Por consiguiente, en ciertas situaciones, debería utilizarse el procedimiento de la publicación expeditada como un medio para enviar cartas de notificación tempranas a potenciales violadores. Dicho procedimiento puede servir para mejorar las compensaciones por daños y perjuicios y llevar a los potenciales violadores a la mesa de negociación.
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| Proceso de seguimiento (análisis y negociación) |
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Solicitud de Revisión
La JPO no examinará una solicitud de patente hasta que se presente una solicitud de revisión con tasas de pago oficiales, que se basan en el número de reivindicaciones. En estos momentos los solicitantes tienen tres años desde la fecha de presentación en Japón para presentar dicha solicitud.
Si una solicitud de revisión no se presenta antes que la fecha tope, la solicitud será considerada como retirada. No hay remedio para recuperar una solicitud que ha sido considerada como retirada. Una tercera parte puede solicitar la revisión de cualquier patente expuesta, en cuyo caso, la JPO notificará al solicitante.
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Examen Acelerado
Puede acelerarse el examen de cualquier solicitud de patente japonesa contando con una correspondiente solicitud extranjera. Para acelerar el examen, el solicitante debe proporcionar una copia de por lo menos un informe de búsqueda o de examen. Cuando se solicita un examen acelerado, normalmente se emite una Acción de Oficina en el plazo de cuatro meses, en comparación con el plazo aproximado de un año o más para solicitudes normales.
Modificaciones Voluntarias
Siempre que no se introduzca ningún tema nuevo, pueden introducirse modificaciones voluntarias con anterioridad a la primera acción de oficina y dentro del periodo de respuesta para las acciones de oficina. Cuando se presenta una Petición de Apelación, pueden presentarse modificaciones dentro de los 30 días siguientes a la presentación de la Apelación
Temas Nuevos
La JPO, al igual que la mayoría de las oficinas de patentes del mundo entero, no permitirá a los solicitantes introducir nuevos temas en la solicitud durante el seguimiento (proceso de análisis y negociación) de una solicitud. La definición de lo que constituye un tema nuevo es muy estricta en la práctica japonesa.
Generalmente, a menos que pueda encontrarse una redacción paralela específica en la especificación inicialmente presentada, es difícil añadir dicha redacción a las reivindicaciones. Cuando el solicitante puede mostrar que la redacción de la especificación insinúa claramente dicho lenguaje, en ocasiones es posible añadir el lenguaje a las reivindicaciones.
En la mayoría de las especificaciones debería incluirse cierta cantidad de texto repetitivo que utilice términos y expresiones variadas. Esto proporciona múltiples vías para futuras modificaciones de reivindicaciones. También debería considerarse este procedimiento al redactar solicitudes PCT a ser presentadas en el extranjero debido a que en la solicitud original PCT debe haber un soporte para la solicitud de la fase nacional japonesa.
Práctica de Facilitar Información
Japón no cuenta con un sistema formal equivalente al sistema de Declaraciones de Divulgación de Información de los EEUU. Sin embargo, Japón cuenta con un procedimiento para que cualquier parte pueda proporcionar a un examinador de la JPO información relevante sobre una técnica anterior para una solicitud de patente que está siendo examinada proporcionando copias de documentos relevantes a la JPO. Este sistema, conocido como la práctica de facilitar información, fue desarrollado para permitir a las partes con conocimiento o información relevante en un determinado campo, principalmente potenciales competidores, alertar al examinador de una técnica anterior no considerada en el examen de una solicitud.
Los solicitantes también pueden utilizar la práctica de facilitar información de manera efectiva para asegurar que el resultado del seguimiento de una solicitud de patente sea una patente fuerte, que resista a un proceso de oposición o de invalidez
Una patente de este tipo es una fuente de concesiones de licencias valiosa dado que los competidores siempre buscarán una técnica anterior que resulte relevante para una patente antes de estar de acuerdo con una concesión de licencia. Las técnicas anteriores citadas en informes de búsqueda y de examen deberían ser presentadas como un tipo de Declaración de Divulgación de Información en todos los casos, para asegurar que la patente resultante resista a un proceso de oposición o invalidez para proporcionar las mejores oportunidades de concesión de licencia.
Descripción Detallada de la Invención
Los requisitos de habilitación y actividad inventiva son más estrictos en Japón que en los EEUU. El concepto intermedio que es más restringido que en las reivindicaciones estadounidenses, aunque más amplio que los ejemplos específicos ayuda a obtener patentes japonesas más amplias. Véanse por favor los ejemplos de concepto intermedio que se incluyen a continuación.
Por favor, téngase en cuenta que dicha descripción puede añadirse presentando una solicitud de prioridad nacional que sea similar a la CIP (continuación en parte) en los EEUU, en caso de que la solicitud de prioridad nacional sea presentada en el plazo de un año a partir de la primera fecha de prioridad de los EEUU.
Ejemplo (Cómo, Cuando y Qué)
(1) elegir A ---> Cómo elegir A.
(2) Renovar ---> Cuándo renovar.
(3) Estado ---> Qué estado.
Los solicitantes que sacan partido de esta práctica podrán obtener concesiones de licencia para sus patentes o hacer valer las mismas de manera más rápida y efectiva en Japón.
Rechazo del Examinador (Acción de Oficina)
Japón cuenta con un sistema de primer solicitante. Tras revisar una solicitud, un examinador de la JPO emitirá una Notificación de Admisión o una Acción de Oficina, citando las razones por las cuales fue rechazada la solicitud. A continuación se indican motivos de rechazo de una solicitud.
- Se introdujo un tema Nuevo en la solicitud mediante modificación.
- El solicitante es residente de un país que no otorga privilegios recíprocos a los residentes japoneses.
- Tema de objeto no estatutario.
- Falta de originalidad.
- Carencia de actividad inventiva.
- El solicitante no fue el primero en presentar una solicitud de patente para la invención reivindicada.
- La invención reivindicada se describe en una solicitud de patente anterior presentada por otro solicitante y posteriormente publicada.
- Es probable que la invención atente contra el orden público, la moralidad o la salud pública.
- La solicitud no fue presentada por todos los propietarios en conjunto.
- La patente fue reconocida contraria a las disposiciones de un tratado.
- La especificación no describe la invención en una manera lo suficientemente clara y completa para que la invención pueda ser llevada a cabo por una persona capacitada en la técnica a la que hace referencia la invención.
- Las reivindicaciones permitidas (i) no están soportadas por la especificación; y (ii) no son claras, concisas ni están escritas según la reglas de patentes.
- No se satisfacen los requisitos de unidad de la invención.
- Originalmente se presentó una solicitud de patente en el idioma inglés, y la traducción al idioma japonés de la versión inglesa incluye un tema que no fue descrito en la versión inglesa.
- El solicitante no es el inventor y no tiene derecho para obtener una patente.
La sección 29 (1) de la Ley Japonesa de Patentes, que se refiere a la originalidad de una invención, fue modificada y se hizo efectiva en el 2000 para establecer que una patente no puede ser otorgada para una invención conocida públicamente o practicada más allá de las fronteras de Japón. Por lo tanto, a una invención que es expuesta públicamente o vendida en los Estados Unidos, por ejemplo, antes de que fuera presentada una solicitud de prioridad estadounidense, puede serle negada la protección de patente. Simultáneamente, la ley modificada amplía la definición de publicación incluyendo no solamente documentos impresos en papel, sino también material distribuido a través de redes de comunicación electrónica con amplio acceso como por ejemplo, Internet. Estos cambios se aplican de manera similar a los requisitos de evidencia definidos en la sección 29 (2) de la Ley de Patentes.
La acción de Oficina indicará un plazo, por lo general tres meses para solicitantes extranjeros, dentro del cual puede presentarse una respuesta. Con la solicitud puede obtenerse automáticamente una única extensión de tres meses. Si el examinador no se siente convencido con la respuesta, se emitirá un segundo, rechazo final, o una segunda, decisión de rechazo final. Las modificaciones en respuesta a un rechazo final están limitadas en su alcance.
Entrevista con el Examinador
Entrevistarse con el examinador es muchas veces una excelente manera de ayudar al examinador a entender la invención. Muchas veces el examinador sugerirá reivindicaciones admisibles.
Apelación
Un solicitante puede apelar una decisión de rechazo de una solicitud de patente. Una Notificación de Apelación debe presentarse en un plazo de 90 días a partir del rechazo final, y cualquier modificación a la solicitud debe presentarse en el plazo de los 30 días siguientes.
El examinador principal primero examinará la solicitud de patente y las nuevas modificaciones. Si él o ella sigue sin creer que la solicitud sea admisible, entonces será revisada por un panel de apelación que generalmente está constituido por tres examinadores.
Registro y Publicación
Una vez que se decide la admisión y se paga la tarifa de emisión, la patente empieza a existir en el momento en el que la misma entra en el Registro de Patentes. En ese momento, se asignará un número de patente y se enviará un Certificado de Patente al solicitante.
El periodo de una patente es de 20 años a partir de la fecha de presentación japonesa. El contenido de la patente se publicará en el Boletín de Patentes una vez que la patente entra en el Registro de Patentes.
Oposición
En Japón, una vez que se ha otorgado una patente, se publica para su oposición en el Boletín de Patentes. Cualquier tercera parte puede presentar una oposición al otorgamiento de una patente en el plazo de seis meses a partir de la publicación para la oposición. Los motivos para una oposición son similares a los motivos de rechazo de una solicitud por parte de un examinador. Sin embargo, en una oposición, no son aplicables los motivos basados en propiedad conjunta, unidad de la invención, reivindicaciones que no siguen las normas de patentes, y la falta de derecho para obtener una patente.
Al igual que con una apelación, una oposición por lo general es escuchada por un grupo de tres examinadores. Al propietario de la patente se le dará la oportunidad de modificar la especificación o las reivindicaciones en la medida permitida tras una Acción de Oficina final.
Debido a la disponibilidad de la herramienta de oposición, y la relativa facilidad con la que puede aplicarse la misma, puede resultar poco aconsejable en determinadas circunstancias enviar cartas de aviso relacionadas con una patente recientemente otorgada hasta después del vencimiento del periodo de oposición. Asimismo, los titulares de la patente deberían transformar el periodo de oposición en un tiempo de inicio de negociaciones de concesión de licencias con los potenciales violadores de la patente.
Apelación de Invalidez
En Japón, cualquier tercera parte que tenga un interés comercial afectado de manera adversa por una patente puede iniciar trámites para iniciar un proceso de invalidez. Al contrario de, por ejemplo, el procedimiento en los Estados Unidos, los procesos japoneses de invalidez son escuchados por un panel de apelación de la JPO. Estos procesos son muy habituales en Japón, y destacan la necesidad de que los solicitantes de patente aseguren la fortaleza de una patente antes de intentar hacer valer la misma.
Los motivos para iniciar un proceso de invalidez son similares a los motivos de rechazo de una solicitud por parte de un examinador. Sin embargo, los motivos basados en las reivindicaciones que siguen los requisitos de las normas de patentes y unidad de la invención no son válidos en un proceso de invalidez. La pérdida de un titular de una patente de la prioridad extranjera o los beneficios de las disposiciones de un tratado, y el no realizar correcciones a la especificación o a las reivindicaciones para cumplir con los requerimientos estatutarios son bases adicionales para iniciar un proceso de invalidez.
En un proceso de invalidez, el titular de la patente siempre contará con la oportunidad de restringir las reivindicaciones a través de modificaciones para evitar la invalidación de la patente completa. Una de las razones por la que las reivindicaciones dependientes, que son más restringidas que las reivindicaciones independientes, no son siempre necesarias en la práctica japonesa es que en el caso de que se presente una técnica anterior adicional en un proceso de invalidez, el titular de la patente simplemente puede restringir las reivindicaciones existentes para eliminar dicha técnica. La apelación de invalidez se retrasará a la espera de la revisión de una modificación.
Por consiguiente, aconsejamos incluir un número razonable de reivindicaciones más restringidas en el momento de la emisión de una patente.
Un litigio de violación en proceso de juicio puede quedar suspendido a la espera de los resultados de un proceso de invalidez. Este periodo puede durar dos años o más. |
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| Concesión de Licencias y Litigio |
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Concesión de licencias
Los agentes de patentes en Japón pueden actuar como agentes en representación de clientes para negociar y acordar contratos. Las especificaciones de las patentes deberían prepararse con un ojo mirando hacia futuros periodos de concesión de licencias favorables. Las especificaciones presentadas con un objetivo de obtener una licencia en mente podrían contener el doble del número de páginas comparado con aquellas redactadas sin consideraciones de obtención de licencia. Esto se debe a que el lenguaje adicional refuerza las patentes y hace de la concesión de licencia una opción mucho más atractiva para potenciales violadores de patente que el litigio. En Japón, todas las licencias exclusivas deben ser registradas con la JPO, tras lo cual el licenciatario cuenta con el derecho de presentar una demanda por violación de patente.
Violación de Patente
El remedio por violación de patente incluye órdenes judiciales y compensación por daños y perjuicios.
La violación indirecta de un derecho de patente se produce cuando una tercera parte, fabrica, utiliza, vende, ofrece a la venta, o importa un artículo que puede utilizarse únicamente para la fabricación de un producto patentado o para ejecutar un proceso patentado. Debido a que es muy difícil probar el uso exclusivo de la tecnología, la violación indirecta de patentes es muy reconocida por los tribunales en Japón.
Doctrina de Equivalentes (DOE)
Japón reconoce una doctrina de equivalentes, habiendo establecido la Corte Suprema el precedente más reciente sobre dicha doctrina en una decisión de 1998 en el caso de Tsubakimoto Seiki vs. Tei Eichi Kei.
En Tsubakimoto, la Corte Suprema afirmó que un producto acusado sería considerado como equivalente a una invención reivindicada, incluso en caso de faltar un elemento específico de una reivindicación, en los casos en los que:
- El elemento no sea una característica esencial de la invención reivindicada;
- La invención reivindicada alcanzara el objetivo y el resultado de la invención incluso tras la sustitución del elemento por una característica en el producto acusado;
- La sustitución hubiera resultado obvia cuando se hubiera fabricado el elemento acusado, para una persona capacitada en la técnica a la que hace referencia la invención;
- El producto acusado no fuese idéntico a la técnica anterior u obvio a partir de la misma; y
- El producto acusado no se corresponda con uno que fuera intencionalmente excluido de la reivindicación durante su seguimiento
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| Conclusión |
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La Ley Japonesa de Patentes afirma que el objetivo de la ley es “promocionar la industria de Japón”. En los últimos años, la JPO ha anunciado en muchas ocasiones que su posición es “a favor de los derechos de patente”. De hecho, modificaciones recientes a la Ley Japonesa de Patentes por lo general han reforzado la protección de las patentes en Japón.
La JPO, los tribunales y el congreso están reforzando los derechos de la Propiedad Intelectual en Japón. Estas tendencias continuarán y mejoran el valor de las invenciones para la creación de nuevas industrias. Además del procedimiento japonés tradicional por proteger muchas pequeñas mejoras, un procedimiento estratégico para proteger invenciones centrales con un ojo puesto en la aplicación se volverá más importante.
La visión compartida únicamente se crea a través de una comunicación genuina con los clientes. Cuando entendemos a nuestros clientes contribuimos con nuestras ideas, y se crean nuevas estrategias de PI. Con esta nueva visión, nace nueva energía. ¡Disfrutamos moviendo a nuestros clientes hacia esta nueva visión!
Si tuviera alguna cuestión, por favor no dude en contactar con Akihiro Ryuka en Pinche Aquí. Damos la bienvenida al reto de los asuntos difíciles y al establecimiento de nuevos estándares. |
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Estamos siempre dispuestos a atender sus dudas por tanto no dude en ponerse en contacto en cualquier momento.
* Campo Obligatorio. |
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