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| Un Enfoque Estratégico para la Protección de TM (Marca) |
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La Ley de Marcas en Japón está diseñada para identificar los productos o servicios de un fabricante o un vendedor particular y distinguirlos de productos o servicios realizados, vendidos o proporcionados por otros. Las marcas en Japón, como las patentes, funcionan bajo un sistema del primer solicitante. La duración de una marca es de 10 años, y es renovable. Desde 1992 también pueden registrarse marcas de servicio. Todas las comunicaciones con la Oficina Japonesa de Patentes (JPO) deben ser en japonés.
Este artículo proporciona un resumen del proceso japonés de marcas y de las estrategias para los solicitantes de marcas para asegurar de manera exitosa sus marcas en Japón. También proponemos orientación para evitar dificultades habituales en la práctica japonesa de las marcas. |
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| Requisitos para Presentar una Solicitud |
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Un solicitante en Japón puede reivindicar prioridad en base a una solicitud de marca presentada en cualquier otro país que sea firmante de la Convención de París.
Información Necesaria:
Cualquier persona que desee registrar una marca debe presentar una solicitud al Comisionado de la Oficina Japonesa de Patentes indicando lo siguiente:
(1) El nombre y la dirección del solicitante y, en el caso de una entidad legal, el nombre de un directivo con derecho a representar al solicitante;
(2) La marca para la que se solicita el registro; y
(3) Los productos designados o los servicios designados y la clase de los productos o los servicios según Orden Gubernamental.
Si se está reivindicando una prioridad extranjera, entonces, en el momento de la presentación, es necesaria una declaración indicando por lo menos la fecha de presentación y el país de la primera solicitud. Debe presentarse una copia certificada del documento de prioridad en el plazo de tres meses a partir de la fecha de presentación japonesa. No es necesario un poder en el momento de la presentación pero es necesario para algunos procedimientos, como por ejemplo la presentación de una apelación contra el rechazo final, el abandono de una solicitud, o la retirada de una solicitud. El poder debe estar firmado por el solicitante (no notarizado o legalizado).
Quién puede registrar una marca:
Cualquier persona o entidad legal que tenga intención de utilizar una marca en Japón puede presentar una solicitud de registro de marca. El umbral de muestra de intención se demuestra meramente mediante la presentación. Para que el solicitante pueda presentar una solicitud o pueda registrar una marca no es necesario el uso actual en Japón. Además, no es necesario que es solicitante tenga que probar la intención de uso. Un solicitante que no tenga domicilio o lugar de negocio en Japón también tiene derecho a registrar si la persona posee la nacionalidad del país que constituye una Unión de la Convención de Paris, Protección Internacional de la Propiedad Industrial, Tratado sobre el Derecho de Marcas, o la Organización Mundial del Comercio (WTO).
Representación:
Un solicitante que tenga domicilio o residencia en Japón puede representarse a sí mismo o a sí misma ante la Oficina de Patentes, o puede ser representado por un agente de patentes (“benrishi”) o un abogado general (“bengoshi”). Sin embargo, un solicitante que no tenga domicilio o residencia en Japón debe ser representado por un “benrishi” o por un “bengoshi” que tenga su domicilio o residencia en Japón.
Se considerará el domicilio o la residencia de un “benrishi” o de un “bengoshi” que representa a un solicitante que no tiene domicilio o residencia en Japón al determinar la ubicación apropiada para el litigio.
Derechos de propiedad:
El registro de una marca otorga al registrante un derecho de uso exclusivo de la marca en conexión con los productos o servicios designados. Sólo cuando se registra una marca se vuelve efectivo su respectivo derecho. Por lo tanto, el uso anterior de una marca no registrada no confiere automáticamente un derecho de uso exclusivo de la marca con respecto a los productos o servicios especificados. Sin embargo, cualquier persona o negocio que haya estado utilizando una marca en Japón que es idéntica o similar a una marca registrada, con anterioridad a la fecha de solicitud de la marca registrada, tiene permitido continuar usando la marca, asumiendo que la marca se ha vuelto muy conocida. |
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| Solicitud de una Marca |
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Las solicitudes de marca a la JPO pueden realizarse online, momento en el cual inmediatamente se emite un número de solicitud.
El diagrama que se muestra a continuación muestra los pasos del seguimiento (proceso de análisis y negociación) de la solicitud de una marca en Japón.
La ley japonesa permite solicitudes de múltiples clases. Esto significa que en una sola solicitud se permite la designación de más de una de las 42 clases de productos y servicios.
¿Es necesaria una búsqueda de marcas preliminar?:
Se recomienda encarecidamente que se lleve a cabo una búsqueda preliminar de marcas con el fin de reducir la posibilidad de rechazo y violación basado en marcas idénticas o marcas similares.
En Japón coexisten las marcas presentadas o registradas bajo diferentes sistemas de clasificación. Por lo tanto, no es suficiente llevar a cabo una búsqueda utilizando solamente el sistema de Clasificación Internacional. Más bien, la búsqueda de marcas debería llevarse a cabo en base al código de grupo de semejanza según adoptado por la JPO. Se recomienda encarecidamente contactar con una empresa de agentes de patentes con experiencia en este campo para asegurar la ejecución de una búsqueda minuciosa.
Sistema del primer solicitante:
Al igual que el sistema de patentes japonesas, el sistema de marcas japonesas emplea un sistema del primer solicitante. Este sistema dispone que si una o más solicitudes se encuentran en conflicto, es registrada la solicitud que primero fue presentada. En el caso poco probable de que se presenten el mismo día dos o más solicitudes de marcas idénticas o similares para productos o servicios idénticos o similares, a las partes implicadas se les da la oportunidad de decidir cual de las mismas puede obtener el registro. Si no se puede llegar a acuerdo alguno en el plazo de un tiempo límite especificado el director general lo echará a suertes.
Qué es registrable:
Una marca puede estar compuesto por caracteres, letras, figures o símbolos. También puede ser una marca una combinación de los mismos. Asumiendo que puede representarse gráficamente, una marca puede ser cualquier combinación de caracteres, figuras, o símbolos con colores. También pueden registrarse marcas tridimensionales. No pueden registrarse sonidos ni olores.
Examen:
Todas las solicitudes de marca están sujetas a un examen minucioso para determinar si la marca satisface o no los requisitos para ser registrada. En circunstancias especiales es permisible una solicitud de un examen acelerado, como en el caso de una posible violación de la marca o una solicitud pendiente en un país extranjero. Sin embargo, las razones para el examen acelerado junto con cualquier documentación relacionada y las búsquedas de marcas deben ser presentadas a la JPO.
Se examinan la peculiaridad y la registrabilidad de la marca. El examen de peculiaridad, tal y como se describe en la sección 3 de la Ley de Marcas, determina si la marca indica o no el nombre común de los productos o servicios, la calidad de los productos o servicios, o la forma de los productos o su envoltorio.
El examen de registrabilidad, tal y como se describe en la sección 4 de la Ley de Marcas, determina:
(1) Si una marca es o no idéntica o similar a banderas nacionales o a escudos de armas;
(2) Si se ha registrado o no una marca idéntica o similar para productos/servicios idénticos o similares;
(3) Si existe o no una marca muy conocida o famosa (en Japón y en el extranjero);
(4) Si contiene o no la marca el nombre artístico de otra persona o una famosa abreviación del mismo; y
(5) Otras consideraciones de registrabilidad, tal y como se describe en la sección 4.
Cuando una solicitud de marca satisface los requisitos para ser registrada, se toma una decisión de registro y se envía una notificación de la decisión al solicitante o a su representante. Para tener la marca registrada, el solicitante debe pagar una tarifa de registro. Tras el registro la marca se publica en al Boletín de Marcas para la oposición. Cualquier persona puede presentar una oposición en el plazo de dos meses a partir de la fecha de publicación.
Si una solicitud de marca no satisface los requisitos para ser registrada, un examinador emite una notificación de rechazo con las razones que respaldan dicha decisión. Al solicitante se la da la oportunidad de responder presentando una modificación y/o una opinión. Una respuesta debe ser presentada en el plazo de tres meses (para solicitantes extranjeros) a partir de la fecha de emisión de la decisión de la acción oficial. Si el solicitante no supera los motivos del rechazo, el examinador emitirá una decisión de rechazo.
Periodo de registro y renovación:
El periodo del derecho de marca es de 10 años a partir de la fecha de registro y puede renovarse de manera indefinida. Renovar el periodo de registro de una marca es tan simple como presentar una solicitud y pagar la tarifa de renovación. La solicitud de registro puede presentarse en el plazo de seis meses previos al vencimiento de la fecha tope. También puede presentarse en el plazo de seis meses posteriores al vencimiento del periodo. Sin embargo, en este caso debe pagarse una tarifa de registro de recargo.
Cómo se clasifican los productos en Japón:
La Clasificación Internacional de productos y servicios fue adoptada el 1 de abril de 1992. Antes que eso, Japón contaba con sus propios sistemas de Clasificación: clasificación de 1899, Clasificación de 1909, Clasificación de 1921 y Clasificación de 1959. En la actualidad las marcas se registran y coexisten bajo las cinco clasificaciones anteriormente indicadas. Como resultado, surgen dificultades al determinar el alcance de una marca registrada bajo las antiguas clasificaciones.
Para clarificar el alcance de una marca registrada bajo las antiguas clasificaciones, se ha introducido un sistema de reclasificación. Este sistema cambia los registros al sistema de Clasificación Internacional en fases empezando desde la clasificación más antigua.
Reclasificación:
La JPO requiere que los productos bajo las clasificaciones antiguas sean reclasificados de acuerdo con la Clasificación Internacional en el plazo de un periodo especificado. A los propietarios de dichas marcas registradas se les pide que soliciten una reclasificación de sus productos designados y de sus clases de acuerdo con la presente clasificación. Los propietarios de las marcas deberán presentar la solicitud de reclasificación en un periodo de entre seis meses previos al vencimiento de la fecha tope y un año posterior al vencimiento de la fecha tope. La reclasificación no implica el pago de una tarifa. La JPO notificará al propietario del registro de una marca sobre este periodo. La reclasificación no es obligatoria. Sin embargo, si no se realiza la reclasificación en este periodo, se denegará la siguiente solicitud de renovación.
Si un propietario de una marca presentada antes del 31 de marzo de 1992 no presenta una solicitud de reclasificación, la marca no contará con un periodo de renovación tras la primera renovación cuando la reclasificación sea aplicable a la marca.
Obtención de una mayor protección:
La JPO alienta a los solicitantes a identificar productos o servicios utilizando la cabecera de grupo oficial proporcionada en el “Manual de usuario para el examen de semejanza de productos y servicios e identificación aceptable de productos y servicios”. La característica esencial de este manual de usuario es la de categorizar productos o servicios por grupos de productos o servicios similares en cada clase internacional y la de crear listas de cabeceras de grupo y de productos o servicios específicos que abarca cada grupo. Este código puede utilizarse como una referencia cruzada para determinar la semejanza de productos o servicios en diferentes clases.
El código de grupo de semejanza es una cadena de cinco caracteres alfanuméricos, por ejemplo, 04B01. Los dos primeros caracteres indican la clase de la antigua Clasificación Japonesa (excepto para las clases de servicios) y los últimos tres caracteres corresponden a un código de referencia interno de la JPO. Hay que reseñar que el código de grupo similar supone el intervalo de semejanza de los productos o servicios para los que se utiliza una marca, pero no supone el intervalo de semejanza de la marca en sí.
La cabecera de grupo debería ser indicada en una solicitud si los productos o servicios son listados bajo un grupo determinado, o parecen similares a los productos o servicios abarcados por el grupo. Si los productos o servicios no son listados en el manual de usuario, los productos o servicios deberían ser listados específicamente acompañados con una explicación detallada de los productos o servicios de manera que el examinador pueda entender claramente la naturaleza y el alcance de los productos o servicios. Las descripciones ambiguas de los productos o servicios conducirán a un rechazo de la solicitud, a lo cual debe presentarse una respuesta que incluya una explicación detallada de los productos o servicios en un periodo de tiempo prescrito.
Durante el proceso de seguimiento puede eliminar productos o servicios innecesarios, pero no puede añadir nuevos productos o servicios que vayan más allá del alcance originalmente especificado. Se recomienda listar tantos productos o servicios como sea posible en el momento de presentar la solicitud.
Cómo hacer frente a un rechazo:
Si la solicitud es rechazada en base a una marca previa, pueden eliminarse los productos o servicios conflictivos para evitar la citación.
Si no es posible eliminar productos conflictivos, es necesario argumentar de forma convincente la desemejanza de la marca. Los argumentos soportados por decisiones pasadas de la JPO o el tribunal u otros documentos de soporte pueden resultar convincentes. Si superar el rechazo parece complicado, una opción es presentar una solicitud de cancelación por no uso contra el registro citado. Sin embargo, esto puede hacerse solamente si han pasado tres años desde que la marca citada fuera registrada. Otra opción es negociar con el propietario del registro citado para una cesión o una licencia del registro citado. En Japón, el mero consentimiento del registrante no es una base para el registro.
Si la solicitud de marca es rechazada debido a una falta de peculiaridad, la prueba de que la marca ha adquirido peculiaridad a lo largo de un uso prolongado y extenso puede ser suficiente para garantizar el registro de la marca. Si esta opción no se encuentra disponible, y aún se desea utilizar la marca en Japón, puede resultar necesario asegurar que la marca no sea registrable en Japón de manera que ninguna otra parte pueda obtener el registro de la marca. Para ese fin, debería presentarse un argumento o incluso una apelación para confirmar el rechazo.
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| Concesión de licencias y litigio |
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Cesión y concesión de licencia:
Pueden cederse marcas registradas o solicitudes de marcas. Puede cederse una marca registrada o una solicitud de marca para uno o más productos o servicios especificados. La transferencia de derecho de una solicitud de marca no se hace efectiva hasta que el Director General de la Oficina de Patentes sea notificado y acepte la transferencia. Además, excepto en los casos de herencia u otra sucesión general, la transferencia de una marca registrada no se hace efectiva hasta que es registrada.
En Japón, al igual que en muchos países, existen dos tipos de licencias; la licencia exclusiva y la licencia no exclusiva.
Una licencia exclusiva otorga un interés indivisible a un licenciatario exclusivo. Una licencia exclusiva puede transferirse únicamente en combinación con el negocio en el que se trabaja con la misma, o únicamente con el consentimiento del propietario de la marca. Esto no incluye la transferencia por herencia u otra sucesión general. Un licenciatario exclusivo no puede otorgar una licencia no exclusiva a otro sin el permiso expreso del propietario de la marca.
Una licencia no exclusiva no otorga al licenciatario el derecho a demandar a aquellos que la violan. Las licencias no exclusivas tampoco tienen que ser registradas para que surtan efecto como tal. Sin embargo, al igual que en el caso de la licencia exclusiva, el registro de la licencia no exclusivo evita que el propietario de la marca puede otorgar una licencia conflictiva a una tercera parte.
Sistema de oposición posterior al otorgamiento:
Una marca queda registrada cuando se paga la tarifa de registro una vez que se ha tomado una decisión de registro. A continuación la marca registrada se publica en el Boletín de Marcas. Cualquier parte que se oponga a la marca puede presentar una oposición al registro en el plazo de dos meses desde la publicación de la marca.
La oposición es examinada por un grupo de tres o cinco examinadores procesales. Si los examinadores encuentran una razón para cancelar el registro, se notifica al propietario y se le da la oportunidad de responder. Si los motivos para la oposición no son superados, los examinadores emiten una decisión de cancelar el registro. En los casos en los que la oposición se limita a parte de los productos o servicios designados, se cancela esa parte del registro. Si el propietario se siente insatisfecho con la decisión de cancelación, puede presentarse una acción ante el Tribunal Supremo de Tokio.
Cancelación por no uso:
Si una marca registrada no ha sido utilizada con ningún artículo determinado de los productos o servicios designados por tres años consecutivos en Japón sin motivo justificable, cualquiera puede demandar una acción de cancelación contra dicho registro de marca con respecto a dichos artículos. El registro de marca será cancelado por la acción a menos que el registrante pruebe el uso de la marca registrada.
Se supone que una marca registrada está siendo utilizada si el registrante utiliza otra marca que esté compuesta por lo mismos caracteres en un estilo diferente, o que esté compuesta por caracteres diferentes pero con el mismo nombre y concepto. Por ejemplo, una marca registrada que este compuesta por letras del alfabeto romano se considera que está siendo utilizada si el propietario utiliza una marca que esté compuesta por letras del silabario Katakana del japonés (fonéticamente iguales a las letras del alfabeto romano) que presenten el mismo nombre y concepto que la marca registrada.
El uso por un licenciatario también se considera como uso de la marca registrada.
Sistema procesal:
Existen cuatro tipos principales de procesos que componen el sistema procesal: proceso contra la decisión de una denegación, proceso por la invalidación de un registro de marca, proceso por la cancelación de un registro de marca (debido a un no uso), y proceso por la cancelación de una marca para evitar la confusión sobre la fuente. Un panel compuesto por tres o cinco examinadores procesales hace frente a todos los procesos.
Existen otros tres procesos adicionales, por ejemplo, el proceso por la cancelación de una marca registrada debido al abuso. Una parte puede apelar al Tribunal Supremo de Tokio si una decisión le resulta no satisfactoria.
Violación:
La violación de un derecho de marca se produce cuando una parte diferente al propietario o un licenciatario
(1) Utiliza una marca similar o idéntica a la marca registrada para productos o servicios similares o idénticos;
(2) Ostenta productos para distribuir o destinar si dichos productos son similares o idénticos a los productos designados y muestran una marca similar o idéntica a la marca designada;
(3) Destina, distribuye, u ostenta para ser destinados o distribuidos materiales a ser usados en la aplicación de dicha marca; fabrica o importa materiales a ser usados en la aplicación de dicha marca;
(4) Posee materiales usados para la aplicación de dicha marca a dichos productos; o
(5) Fabrica, destina, distribuye o importa, en el transcurso del negocio, materiales a ser utilizados únicamente en la fabricación de artículos a ser utilizados en la aplicación de dicha marca.
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| Planificación hacia el Éxito |
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| Within the legal framework
Dentro del marco legal de la ley de marcas de Japón, los solicitantes que deseen registrar una marca pueden obtener derechos de marca seguros entendiendo el proceso japonés de marcas y utilizando el proceso de manera efectiva. Tal y como se ha indicado en este artículo, sugerimos a los solicitantes realizar una búsqueda preliminar con vistas a que el registro abarque una amplia especificación de productos y/o servicios. El esfuerzo inicial y una planificación estratégica proporcionarán al solicitante mayores posibilidades de registro y un resultado final de una marca registrada con fuertes derechos de aplicación en Japón. |
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Estamos siempre dispuestos a atender sus dudas por tanto no dude en ponerse en contacto en cualquier momento.
* Campo Obligatorio. |
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