知的財産の「保有」から「運用」への転換

RYUKA外国法セミナー(日本)

知的財産の「保有」から「運用」への転換

【日本】

第115回

[知的財産の「保有」から「運用」への転換]

日  時: 4月21日 (月) 10:00-12:00
内  容: 日本企業は特許出願に積極的であり、海外から内容的にも高い評価を得ているものが多い。しかし特許の運用という点については残念ながら海外の競合と互角の実績を上げてはいない。どこに問題があるのだろうか?

知的財産の保有から運用へ 、発想転換のヒントを探ってみよう 。知的財産権を海外から取得することについても、交渉方法も含めて考え検討したい。

目次:
Ⅰ.日本の現状と課題 、その問題点
Ⅱ.海外、特に米国企業は IP をどう運用しているか
Ⅲ.「技術力」という日本企業の強みを最大限に生かし企業価値を高める。
Ⅳ.技術はあるがビジネスではうまく行かない?
Ⅴ.知的財産の「保有」から「運用」への転換
Ⅵ.資産運用の視点から特許を見直す
 ① グランドデザイン
 ② 運用術
 ③ 交渉術
 ④ 出願ポートフォリオ
Ⅵ.今後の課題
講  師: 代表社員 桑原 創 / グローバル知的資産戦略合同会社
外国技術部リーダー 大庭 健二 / RYUKA国際特許業務法人
第93回

[アップル v. サムスン電子の事例から学ぶ、日本企業が取るべきeDiscovery対策]

日  時: 3月18日 (月) 9:30-12:00
内  容:  米国でパテントトロールによる特許権侵害訴訟に日本企業が巻き込まれるケースが年々増加しています。米国での訴訟に巻き込まれた日本企業を悩ませる手続きの一つに、eDiscoveryがあります。これは日本には存在しない、米国の民事訴訟における特徴的な手続きの一つです。このeDiscoveryは、日本企業にとってなじみがないだけでなく、非常に高額な費用がかかる制度です。
 eDiscoveryは「電子証拠開示手続」と訳されますが、証拠を開示するだけの手続きではありません。場合によっては、eDiscoveryの失敗によって勝てる訴訟に負けてしまうことがあるほど重要なのです。また、情報管理という企業リスクにも絡んできます。eDiscoveryの手続中に、電子メールを含む膨大な量の電子データに目を通して、事件に関連する情報を選別しなければなりません。しかしながら、特許権侵害訴訟の場合、証拠として利用される重要書類は先行技術文献であることが多く、一方で、電子メール等の電子データが証拠として利用される可能性は非常に低く、全体のわずか0.0074%というデータがあるほどです。にもかかわらず、事件に関連する情報が含まれているかもしれないという理由だけで、証拠として採用される可能性がほとんどない膨大な電子データに目を通さなければならないということは、高額な費用が不必要にかかっているということに外なりません。では、どうすればこのデータ量(=コスト)を減らせるのでしょうか。
 この観点から、多くの訴訟を抱えている米国企業が実際に採用しているeDiscoveryの方法を検討し、日本企業としてどうすれば適切な作業が確保できるか、ひいては費用を適切にマネージできるかについてお話したいと思います。
 次に、実際に証拠保全義務違反等のeDiscovery中の失敗が起きた場合、何が起きるか考えたことがあるでしょうか。そもそも、失敗など最初から考えないのかもしれません。しかしながら、実際の事件ではたくさんのeDiscovery中の失敗が起きています。それが裁判で実際に問題となり、議論されているのです。もちろん、制裁が科された事例もたくさんあります。
 そこで本セミナーでは、アップル・サムソン電子の特許権侵害訴訟で争われたeDiscoveryの事例を題材とし、日本企業として何に気を付けなければならないかについて、企業リスク管理を含めてお話しさせていただきます。
この機会に日本企業の方々にeDiscoveryの重要性を認知して頂き、そして、日本企業の訴訟活動及び企業リスク管理の一助となる情報をご提供できることと信じております。

講師
大平 恵美
DSA Legal Solutions, Professional Corporation 代表取締役 カリフォルニア州弁護士、日本国弁理士

主な項目
 1)米国民事訴訟法におけるeDiscoveryの説明
  a.訴訟法上の流れ
  b.手続き的な流れ
 2)日本企業が行っているeDiscoveryの方法の問題点とその解決方法
 3)アップル・サムソン電子特許権侵害訴訟事件
  a.事件の概要
  b.論点
  c.事実分析
  d.本件から学ぶ教訓
講  師: 大平 恵美 先生 (代表取締役 カリフォルニア州弁護士、日本国弁理士) / DSA Legal Solutions, Professional Corporation
第72回

[化学企業における研究推進活動と特許戦略]

日  時: 12月9日(金) 
内  容: 企業、特に化学企業はどのような方法で研究を行っているのでしょうか。大きく分けると2つあります。1つ目はルート式(Route Type)、2つ目はループ式 (Loop Type)と呼ばれる方法であり、それぞれ課題を克服しています。では、そのルート式とループ式とはどのようなもので、特許出願に際して気をつける点に違いはあるのでしょうか。また、長期間の事業に伴う研究活動を推進する中で、同一の考え方で特許を出願していいものでしょうか。 さらに、権利が強くて広い特許が良いと言われていますが、具体的にはどういう特許を指しているのでしょうか。また、強い特許と広い特許であれば、どちらを優先させるべきなのでしょうか。これらを並立させる方法があるとすれば、それはいかなるものなのでしょうか。
これらを解決する1つの手段としていわゆる「三位一体の知財活動」が有効であると言われています。もっとも、経営者の思惑と現実問題に直面する研究者、そして我々知財関係者はこの活動に対して有効に機能していると断言できるのでしょうか……。 一方で、特許(出願)戦略はその重要性を増すことはあれ衰えることはありません。世界のマーケットが欧米からアジアへ大きくシフトするに伴い企業の変貌が予想される中、知財部員は特許事務所との新たな関係をどのように構築すべきでしょうか。また、知財部はいかなる組織体に変容していくべきなのでしょうか。
これらの点について、長年知財部で実践的ご経験を積まれてきた黒川正弘様にご意見をお伺いします。 また、適宜セミナー参加者からもご意見を頂戴します。 黒川様は、今年の3月に「これからの特許の話をしよう」(三和書籍)というご著書を出版されました。化学企業でのご経験に基づいたお話は、多くの気付きを与えてくれるでしょう。化学企業にお勤めの方に特にお勧めのセミナーです。
講  師: 黒川正弘様 / 三菱瓦斯化学株式会社

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