米国と日本におけるオンライン上の模倣品・海賊版対策とその相違点

RYUKA外国法セミナー(米国)

米国と日本におけるオンライン上の模倣品・海賊版対策とその相違点

【米国】

第159回

[米国と日本におけるオンライン上の模倣品・海賊版対策とその相違点]

日  時: 5月31日 (水) 3:00 p.m. ~ 6:30 p.m.
内  容: 本セミナーは、DSA Legal Solutions, Professional CorporationとRYUKA国際特許事務所が共同で行います。オンライン上の模倣品・海賊版対策について、米国と日本の実務を対比して習得できるまたとない機会となると思われます。

概要:
模倣品・海賊版に苦戦している日本企業は多いと思います。実際に、模倣品による被害額は大きく、これを見逃すことはできません。従来の商標権・特許権侵害だけでなく、著作権侵害対策も重要な課題です。特に、オンラインショッピングが活発な現代では、オンライン上の模倣品・海賊版の撲滅が急務です。しかし興味深いことに、米国で取りうる対策と日本で取りうる対策は大きく異なります。このため、対策の相違点を理解した上で両国で効果的な措置をとる必要があります。しかし実際に米国および日本で具体的にとれる処置は、あまり知られていません。そこで今回のセミナーでは、米国と日本において実際にどういう措置がとれるのかについて、具体例を挙げながらご説明いたします。
講  師: 大平恵美 弁理士・カリフォルニア州弁護士 / DSA Legal Solutions, Professional Corporation
長賀部雅子 弁理士 / RYUKA国際特許事務所
モデレーター: 高橋華野 弁理士 / RYUKA国際特許事務所

第157回

[強い米国特許を取得・評価するための費用軽減テクニックとビッグデータの分析]

日  時: 4月4日 (火) 3:00 p.m. ~ 5:00 p.m.
内  容: 第一部では、安定した米国特許を効率的に取得するための費用軽減テクニックについて、例えば、オフィスアクションを減らしつつ、強い特許を得る方法など日本企業が米国でより積極的に特許を権利化する方法をご説明いたします。

第二部では、日本企業が米国特許弁護士のスキル、成功率及び費用対効果を評価できる最先端のデータ分析と指標をご紹介し、併せて、ライセンス供与の有効性やその他の戦略的ニーズを理解すべく、米国特許の強さを評価できるデータ分析と指標をご説明いたします。
講  師: Mr. Andrew Schwaab(オフカウンセル・米国特許弁護士) / Knobbe, Martens, Olson & Bear LLP
モデレーター: 龍華明裕 (弁理士・米国弁護士) / RYUKA国際特許事務所
第154回

[米国でコンピュータ関連発明を権利化するためのヒント]

日  時: 10月18日 (火) 9:30 a.m. ~ 11:30 a.m.
内  容: 2014年以来、米国では多くのソフトウェア発明が「抽象的なアイディア」であるとして無効にされてきました。

しかし最近の連邦裁判所の判決で一定のコンピュータ関連発明は特許性を有することと、そのための要件とが明らかになりました。ソフトウエア関開者にとってこれらの判決は希望の光になっています。

この講義ではまずクレームが抽象的であるかどうかを決定する二部式のテストチャートをご説明し、いくつかの判決を参照しながら、どのようにすればコンピュータ関連の発明について特許性があると判断され得るのかを詳しくご説明いたします。

ご紹介する判決名:
1. Enfish v. Microsoft Corp. (Fed. Cir., May 12, 2016)
2. Bascom Global Internet v. AT&T Mobility (Fed. Cir., June 27, 2016)
3. McRO Inc. v. Bandai Namco Games America (Fed. Cir., Sept. 13, 2016)
4. DDR Holdings (Fed. Cir. 2014)
講  師: パートナー・米国弁護士 Mr. John J. Penny; Mr. Paul J. Cronin / Nutter McClennen & Fish LLP事務所
モデレーター: 龍華明裕 (弁理士・米国弁護士) / RYUKA国際特許事務所
第149回

[米国の審査費用を下げる3つのパイロットプログラム]

日  時: 7月15日 (金) 
15:00~17:30 講演
17:30~18:00 Q&Aとフリーディスカッション
内  容:  米国では、審査効率を高める3つのプログラム、FAIP、AFCP2.0およびCSPが試行されています。これらは出願人の業務効率も高めるので費用の削減と早期権利化に寄与します。

 FAIP(First Action Interview Pilot)では、まず先行技術の調査結果が通知されます。出願人は調査結果を検討した上で、拒絶理由を受け取る前に審査官と面談を行います。面談で特許可能な請求項案が合意された場合には、自発補正を経て特許査定が通知されます。

 AFCP2.0(After Final Consideration Pilot 2.0)は、Final Office Action後にできる補正の範囲を広げます。補正が適法でもなお特許査定を得られない場合には審査官と面談をする機会が得られるので、RCEを大幅に減らすことができます。

 CSP(Collaborative Search Pilot)は、日本と米国、及び韓国と米国の間で合意された審査協力プログラムです。両方の特許庁が同時期に先行技術を調査するので、出願人は両方の先行技術を考慮した上で同時に2つの応答を行うことができます。業務効率が高まり費用が削減されるだけでなく、無効な特許を避ける効果もあります。日本側からは本年6月25日までに34件が申請され、内8件をRYUKAが申請しました。年間受理件数が制限されているので早めに申請する必要があります。

 これらの手続きで十分な効果を得るためには、事前準備と何点かの注意が必要です。またマイナス面も有るので制度を使い分ける必要があります。本セミナでは、各制度のご紹介後に、事前準備の内容、お客様と代理人との間で合意しておくべき事項、注意点、および制度の使い分けについてご説明致します。
講  師: 日本弁理士、米国弁護士 龍華 明裕
米国特許弁護士 スティーブン・ハモン
米国特許弁護士 アダム・レングリー / RYUKA国際特許事務所
第147回

[特許を発掘し、取得し、マネージメントするための方法]

日  時: 6月8日 (水) 5:00 p.m. ~ 7:30 p.m.
内  容: このセミナーでは3つのトピックスについてお話しします。
(1)特許の発掘
組織の中で発明を見出したり、重要なアイディアを見つけるための方法をお話しいたします。具体的には、発明の発掘方法や、発明者の成果の最大化及びその保護、自社と外部の特許技術者及び弁理士の最もよい活用法について説明いたします。

2)特許の取得
特許のドラフティング及び権利化に役に立つ重要で実務的な詳しい内容、事例、アドバイスやヒントについてお話しいたします。

(3)特許とそのポートフォリオのマネージメント
特許とパテントポートフォリオをマネージメントするテクニックについて、組織に有益で、かつそれらの価値を最大化するためにどうすればよいかをお話しします。
講  師: Michael D. Stein(所長、米国弁護士) / Stein IP LLC
モデレーター: 龍華明裕(弁理士・米国弁護士) / RYUKA国際特許事務所
第144回

[『特許適格性についての最近の発展』『特許の有効性を争うための付与後異議申し立て制度(PGR)』『米国特許出願のコストを削減し、厳しい拒絶理由へ対処し、権利を得るための実務』]

日  時: 4月8日 (金) 5:00 p.m. ~ 7:30 p.m.
内  容: 第1部:「特許適格性についての最近の発展」/ Daniel Altman

ここ六年間に、米国連邦最高裁判所は、3件の事件について特許適格性を非常に狭く解釈しました。これらの判決は診断方法、天然物やコンピューターで実施されるアルゴリズムの特許に大きな影響を与え、その結果、特許や特許出願中の発明に対する特許適格性についての異議申し立てが驚異的に増加しました。

特許の有効性について争うために積極的に特許適格性の異議申し立てを利用する方法や、また、特許が無効にされるリスクを減らす戦略をご説明いたします。

Mayo Collaborative v. Prometheus Laboratories, 132 S. Ct. 1289 (2012)Association of Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc., 133 S. Ct. 2107 (2013)
Alice Corp. v. CLS Bank International, 134 S. Ct. 2347 (2014)

第2部:「特許の有効性を争うための付与後異議申し立て制度(PGR)」/Vlad Teplitskiy

技術的な訓練を受けた専門の審判官合議体によって特許の有効性について特許庁の判断を受け得る3つの制度が2012年に創設され、特許紛争が安価で早く解決できるよう設計がされており、新規性、進歩性や特許適格性の欠如を含め、様々な手段で異議を申し立てることができます。

これらの制度が創設されてから、特許適格性について、すでに4500件を超える異議が申し立てられています。無効な特許に対して、これらの制度がいかにパワフルな仕組みであるかについてご紹介いたします。

Microsoft Corp. v. Proxyconn, Inc., 789 F.3d 1292 (Fed. Cir. 2015)
In re Cuozzo Speed Technologies, LLC, 793 F.3d 1268 (Fed. Cir. 2015), cert. granted (U.S. Jan. 15, 2016)
Idle Free Systems, Inc. v. Bergstrom, Inc., IPR2012-00027, Paper 26, (PTAB June 11, 2013)
MasterImage 3D Inc. v. RealD Inc., IPR2015-00040, Paper 42 (PTAB July 15, 2015).
Westlake Services LLC v. Credit Acceptance Corp., CBM2014-00176, Paper 28 (May 14, 2015)

第3部:「米国特許出願のコストを削減し、厳しい拒絶理由へ対処し、権利を得るための実務」/Andrew Schwaab

ここ6年間で、アメリカの特許に関する状況は、大きく変化しました。特許適格性、有効性やクレームの確定性に関する調査ガイドラインが増え、また、地方裁判所でも特許無効の申し立てが非常に増えました。

米国特許庁での特許権利化および裁判において、どうやって拒絶理由や無効理由の主張に対処するかをコスト削減と成功の秘訣とともにご紹介いたします。
講  師: Mr. Vlad Teplitskiy (パートナー・米国特許弁護士)
Mr. Daniel Altman (パートナー・米国特許弁護士)
Mr. Andrew Schwaab (オフカウンセル・米国特許弁護士) / Knobbe, Martens, Olson & Bear, LLP
モデレーター: 龍華明裕(弁理士・米国弁護士) / RYUKA国際特許事務所
第142回

[35USC§101,§112最新情報及び強い特許取得に向けたAIA施行後の新たな戦略]

日  時: 12月2日 (水) 5:00 p.m. ~ 7:00 p.m.
内  容: 主なトピック
1. USPTOパイロットプログラムの最新情報 (QPIDS, AFCP 2.0, Track One, Collaborative Search Pilot Program CSP, Expedited Appeal Pilot)
2. 強い特許取得に向けたAIA施行後の新たな戦略
3. 特許適格性(35USC§101)による拒絶回避のためのクレーム補正の例及び戦略
4. ミーンズ・プラス・ファンクション・クレーム(35USC§112(f))に関する最近の判例法及び戦略
5. 2014-2015特許重要裁判例の紹介
6. まとめ
講  師: Christopher J. Maier (所長・米国弁護士)
Timothy J. Maier (所長・米国弁護士) / Maier & Maier, PLLC事務所
モデレーター: 龍華明裕(弁理士・米国弁護士) / RYUKA国際特許事務所
第140回

[各国の審査時期と審査順序をコーディネイトすることによる、権利化コストの削減と、無効にならない特許の取得方法]

日  時: 9月28日 (月) 1:30 p.m. ~ 6:00 p.m.
内  容: 第1部:「米国審査の早期化とコストダウン」/Michael Piper 1:30-3:00
USPTOには、権利化を早めるとともにコストを下げるプログラムが数多く用意されています。Track Iプログラム、審査官との面談、早期審査プログラム等です。

Track Iプログラムは、対象案件の認定から査定までを1年以内にすることを目標としており、現在の平均期間はわずか5.1か月です。通常の出願が平均して、1stアクションまで18か月、係属期間が27か月であることと比較すると、Track Iは特許取得までの期間を大幅に短縮しています。

面談は、権利化までの時間及び費用と不要な補正を減らします。面談は全ての出願で可能であり、出願人及び日本の代理人も関与できます。多くの出願人が面談を行えるように、USPTOはFAIP (First Action Interview Pilot Program) 及びAFCP (After Final Consideration Pilot program) を実施しています。オフィスアクションを受けることなく特許された率は、FAIPPプログラムを利用した場合は約30%であり、面談を行わなかった場合(12%)の約3倍です。FAIPPおよびAFCPは、RCE、オフィスアクション、及び査定までの期間を削減しコスト削減に貢献します。

第2部:「台湾審査の早期化とコストダウン」/劉 勝芳  3:15 – 3:45
特許審査ハイウェイ(PPH)および発明特許加速審査作業プログラム(AEP)の活用と、自発補正の適切なタイミングについて(日本語)

第3部:「各国の審査順序をコーディネイトする」/龍華 明裕  3:45-4:45
米国、台湾以外にも多くの国が早期審査のための独自の制度を有します。これらの制度を活用すると各国の審査順序をコーディネイトできます。例えば米国で特許査定を得ると、カナダで特許を得やすいので、この順に審査を受けると権利化コストが下がります。一方で、例えば米国で無効になりにくい特許を得るためには、他国の審査で先行技術を発見してから米国で審査を受け補正をする方が有利です。

そこで第3部では、各国の審査順序のコーディネイトに関するRYUKA独自の戦略をご紹介致します。(昨年のカナダ弁理士会年次大会、および来月のブラジルAIPPIでご紹介する内容と重複しますのでご了承ください)

第4部:「ディスカッションと質疑応答」 5:00-6:00
Michael W. Piper、劉勝芳、龍華明裕とで有効な外国特許を効果的に取得するためのディスカッションを、セミナ参加者からの質問を交えながら行います。皆様が普段お困りのことなど、お気軽に議題提起してください。
講  師: Mr. Michael W. Piper 米国特許弁護士 / 米国: Conley Rose
Mr. Sheng-Fang Liu (劉 勝芳) 台湾弁理士 / 台湾: TSAI, LEE & CHEN
龍華明裕 日本弁理士・米国弁護士 / 日本: RYUKA国際特許事務所
第138回

[ソフトウェア特許取得のための実用的なアドバイス]

日  時: 6月3日 (水) 10:00 a.m. ~ 12:00 p.m.
内  容: USPTOの審査官がソフトウェア関連発明を審査する手順を検証し、発明が米国特許法101条により拒絶(いわゆるAlice拒絶)された場合の対処を順を追って説明致します。

Step 1.クレームが判例によって定められた「除外対象」(Judicial Exception)を対象としていないという主張と立証の検討

Step 2.クレームが「除外対象」を「大きく超える(Significantly More)付加的構成」を有するという主張と立証の検討

Step 3.クレームが、「除外対象」を対象としない、又は「大きく超える付加的構成」を有するようにする補正(構成要素の追加、削除、変更等)の検討
講  師: James J. DeCarlo (パートナー・米国弁理士) / Greenberg Traurig, LLP事務所
モデレーター: 大庭健二(外国出願部リーダー) / RYUKA国際特許事務所
第136回

[米国特許法第112条(明細書の記載要件)に関する最近の動向]

日  時: 4月15日 (水) 10:00 a.m. ~ 12:00 p.m.
内  容: 米国特許法第112条は、明細書の記載要件として、サポート要件、実施可能要件、および明瞭性要件を定めています。最近のCAFC判決により、これら3つの要件が別個独立の要件であり、いずれか1つでも満たさない場合には特許が無効とされることが明確にされました。

最近のCAFC判決には、特許が無効になることを避けるために記載すべき事項、発明の全てを実施可能とするための記載要件、およびクレーム範囲を正確に定めるために必要な明瞭性のレベルが示されています。

セミナーでは、主要裁判で問題となったクレームを例に挙げ、米国特許法の中でも混同されがちな第112条について、わかりやすく解説します。
講  師: Matthew W. Siegal(パートナー) / Stroock & Stroock &Lavan事務所
モデレーター: 大庭健二(外国出願部リーダー) / RYUKA国際特許事務所
第133回

[米国アリス判決後の地裁、高裁、特許庁の動向と今後の具体的対策]

日  時: 3月4日 (水) 3:30 p.m. ~5:30 p.m.
内  容: 1. アリス判決後の動向
出願
行使
米国議会へのロビーイング活動
2. アリス判決後の地裁・高裁(CAFC) 101条無効判決例
3. アリス判決後の地裁・高裁(CAFC) 101条有効判決例
4. 2014年審査ガイド・ライン
5. 米国特許庁からの2015年例題請求項にたいする審査コメント
6. 具体的な対策
第一出願前か米国出願時
米国出願中間時
講  師: 米国特許弁護士 吉田 健一郎 / Yoshida and Associates LLC
モデレーター: 外国出願部リーダー 大庭 健二 / RYUKA国際特許事務所
第131回

[特許適格性に関する2014中間ガイドライン(2014年12月16日付79 Federal Register 241, pp. 74618-74633)]

日  時: 2月25日 (水) 2:30 p.m. ~5:00 p.m.
内  容: 米国特許法第101条は、発明が自然法則、自然現象又は天然の産物を対象とするものでない限り、特許適格性を有すると規定しています。

特許適格性に言及した最近の判決を受けUSPTOは、2014年12月16日「特許適格性に関する中間ガイドライン」を発表しました。この中間ガイドラインには、2014年3月のガイドラインに寄せられたパブリックコメントへの回答も盛り込まれています。USPTOはパブリックコメントに基づいてガイダンスを随時更新しています。

中間ガイドラインは、技術分野に関わらず、現在及び今後USPTOに係属する全ての特許出願に適用されます。中間ガイドラインには、米国特許法第101条違反により拒絶され得るクレームの例も挙げられています。

本セミナーは、この中間ガイドラインについて説明します。

講  師: パートナー・米国弁護士 John T. Callahan
パートナー・米国弁護士 Travis Ribar / Sughrue Mion PLLC
モデレーター: 龍華明裕(弁理士・米国弁護士) / RYUKA国際特許事務所
第130回

[米国で強い特許権を取得するための明細書作成の秘訣・プロアクティブプロセキューション]

日  時: 2月5日 (木) 9:30 a.m. ~11:00 a.m.
内  容: 『米国で強い特許権を取得するための明細書作成の秘訣』
米国で強い特許権を取得するための、明細書作成の基本と秘訣についてご説明します。また日本と比較した米国ならではの側面、及び意図しないクレーム範囲の限定を回避するためのヒントも紹介します。

『プロアクティブプロセキューション 』
ルーカス&マーカンティ法律事務所のプロアクティブプロセキューションについてご説明します。プロアクティブプロセキューションによって、(1)早期に、(2)低コストで、(3)少ない文書(審査経過禁反言によって権利範囲が狭まるリスクがより低い)により特許を得ることができます。
講  師: パートナー・米国弁護士 Robert P.Michal;
米国パテントエージェント・日本国弁理士 山田信太郎 / LUCAS & MERCANTI, LLP
モデレーター: 外国出願部リーダー 大庭 健二 / RYUKA国際特許事務所
第128回

[eDiscoveryと弁護士秘匿特権]

日  時: 11月26日 (水) 3:00 p.m. ~6:00 p.m.
内  容:  特許権侵害についての弁護士の鑑定結果を電子メールで社内で転送するとき「秘匿特権がなくならないかな?」と思ったことはありませんか?「他社の米国特許の有効性について社内で検討した書類があるけれど、ディスカバリでは開示しなくてはいけないのかな?」と疑問に思ったことはありませんか?訴訟を経験された方は「クレームチャートを開示したくないけれど、何か良い手段はないか?」と考えたことはありませんか?

 米国訴訟のeDiscoveryでは、会社にとって重要な書類も強制的に開示させられるので、書類が弁護士秘匿特権またはwork product doctrineに該当しない限り開示を避けるすべはありません。訴訟になってから書類を破棄する等の行為は許されません。では書類を開示しないためには、どうしたらよいのでしょうか?答えは簡単です。弁護士秘匿特権を活用すればよいのです。弁護士秘匿特権を活用するために米国企業が企業内弁護士を雇用し始めたという歴史的な背景があるほどです。

 具体的には、企業内弁護士・弁理士の秘匿特権の範囲や、具体的な活用の仕方などについて検討し、企業活動に組み込んでおくことが重要です。日本や米国にいる外部の弁理士・弁護士の秘匿特権の活用についても検討すべきです。企業内のワークフローも検討する必要があります。

 弁護士秘匿特権の概念は漠然としており、文書の書き方や扱われ方は多様なので、具体的にどうすべきかについてはあまり語られていません。“Confidential”や“Attorney Client Privileged”という記載があれば弁護士秘匿特権により保護されると誤解をされている方もいます。

 そこで判例を取り上げながら、弁護士秘匿特権の活用方法についてご説明します。ディスカバリの為の書類の選別作業で問題となる点にも言及する予定です。秘匿特権については、プレゼンテーションの内容から離れたご質問にも対応させていただきます。弁護士秘匿特権の概念は難しく争いもありますが、皆様の理解を手助けし、業務に生かしていただけるセミナーにしたいと思っております。皆様の参加をお待ちしております。

主な項目
● ディスカバリとは?
- eディスカバリとは?
- eディスカバリの問題点
● 機密情報の開示
- 避ける方法は?
- 秘匿特権の活用
● 外部の弁護士・弁理士の秘匿特権について
- シナリオ別
● 企業内弁護士・弁理士の秘匿特権について
● 海外の代理人の秘匿特権について
● 法務部・知的財産部の部員の秘匿特権について
● 具体的なやり取りについての検討
● 実際のeディスカバリ(書類開示)における秘匿特権に関する問題点
講  師: 大平 恵美(代表取締役 カリフォルニア州弁護士、日本国弁理士) / DSA Legal Solutions, Professional Corporation
モデレーター: 龍華明裕(弁理士・カリフォルニア州弁護士) / RYUKA国際特許事務所
第125回

[米国特許の動向-特許適格性、ミーンズ・プラス・ファンクションと明瞭性-及び特許取得におけるコスト削減戦略]

日  時: 11月14日 (金)  3:00 p.m. ~6:00 p.m.
内  容: 米国では最近、特許適格性やミーンズ・プラス・ファンクションと明瞭性に関する数々の主要判決が出されています。これを受けてUSPTOは、ソフトウェア関連及びビジネスモデル発明について特許適格性(特許法第101条)に関する新ガイドラインを発行しました。また、審査手続きや、審判部(PTAB)及び裁判所におけるこれらの問題のとらえ方にも変化が見られます。第1部では、特許の取得及び有効性維持のための戦略及びヒントをご紹介します。第2部では、米国特許の取得及び総合的なポートフォリオ構築におけるコスト削減戦略及びプログラムをご説明します。
明瞭性による拒絶を解消するための規則132による宣誓書の使い方と、その長所及び短所についてもご説明します。最後に、米国特許実務者のための実用的なヒントをご紹介します。

アジェンダ
第1部
I. 特許適格性
A. 特許適格性の要件に関する基本と背景
B. コンピュータ及びバイオテクノロジー分野での特許適格性に関する最近の判決
C. 特許適格性に関する現行のUSPTOガイドライン
D. 新ガイドラインに対するUSPTO及び裁判所の対処
II. ミーンズ・プラス・ファンクション・クレーム
A. ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームの要件に関する基本と背景
B. ミーンズ・プラス・ファンクションの復活と、クレーム判断、対処及び分析に関するUSPTOの変化
III. 明瞭性
A. クレームの明瞭性の要件に関する基本と背景
B. 明瞭性に関する最近の判決とUSPTO審査官の対処
C. ミーンズ・プラス・ファンクションと明瞭性の関係
IV. 戦略及びヒント
A. 特許適格性による拒絶の解消
B. ミーンズ・プラス・ファンクションの解釈と明瞭性の問題への対処
第2部
特許取得におけるコスト削減戦略
A. 一般的戦略
B. USPTOで利用可能なパイロットプログラム及びその他のコスト削減手法
質疑応答
講  師: Michael D. Stein(所長、米国弁護士) / Stein IP LLC
モデレーター: 龍華明裕(弁理士・米国弁護士) / RYUKA国際特許事務所
第124回

[米国特許法における数値限定]

日  時: 11月12日 (水) 3:00 p.m.~6:00 p.m.
内  容: 米国特許クレームの数値限定について、USPTO規則、連邦法、判例法に関する様々なトピックスをご紹介します。
- 数値限定のサポート
- 明瞭性の問題及びガイドライン
- 数値限定による主題の同一性
- 自明性による拒絶

明瞭性による拒絶を解消するための規則132による宣誓書の使い方と、その長所及び短所についてもご説明します。最後に、米国特許実務者のための実用的なヒントをご紹介します。
講  師: Jeremy S. Howard(米国特許弁護士) / Zies Widerman & Malek事務所
モデレーター: 龍華明裕(弁理士・米国弁護士) / RYUKA国際特許事務所
第123回

[米国におけるソフトウェア関連発明の特許性』&『米国における特許権行使のためのベストプラクティス]

日  時: 11月5日 (水) 9:45 a.m.~12:00 p.m.
内  容: 『米国におけるソフトウェア関連発明の特許性』
Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International事件の米国最高裁判決が、米国のソフトウェア関連特許に与えた影響を説明します。さらに、USPTOの 暫定ガイドラインと、米国特許法第101条の要件を満たすソフトウェア関連発明のクレーム作成方法を、様々なクレーム例で紹介します。
(講義45分及び質疑応答)

『米国における特許権行使のためのベストプラクティス』
適切なクレーム作成
ライバル企業の製品をカバーするクレームの作成
分割侵害等の落とし穴に嵌らないために
訴訟前デューデリジェンスでの分析
対象特許とその出願経過
侵害に係るクレームチャートの作成
侵害者の訴訟履歴
eディスカバリ等の訴訟ホールド手続き
事前の警告状送付の是非
確認訴訟を提訴するための法的基準
予期される確認訴訟の回避
早期解決のための他の交渉方法
訴訟提起後、交渉のため、審理開始を最大120日間遅らせること
訴訟の提起
法廷地の分析と選択
陪審員名簿
法廷地の特許関連法令
防御
PGR/IPRの可能性
PGR/IPR対応策
(講義60-75分及び質疑応答)
講  師: パートナー・米国弁護士 Mr. John J. Penny / Nutter McClennen & Fish LLP事務所
モデレーター: 外国出願部リーダー 大庭 健二 / RYUKA国際特許事務所
第120回

[米国特許法第103条(a)(発明の自明性)に基づく拒絶への対処について]

日  時: 7月11日 (金) 15:00~17:30
内  容: 米国特許法第103条(a)は発明の自明性(進歩性)を規定しています。本セミナーでは、103条(a)に基づく拒絶理由への対処を、第一部から第三部に分けてご紹介いたします。

第一部:
103条(a)に基づく拒絶理由の一般的なパターンを、具体的な事例をまじえて解説いたします。

第二部:
103条(a)に基づく拒絶理由に対する効果的な反論方法を具体的な事例をまじえてご紹介いたします。

第三部:
拒絶理由に応答する時の、米国代理人に対する効果的な指示書の書き方を、具体的な事例をまじえてご紹介します。
講  師: Kerry Culpepper (米国特許弁護士) / Professional Patent Consulting and Intellectual Property Services (PPC-IP), PLLC
モデレーター: 外国技術部 ゼネラルマネージャ 大庭 健二 / RYUKA国際特許事務所
第116回

[米国におけるパテントトロール対策、最近の最高裁・CAFC判決、ファイナルアクション後の新制度、改正米国特許法(AIA)]

日  時: 7月4日 (金) 15:00~17:30
内  容: 本セミナーは当初、2014年5月19日に開催を予定しておりましたが、講師のDr. Michael A. Sartori先生が急病となった為、延期とさせていただいておりました。この度、先生がご回復され、来日されることとなりましたので、上記の日程にて開催させていただきます。

「パテントトロールに対する防衛」
NPE(非事業者)が連邦裁判所に対して特許権侵害訴訟を申請するケースが米国全土で急増しており、パテントトロールの影響についての懸念がアメリカ合衆国の司法と議会の間で大きくなっています。今回のプレゼンテーションではパテントトロールに対処する費用とリスクを最小化する戦略と、侵害訴訟から身を守るための実践的な方策を議論します。また、増加するパテントトロールによる侵害訴訟に対処するために導入された様々な法案や司法努力についてもご紹介します。

「最高裁判所における最近の特許訴訟
(最高裁判所又は連邦巡回控訴裁判所により審決がでたもののみ)」
アメリカ合衆国最高裁判所は近年、国内の特許法を整備する為に、積極的な役割を果たしています。今回のプレゼンテーションでは、最近最高裁判所が結審した、今後特許法の様々な分野に影響を与えるであろう5つの訴訟について、解りやすく解説致します。
また、裁判所が近々審議を行う予定のTeva Pharmaceuticals USA, Inc. v. Sandoz, Inc.,、ならびに米国連邦巡回裁判所によって最近行われたいくつかの重要な決定について議論します。

「米国特許審査における新制度:ファイナルアクション後の実務」
USPTOは、ファイナルアクション後に取りうる新たな手続きとして、After Final Consideration Pilot (AFCP) 2.0 と、Pre-Appeal Brief Request for Reviewの2つを導入いたしました。本セミナーでは、従来からの手続きの説明に加え、これらの新たな手続きについてもご説明いたします。ファイナルアクション後に取りうる手続きを比較し、利用すべき手続きについてご紹介いたします。
また、AIA下のトライアル手続きにおける最近の動向と実務上のヒント、そしてAIA でのトライアル手続きの積極的な活用についての考察を説明し、 特許権者が自社特許に対してAIA手続きを行使されるリスクを低減するための考察をご紹介いたします。
講  師: Adam R. Hess(パートナー・米国弁護士)
Michael A. Sartori, Ph.D.(パートナー・米国特許弁護士) / Venable LLP事務所
モデレーター: 龍華明裕(弁理士・米国弁護士) / RYUKA国際特許事務所
第119回

[パテントトロールへの対抗策]

日  時: 6月18日 (水) 10:00-12:00
内  容: 特許管理専門会社(いわゆる「パテントトロール」)による訴訟が、この数年、社会問題として大きく取り上げられています。パテントトロールによる訴訟は特許訴訟件数の大多数を占めており、2012年までに約10万件の訴訟が提起されたと報告されています。その実態と脅威が明らかになるにつれ、標的とされた業界から連邦議会に対して対策を求める声が上がるようになりました。連邦議会は、パテントトロールの権利濫用を阻止するための第一歩として、リーヒ・スミス米国発明法(AIA)を成立させました。AIA成立後、州及び連邦議会議員、州検事、判事、さらには大統領がパテントトロール問題に注目しています。本セミナーでは、パテントトロールに対する現行の対抗策、そして現在審議中の法案をご紹介いたします。

<講義予定>
イントロダクション
パテントトロール訴訟増加の背景
連邦議会の法的措置 –米連邦議会のアクション AIA/現在審議中の特許改革法案
各州のアクション
大統領のアクション
裁判所のアクション
総括
質疑応答

<講師紹介>
James J. DeCarlo(米国特許弁護士)
特許、商標、著作権等の訴訟、戦略カウンセリング等で活躍。主な専門分野はeコマース、ストリーミング配信、検索エンジン、通信、ソフトウェア、ハードウェア等。
講  師: James J. DeCarlo(米国特許弁護士) / Greenberg Traurig, LLP法律事務所
モデレーター: 外国技術部 ゼネラルマネージャ 大庭 健二 / RYUKA国際特許事務所
第118回

[FRANDと米国特許業界における最新トピックのご紹介]

日  時: 6月12日 (木) 13:30-17:00 (開場:13:00)
内  容: ~標準必須特許(SEP)とFRANDの世界~
サムソン vs アップルの訴訟を機に大きな注目を浴びることとなったFRAND。本セッションでは、技術標準とSEP(標準必須特許)との関係を明らかにしながら、FRANDの理念であるライセンス料の設定が公平で合理的であるとはどういうことか、またSEPに基づく侵害差止請求は可能かなどのポイントを紹介します。また、FRANDに関連する最近の判例を紹介しながら、今後の争点や動向についても解説します。

~特許の有効性判断に関する新手続-特許権者と特許無効を主張する者に迫る危険とチャンス~
改正AIA法の成立にともない、2012年9月に特許付与後の新たな手続きが施行されてからすでに1年半が経過していますが、当事者系無効審判制度(Inter Partes Review)のファイル件数は増加する傾向にあり、その手続きに対する正確な理解は特許訴訟対策を考える上で、必要不可欠なものです。このセッションでは、米国での特許訴訟の現況や改正AIA法成立以前の制度にも触れながら、特許付与後の異議申立制度(Post-Grant Review)、当事者系無効審判制度(Inter Partes Review)、先行技術に関する特許権者の見解の提出、ビジネスモデル特許(Cover Business Method Patent)の異議申立制度に対する移行措置、特許権者による補足審査請求の手続きについて、解説します。

<講師事務所紹介>
シルズ・カミンズ & グロスは、米国ニューヨークにおいて会社法を専門とする総合的な法律サービスを提供する法律事務所であり、ニュージャージー州に本社をおくことによって経済的メリットを有しています。同事務所は、フォーチュン500に名を連ねる一流企業からベンチャー企業、または米国に拠点をおく外資系企業といったクライアントを有しており、知的財産グループは、米国やアジアを拠点とする多国籍企業の代理として、特許や商標に関する出願手続き、カウンセリング、さらには高額訴訟の対応といったサービスを提供しています。

<講師紹介>
スコット・D・スティンプソン弁護士はシルズ・カミンズ & グロス法律事務所の知的財産業務部長で、ニューヨーク事務所に常駐しています。同弁護士は、ニューヨーク知的財産協会の訴訟委員会の共同議長を務めています。また、マーティンデール・ハベルの「AV Preeminent」の専門家による最上位の評価を受けており、知的財産分野で「ニューヨーク州スーパー弁護士」として広く認められています。同弁護士は、全米の多数の裁判所で、多くの異なる技術分野に関係した豊富な訴訟経験を持ちます。

チャールズ・E・ミラー弁護士は、シルズ・カミンズ & グロス法律事務所のニューヨーク事務所の知的財産業務部の首席弁護士です。セント・ジョーンズ大学法科大学院で特許法・知的財産権、法廷助言、控訴審弁護について教える非常勤教授でもあります。ニューヨーク市のコロンビア大学で化学博士号を取得し、ニューヨーク大学法科大学院で法律の学位を取得しました。また、マーティンデール・ハベルの「AV Preeminent」の専門家による最上位の評価を受けており、知的財産分野で「ニューヨーク州スーパー弁護士」として広く認められています。同弁護士は、米国特許商標庁を含む行政機関における訴訟手続を始めとする、同事務所の米国特許商標に関する訴訟業務を管理しています。
講  師: Scott D. Stimpson(米国弁護士)
Charles E. Miller, Ph.D..(米国首席弁護士) / Sills Cummis & Gross P.C.法律事務所
モデレーター: 外国技術部 ゼネラルマネージャ 大庭 健二 / RYUKA国際特許業務法人
リスクコンサルタント: 佐藤 俊夫 / Ji2 Inc.
第112回

[日本企業が米国特許訴訟で勝利するための今後の課題と提案]

日  時: 2月14日 (金)  13:30-17:15
内  容: 米国ベーカー&マッケンジー、RYUKA国際特許事務所、およびAOSリーガルテック株式会社が共同で、日本企業が米国特許訴訟を有利に進めるための日米組織編成、同組織での対応手順、および日本企業が特許を積極活用する為の戦略(日本版NPEの活用)について議論し、提案を致します。

第1部: 米国訴訟を有利に進めるための日米訴訟チームの編成
ベーカー&マッケンジー& RYUKA  パネルディスカッション - 通訳付
•米国特許訴訟の変化と今後の動向
•eDiscovery(電子情報開示)の変化が日本企業に与えた影響
•eDiscoveryの変化に対して米国企業がとった対策
•日米の特許法律事務所が協働することの重要性と効果

第2部: 日本企業が特許を積極活用するための戦略(日本版NPEの活用)
AOSリーガルテック株式会社  モデレータ:RYUKA - 日本語
•特許の収益化と日本版NPEの活用
•NPE訴訟の予防策
•国際特許紛争の攻め方と守り方
•TPPの影響、法律市場の自由化
講  師: パートナ・米国特許弁護士 Brian C. McCormack / ベーカー&マッケンジー法律事務所
代表取締役社長 佐々木 隆仁 / AOSテクノロジーズ株式会社
弁理士・米国弁護士 龍華明裕 / RYUKA国際特許業務法人
第108回

[米国ディスカバリ - ディスカバリのリスクとコストを低減する新たな手法 -]

日  時: 11月13日 (水) 10:00-12:00
内  容:  日本企業は米国訴訟で低品質なディスカバリ(情報開示手続)に多大な費用を掛けています。自社の膨大な日本語書類から必要な書類を探す必要があるからです。
 米国弁護士を日本に呼ぶと大きなコストがかかりますが、米国弁護士の大半は日本語を読めません。このため米国へ帰国後に、日本人パラリーガル、臨時採用した日本人、または日本の顧客に、必要な書類を探してもらう場合が多いです。しかしこれらの人は、ディスカバリのトレーニングを十分に受けていません。米国弁護士が日本人による日本語の業務を監督することも困難です。
 そこでStroock & Stroock and Lavan’s法律事務所(Stroock & Stroock)とRYUKA国際特許事務所とは15年以上もの間、米国特許訴訟のディスカバリにおいて深い協力関係を築いてきました。Stroock & StroockがRYUKA国際特許事務所を指揮・監督しつつその協力を得て米国ディスカバリの品質を上げ、コストを低減する新しい取り組みをご紹介いたします。
 講師としてStroock & Stroock and Lavan’s法律事務所のMatthew W. Siegal先生をお迎えします。講師は英語で説明し、弊所の龍華が日本語で解説致します。

(講師紹介)
Matthew W. Siegal
Stroock & Stroock 事務所、New Yorkオフィス知的財産権グループパートナ
25年間、米国特許訴訟等において、消費者製品、カメラ、医薬、ハイテク金属、ポリマー、液晶ディスプレイ、インク、バイオ技術の分野でRYUKA国際特許事務所他の日本顧客を代理してきました。地裁、連邦裁判所(CAFC)および国際貿易委員会(ITC)での特許訴訟、特許出願、鑑定、ライセンス交渉、およびデュー・デリジェンスを日米および欧州各国の企業に提供しています。著作も多く、米国のみならず日本でも講演を行っています。
講  師: Matthew W. Siegal / Stroock & Stroock 事務所、New Yorkオフィス知的財産権グループパートナ
第103回

[米国特許 行使と防衛 - United States Patent Enforcement and Defenses -]

日  時: 7月29日 (月)  10:00-12:00
内  容:  特許が、企業に競争上の優位をもたらす有力なツールであることは説明するまでもありません。しかし、日本企業の中には、特許の行使に伴うリスクや費用を恐れ、せっかく有力な特許を取得してもただ保有しているだけというところが少なからずあります。米国では、特許を積極的に経営戦略に取り組み、確実に収益・株価の上昇につなげている中小企業が増えています。一方で、米国でビジネスを行う企業にとって、競合他社やパテント・トロール、あるいは非実施企業体(NPE:Non-Practice Entity)から警告状が送られたり訴えられたりするリスクは重大な懸念事項です。日本企業はこのリスクに対してどのような対策をとるべきでしょうか?紛争に巻き込まれた場合の防衛コストを削減するためには、日頃どのような準備をすればよいでしょうか?
 今回のセミナーでは、米国特許を戦略的かつ対費用効果的に活用するために必要な知識と情報、そして日本企業の強みを活かした権利行使戦略の例を紹介します。また、予期せぬ紛争に巻き込まれた場合の対処法、低コストで紛争を解決するための留意点を紹介します。さらに、紛争解決の際に日本企業が陥りやすい過ちとその対処法についても紹介します。
 講師としてオーシャ・リャン法律事務所のホッペンフェルド先生と渡辺裕一先生をお迎えします。講師は英語と日本語で説明し、英語の説明に関しては、弊所の龍華が日本語で解説致します。

(講師紹介)
ジェームズ・ホッペンフェルド
ホッペンフェルド・シンガー・ライス・サイトウ法律事務所の設立者。米国知財訴訟を専門とする訴訟弁護士で、20年以上の経験を有する。米国大手事務所の元パートナーで、現在はジョージワシントン大学ロースクールの兼任教授も勤めている。

渡辺 裕一
オーシャ・リャン法律事務所所属の米国特許弁護士。米国特許出願、鑑定、訴訟、ライセンス交渉業務を専門とし、多く日本企業の代理を務める。日本語・英語共にネイティブ。

I. Value of patents and IP to US Corporations
 A. Intangible value large part of US market cap
  1. Japan comparison if available
 B. US culture of enforcement (show increase in lawsuits)
  1. Fighting for market share (offense or defense)
  2. Fighting to set an example (market leader)
  3. Fighting for dollars (realize value)
 C. Enforcement works – examples from specific cases
 D. Constraints and solutions: extent of available remedy, litigation costs, disruptions to business, risk management

II. Non-US litigants in U.S.
 A. Past: primarily as defendants
 B. Present: increasing foreign enforcement, especially by large entities
  1. Example: ITC
  2. Case example: Samsung
 C. Future: targeting of, and enforcement by, medium size entities

III. Japanese companies – bending the culture
 A. The opportunity
  1. What Japanese companies have to gain
  2. Why U.S. will be best place to realize opportunities in IP
 B. Japanese IP (growth/strength)
 C. Perception of US companies
 D. Getting the most out of US IP, consistent with Japanese values

IV. U.S. patent litigation: how it works
 A. Portfolio evaluation and IP management
  1. Matching IP to business/strategic objective
 B. Target and forum selection
 C. Timetables and Phasing of the Case
 D. Pleading and motions
 E. Discovery
 F. Pre-trial/Trial
 G. Remedies/Post-trial
 H. Appeal
 I. Settlement

V. Cost and risk management for Japanese litigants
 A. Common mistakes by Japanese litigants
 B. Pre-litigation best practices
  1. Defining (and following) a triage process
  2. Using USPTO proceedings as a defense
 C. During litigation
  1. “Hurricane plan” for litigation
  2. Discovery and e-discovery
  3. Experts
  4. Lawyers/counsel

(一部内容を変更する可能性があります)
講  師: 渡辺 裕一(米国特許弁護士) / オーシャ・リャン法律事務所
ジェームズ・ホッペンフェルド(パートナー・訴訟弁護士) / ホッペンフェルド・シンガー・ライス・サイトウ法律事務所
第102回

[米国訴訟 Eディスカバリと証拠保全義務]

日  時: 6月28日 (金) 9:30-12:00
内  容:  米国訴訟が始まると、まず、原告・被告間で訴訟に関連する情報を交換するための証拠開示手続き(ディスカバリ)に入ります。ディスカバリでは、細心の注意を払い多大な労力をかけることから逃れることはできません。相手方から要求されれば、紙の書類だけではなく電子メールやPDFファイルなどの電子データもすべて開示しなければなりません。電子データを提出する場合には、データそのものだけではなくデータの属性情報を示す“メタデータ”も提出する義務があります。また、友好的にライセンス交渉が行われていたとしても、当事者が訴訟を意識した時点以降の一切の電子データが開示の対象となります。そのため、その瞬間から社内の書類保管規定をストップし、訴訟に関連する情報を保全する義務が課されることになるのです。義務に違反した場合には制裁が加えられ、最悪の場合には敗訴となることもあります。
 本セミナーでは、日本企業にフォーカスし、どのように電子データを管理するべきか、どのように電子データが破棄されないように手を打つべきかについて学びます。
講師は、米国大手のDLA Piper法律事務所のパートナー弁護士である、Dale S. Lazar先生です。講師は英語で説明し、弊所の龍華が日本語で解説致します。
講  師: Dale S. Lazar(パートナー・米国弁護士) / DLA Piper LLP (US)
解  説: 龍華明裕(弁理士・米国弁護士) / RYUKA国際特許事務所
第99回

[AIA対策のヒント]

日  時: 5月14日 (火)  15:00-17:00
内  容:  今年3月16日に施行されたAIAへの対策は十分でしょうか。新法のもとで有利な特許戦略を立てるためには、新たな基準を十分に理解した上で積極的に活用していくことが求められます。本セミナーは、多くの新たな基準の中で特に「先願主義」と「無効手続」に焦点を当て、以下の2点について実務家向けに解説いたします。

(1)先願主義への移行に伴う先行技術の取扱いの変化
(2)各種特許無効手続の時系列的比較とコスト比較

 本セミナーの講師は、Yoshida & Associates LLCのパートナーである吉田健一郎弁護士です。解説は日本語で行われ、講師に日本語で直接質問できますので、細かいニュアンスまで正確にご理解いただけます。そのため、企業の知財部の方々や特許事務所で米国特許の実務に携わっておられる方々にとって非常に有意義な内容となることでしょう。

 吉田弁護士は、1975年AFS奨学金で米国留学した後、1981年にブラウン大学卒業(コンピュータサイエンス修士号及びニューロサイエンス修士号を取得)し、フィラデルフィアのWoodcock Washburn Kurts Mackiewicz & Norris LLCに勤務しながら1991年にペンシルバニア州で弁護士の資格を取得しました。1998年から2012年までKnoble, Yoshida & Dunleavy LLPに勤務した後、2012年8月にYoshida & Associates LLCを開設しました。パートナーとしての経営はもとより、特許出願、特許鑑定書、及び訴訟代理等々、実務畑の経験を幅広く生かしてご活躍中です。その実務経験から多くのアドバイスを得ることができるでしょう。
講  師: 吉田健一郎(パートナー・米国弁護士) / Yoshida & Associates, LLC
第97回

[米国特許訴訟の前にやるべきこと、知っておくべきこと]

日  時: 4月19日 (金) 15:00-17:00
内  容: 米国で特許訴訟を提起するときあるいは特許訴訟に巻き込まれたときに、事前の準備と知識が十分にあれば余裕を持って対応することができます。特に特許訴訟を提起することを視野に入れている場合には、訴訟を始める前に訴訟によるリスクや訴訟以外の解決手段を十分に検討することが、紛争を有利に進めるために不可欠です。訴訟が始まるとeDiscoveryとして膨大な電子データ(証拠)を開示することになります。通常のディスカバリとの違いや実際に行われる証拠収集の方法などを知っておくことは、訴訟をスムーズに進めるために大いに役立つことでしょう。今回のセミナーでは、米国最大手のFinnegan Henderson事務所から3名の先生をお迎えし、豊富な経験に基づいて3つのテーマに分けて解説いたします。先生方による解説は英語で行われ、当所の技術スタッフが要所を日本語で解説いたします。

1.訴訟前の戦略的準備- David W. Hill先生
典型的な訴訟におけるリスクの評価方法、訴状提出前の確認事項、訴訟提起のタイミング、訴訟コストについて解説いたします。また、どの裁判所に提訴するべきか、訴訟以外の紛争解決の手段についても解説いたします。

2.弁護士鑑定書を取得することの得失- David Albagli先生
特許権侵害の可能性がある状況において弁護士鑑定書を得ることのメリット・デメリット、および訴訟で弁護士鑑定書を使うことのメリット・デメリットについて解説いたします。また、弁護士鑑定書以外の抗弁の方法についてもご紹介いたします。

3.eDiscoveryとデポジション- Naoki Yoshida先生
米国の特許訴訟における証拠開示(Discovery)の一手続きであるeDiscoveryが注目されています。証拠の種類・内容・存在場所の特定方法、証拠保全、収集したデータの検索方法、および電子データの開示方法について解説いたします。またに、デポジションの種類・役割、デポジション事前準備、および証人が証言する内容の留意点についても解説いたします。
講  師: David W. Hill先生 (パートナー・特許・商標弁護士)、David Albagli先生 (特許弁護士)、Naoki Yoshida先生 (パートナー・特許弁護士) / Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP
第96回

[米国改正特許法(AIA)施行を受けて、出願手続の各段階で留意すべき10のポイント]

日  時: 4月12日 (金) 10:00-12:00
内  容:  2013年3月16日にAIAの最終段階が施行されました。本セミナーでは、AIAの説明のみならず、有効なパテントポートフォリオの構築および第三者手続への影響という観点から、出願人が今後留意すべき事項を具体的に解説いたします。前半では、AIAの重要規定について説明した後、改正前と比べて何が変わったのかを、各手続段階に分けて詳しく検証していきます。後半では、ライセンス交渉を主軸に企業の特許戦略について説明いたします。Apple, Samsung, Microsoft, IBM, Googleなどニュースでもお馴染みの大企業をケーススタディとして採り上げながら、世界中で繰り広げられているライセンス交渉の戦略と実態に迫ります。

第1部:米国改正特許法(AIA)施行後の審査手続と対応戦略
・AIAの概要
  先発明主義から先願主義へ
  特許付与後レビュー手続
  新料金体系
・パテントポートフォリオの構築
  発明者自信による開示(first inventor to disclose)
  出願準備および手続
  審査促進
  継続出願・分割出願
  情報開示義務 (IDS)
  継続審査請求 (RCE)
・出願人以外の者による手続
  第三者情報提供
  特許付与後レビュー
  当事者系レビュー
  査定系再審査
  クレーム範囲確定のネゴシエーション
・結論と考察

第2部:特許ライセンス交渉の戦略
・企業における特許戦略
  コア技術
  周辺技術
  第三者の技術
  訴訟対交渉
  パテントプールとクロスライセンス
  AIAに関する考察
・大企業のケーススタディ
・結論と考察
講  師: Juan Carlos A. Marquez 先生 (特許弁護士) / STITES&HARBISON PLLC, アメリカバージニア州
第95回

[米国特許法改正(AIA)適用のケーススタディ ~発明の戦略的な開示時期・開示場所、通常出願・分割出願・継続出願の戦略的なタイミングは?~]

日  時: 4月8日 (月) 15:00-17:00
内  容: 2013年3月16日に米国特許法の大幅な改正が施行され、先発明主義から先願主義へと舵を切りました。しかし、法改正の経過措置は複雑であり、係属中の出願および今後の出願に対して旧法・新法のどちらが適用されるのかを判断することは容易ではありません。そこで、本セミナーでは、実際に生じ得るいくつかのケースを想定して改正法のポイントを解説していきます。例えば、2013年3月16日より前にされた親出願を元に2013年3月16日以降に分割出願するケースを想定し、「親出願でサポートされていないクレームが分割出願に含まれていた場合」や「親出願にサポートされてないクレームを分割出願からキャンセルした場合」に旧法・新法のどちらが適用されるかを解析していきます。また、2人の人物が1つの発明を巡って異なる行為、即ち一方が商業行為、他方が開示行為あるいは冒認を行った場合を物語的に想定し、誰がどういう場合に権利を取得できるのか、あるいは誰も権利を取得できないのかについて明らかにしていきます。その他にも、AIAで新たに採用される真の発明者を決定する手続(derivation)について解説いたします。その中で今後もしばらくの間は存続する旧法の抵触審査手続き(interference)との違いを学んでいきます。
今回のセミナーは英語で行われますが、当所技術スタッフが要所を日本語で解説いたします。
講  師: Thomas K. Scherer 先生 (パートナー・特許弁護士) / Osha Liang LLP
第94回

[米国改正特許法(AIA)下での新たな戦略]

日  時: 3月28日 (木)  10:00-12:00
内  容:  米国では、少なくとも1952年以来あるいは19世紀以来とも言えるほど大規模な特許法改正の最終段階がまもなく施行されます。国内法の国際調和を図る一環として、米国改正特許法(AIA: America Invents Act)において先行技術の定義が変わり、今後いわゆる“先発明主義”から“先願主義”に移行していきます。しかし、先願主義への移行期間中の取り扱いは複雑であり、様々な混乱が予想されます。特に、米国の先願主義を日本の先願主義と同じように捉えると想定外の損害を被る恐れがあります。今回のセミナーの第1部では、先願主義への移行がどのように行われるのか、米国特許庁による今後の審査・再審査では何が先行技術として扱われるのか、どのような出願に対して新法が適用されるのか、を具体例を挙げて説明いたします。
 また、今回のセミナーの第2部では、特許権の存続期間の調整制度に関する特許庁の立場と裁判所の見解の相違を示す重要な判例をいくつか紹介いたします。米国では1994年に、特許権の存続期間は原則として出願日から20年と定められました。一方で、米国特許庁の事情により特許の発行が遅れた場合には、最長で7年間の存続期間が補償される制度が存在します。ところが、実際の運用では存続期間が一律に補償されているわけではありません。そこで、実際に存続期間が補償されたケースを取り上げ、失われた存続期間を上手に取り戻す方法について解説いたします。長い場合には数年間の権利期間を取り戻すことができるため、特に医薬品等に係る特許の場合には重大です。
 今回は講師として出願手続きのご経験が豊富なワシントンDC地区のRon C. Harris, Jr.先生をお招きいたしました。セミナーは英語で行われますが、弊所技術スタッフが要所を日本語で解説いたします。

第1部:AIA下での新たな戦略
・“出願日”の定義 (Effective Filing Date)
・先行技術の新たな範囲
・グレースピリオド
・新法適用か、旧法か
・移行期間出願とは

第2部:特許権の存続期間の調整制度に関する最新の動向/判例を見ながら
・米国特許庁による算定方法と裁判所による算定方法の違い
講  師: Ron C. Harris, Jr 先生 (所長・特許弁護士) / The Harris Firm
第93回

[アップル v. サムスン電子の事例から学ぶ、日本企業が取るべきeDiscovery対策]

日  時: 3月18日 (月) 9:30-12:00
内  容:  米国でパテントトロールによる特許権侵害訴訟に日本企業が巻き込まれるケースが年々増加しています。米国での訴訟に巻き込まれた日本企業を悩ませる手続きの一つに、eDiscoveryがあります。これは日本には存在しない、米国の民事訴訟における特徴的な手続きの一つです。このeDiscoveryは、日本企業にとってなじみがないだけでなく、非常に高額な費用がかかる制度です。
 eDiscoveryは「電子証拠開示手続」と訳されますが、証拠を開示するだけの手続きではありません。場合によっては、eDiscoveryの失敗によって勝てる訴訟に負けてしまうことがあるほど重要なのです。また、情報管理という企業リスクにも絡んできます。eDiscoveryの手続中に、電子メールを含む膨大な量の電子データに目を通して、事件に関連する情報を選別しなければなりません。しかしながら、特許権侵害訴訟の場合、証拠として利用される重要書類は先行技術文献であることが多く、一方で、電子メール等の電子データが証拠として利用される可能性は非常に低く、全体のわずか0.0074%というデータがあるほどです。にもかかわらず、事件に関連する情報が含まれているかもしれないという理由だけで、証拠として採用される可能性がほとんどない膨大な電子データに目を通さなければならないということは、高額な費用が不必要にかかっているということに外なりません。では、どうすればこのデータ量(=コスト)を減らせるのでしょうか。
 この観点から、多くの訴訟を抱えている米国企業が実際に採用しているeDiscoveryの方法を検討し、日本企業としてどうすれば適切な作業が確保できるか、ひいては費用を適切にマネージできるかについてお話したいと思います。
 次に、実際に証拠保全義務違反等のeDiscovery中の失敗が起きた場合、何が起きるか考えたことがあるでしょうか。そもそも、失敗など最初から考えないのかもしれません。しかしながら、実際の事件ではたくさんのeDiscovery中の失敗が起きています。それが裁判で実際に問題となり、議論されているのです。もちろん、制裁が科された事例もたくさんあります。
 そこで本セミナーでは、アップル・サムソン電子の特許権侵害訴訟で争われたeDiscoveryの事例を題材とし、日本企業として何に気を付けなければならないかについて、企業リスク管理を含めてお話しさせていただきます。
この機会に日本企業の方々にeDiscoveryの重要性を認知して頂き、そして、日本企業の訴訟活動及び企業リスク管理の一助となる情報をご提供できることと信じております。

講師
大平 恵美
DSA Legal Solutions, Professional Corporation 代表取締役 カリフォルニア州弁護士、日本国弁理士

主な項目
 1)米国民事訴訟法におけるeDiscoveryの説明
  a.訴訟法上の流れ
  b.手続き的な流れ
 2)日本企業が行っているeDiscoveryの方法の問題点とその解決方法
 3)アップル・サムソン電子特許権侵害訴訟事件
  a.事件の概要
  b.論点
  c.事実分析
  d.本件から学ぶ教訓
講  師: 大平 恵美 先生 (代表取締役 カリフォルニア州弁護士、日本国弁理士) / DSA Legal Solutions, Professional Corporation
第86回

[米国特許庁で始まる、当事者系レビュー(IPR)、認可後レビュー(PGR)、ビジネスメソッド特許レビュー(CBM)を学ぶ 〜新たな準司法手続きを上手に利用するために知っておきたい10か条〜]

日  時: 10月24日 (水) 10:00-12:00
内  容: 米国議会で1年前に可決されたAmerica Invents Act(AIA)を受け、特許庁は、査定系再審査と裁判所訴訟との間に位置づけられる新たな手続きの詳細を明らかにしました。2012年9月16日に法律が発効されましたが、最終的な施行規則はベールに包まれていました。今回のセミナーでは、この施行規則の中でも特に重要な、当事者系レビュー(Inter Partes Review: IPR)、許可付与後レビュー(Post Grant Review: PGR)、およびビジネスメソッド特許レビュー(Covered Business Method Patent Review: CBM)の具体的な内容について、下記の点を学びます。これらの手続きは、現在の当事者系再審査(Inter Partes Reexamination)に取って代わるもので、ディスカバリやオーラルヒアリングなど今まで裁判所でなされてきた手続きが特許庁で行われることになります。

・ これからの2年間、どういう段階を経ていくか?
・ どういう弁護士が扱う(える)か?
・ 手続き毎に異なる特許無効の主張手法
・ 特許権者が取り得る抗弁の種類
・ 証拠の役割、ディスカバリ、および秘密保持命令
・ IPR、PGR、CBMの違いおよびその長所と短所;特許庁の「決定」を裁判所に持ち込む際の禁止事項(エストッペル)
・ 争う場として特許庁か裁判所かを選択する適切なタイミングとは?
・ 裁判所と比べ、特許庁で争うことの長所と短所
・ 和解した後は何がどうなるか?
・ 特許庁の決定に対する控訴、上訴の機会

今回の講師は、ニューヨークに本拠地を構えるStroock & Stroock & Lavan LLP事務所のパートナー特許弁護士、Mr. Matthew Siegal先生です。Siegal先生は、日本企業による訴訟の経験も豊富で、過去多くの査定系再審査、当事者系再審査、連邦裁判所訴訟、ITC訴訟におけるトライアルと控訴審を扱われています。このような経験を元に、これから始まる特許庁での準訴訟手続きを進める際に役立つ多くの知見を提供して頂けることでしょう。セミナーでは、当所の技術スタッフが日本語で解説し、Siegal先生に補足説明して頂きます。
講  師: Mr. Matthew W. Siegal(パートナー・特許弁護士) / Stroock & Stroock & Lavan LLP
第81回

[「法定特許対象(101条)」に関する最新の動向 / 米国における発行後の特許見直し手続き]

日  時: 6月4日 (月) 
内  容: 1.「法定特許対象(101条)」に関する最新の動向
 -米国最高裁の最新判例に基づく出願・訴訟戦略-
 近年、米国では、特許対象となり得る主題について判断を示した最高裁判決や連邦巡回控訴裁(CAFC)判決が多数出されております。判決には、日本企業が米国において特許出願や訴訟戦略を検討する上で考慮すべき重要な判断基準が示されています。本セミナーでは、Bilski事件やMayo v. Prometheus事件等の最高裁判決に基づき、ビジネス方法、ソフトウエア、金融取引、医療行為等に関する発明の特許対象性(patent eligibility)の判断基準について解説します。そして、貴社技術が米国で特許保護を受けられるか、あるいは競合他社から特許侵害訴訟を提起された場合にどのような反論ができるかについてのアドバイスを提供いたします。

2.米国における発行後の特許見直し手続き(Post Issuance Procedures)
 -各手続きの効果・リスク・タイミング-
 昨年発布された改正特許法(America Invents Act)により、米国特許発行後の見直し手続きとして、「特許付与後レビュー」、「当事者系レビュー」、「補充審査」が新設されました。いずれの手続きも、2012年9月から施行されます。これらの手続きにはそれぞれ異なる効果とリスクがあり、特許について訴訟が進行中または想定される場合は特に注意が必要です。本セミナーでは、米国特許庁が予定している改正施行規則の内容を参照し、これらの新しい手続きを効果的かつ適切なタイミングで利用するための具体的なアドバイスを提供いたします。

なお、本セミナーでの解説は英語で行われますが、要所要所において弊所所員が日本語で補足説明致します。また、質問は日本語でお受けいたします。
講  師: エイブラハム・カズダン(Abraham Kasdan)先生 (パートナー弁護士)、ジョセフ・カシノ(Joseph M. Casino)先生 (パートナー弁護士) / アムスターロススタインアンドエベンスタイン法律事務所(Amster Rothstein & Ebenstein LLP)
第78回

[米国訴訟 ~戦略的な事前準備と最近の統計データ~]

日  時: 5月11日 (金) 
内  容: 米国での知財訴訟費用は他国と比べて著しく高額であり、また原告及び被告の双方に大きな負担が強いられます。しかし、訴訟に携わるチームや証拠に対する事前準備を戦略的に行うことでこれらを上手にコントロールすることが可能となります。本セミナーでは“ハリケーンプラン”と称する訴訟前準備策について、その具体的内容や留意点を解説いたします。さらに、連邦/地方/ITC各司法システムの特性、またテキサス東部地裁の特殊性に加え、NPE(パテントトロール)の影響や対策を解説いたします。また、具体的な統計データを用いて、特許/商標/著作権/トレードシークレットの近年の訴訟動向についても説明いたします。この統計データは、今回のセミナーのためにまとめられたものであり、統計的資料としての価値が高いものです。今回のセミナーは、米国での知財訴訟をこれから提起しようとしている企業にとっても、逆に近い将来提訴される可能性がある企業にとっても、役立つ内容となっております。講師は、テキサス州ヒューストンに拠点を構えるOsha Liang法律事務所のThomas K. Scherer先生です。当日は当所の技術スタッフが日本語で解説し、Scherer先生が補足説明をいたします。
講  師: Mr. Thomas K. Scherer (パートナー弁理士) / Osha Liang法律事務所
第76回

[絶え間なく進化する米国の特許対象 ~米国最高裁 Mayo Collaborating Services 対 Prometheus Laboratories, Inc. 事件から~]

日  時: 4月17日 (火) 
内  容: セピア色の法律を最新技術に適用することにはいつでも緊張が伴います。コンピュータプログラムやバイオ分野の革新技術が米国特許法(101条)で定められた特許対象となるかどうかについて、過去多くの訴訟で争われてきました。最高裁のBilski判決ではいくつかの問題が解決された一方で、多くの疑問が未解決として残されています。2012年3月20日、最高裁はMayo対Prometheus事件の判決を下しました。この特許は個別の患者に与えられる薬の投与量を最適化する方法に関するものです。この判決において最高裁判事は、クレームされた発明は、特許対象ではない自然の法則、すなわち患者へ薬を投与した当然の結果よりも少しだけ広い範囲を請求しているにすぎないことを理由に、特許対象ではなく無効である、と判示しました。あるコメンテータは、これは診断テストや個別設定された薬の投与という振興分野に関する特許の終焉だ、と宣言しています。一方で、最高裁は、薬自体及びその製法は特許対象だと述べていることから、この判決は単に特殊な状況下でのみ下されたのであり一般的な問題とはならない、と軽視しています。どちらが正しい見方でしょうか?今回のセミナーでは、ニューヨークに本拠地を置くStroock & Stroock & Lavan法律事務所の知財部門のパートナーである、マシュー・シーガル先生をお招きし、その25年にわたる特許訴訟と出願の経験を踏まえて、この判決を洞察しその影響についてお話をお伺いします。特に、最高裁の基準に適合するクレームをどのように書くかについての知見をご提供いたしますので、薬学関係企業だけでなく広く医療関係企業の知財部の方々に有益な内容となることでしょう。プレゼンテーションは当所の技術スタッフが日本語で説明し、シーガル先生が補足説明をする形式で進めます。
講  師: Mr. Matthew W. Siegal (知財部門パートナー弁護士) / STROOCK & STROOCK & LAVAN 法律事務所
第75回

[米国の特許権に影響を与える“負の表現”を避けるための実用的ヒント]

日  時: 4月2日 (月) 
内  容: 米国の特許訴訟では、特許査定がされるまでの審査官/特許庁への陳述や特許事務所とクライアントとの間で交わされたメールの内容などによって、特許権者に不利な結論が導かれてしまうことがあります。例えば、当該特許が無効とされたり、権利範囲を限定して解釈されたり、非侵害と判断されたりといったことが挙げられます。本セミナーでは、このような特許権者に不利となる事態を避けるためのヒントを提供します。
特に、拒絶応答時の反論文書(意見書)の中や、発明者や知財部員その他の米国特許関係者間のコミュニケーションの中で、後日特許権を行使する際に権利の有効性や権利範囲の解釈の面で不利となるいわゆる“プロセキューション・ディスクレーマー”に該当するものに焦点を当てます。詳細な実例や判例を用いて、問題点と対応策を示します。
講師にはDLA Piperの弁護士Andrew Schwaab先生をお招きしました。当日は、当所の所員が日本語で解説し、Schwaab先生が補足説明をいたします。時間が許せば、米国特許訴訟に関連する問題についても触れます。米国での特許権侵害事件に関わっている知財部員の方に特にお勧めのセミナーです。
講  師: Mr. Andrew B. Schwaab (弁護士) / DLA Piper LLP
内部セミナー(11/30)

[America Invents Act 2011と特許戦略]

日  時: 2011年11月30日(水) 
内  容: Ⅰ. PROSECUTION STAGE
 ・First-Inventor-to-File
 ・Derivation Proceedings
 ・Non Patentable Subject Matter
 ・Pre-issuance Third Party Submissions
 ・Micro Entity Status
 ・Prioritized Examination
 ・Filing by Assignee
Ⅱ. POST GRANT STAGE
 ・Post Grant Review
 ・Inter Partes Review
 ・Transitional Business Method Review
 ・Supplemental Examination
Ⅲ. LITIGATION STAGE
 ・False Marking Cases
 ・Prior Commercial Use
 ・Best Mode Requirement
 ・Advice of Counsel
 ・Civil Action
 ・Limitation on Joinder of Defendants
Ⅳ. OTHERS
 ・Fee Setting Authority
 ・Reserve Fund
 ・Patent Term Extension
 ・Electronic Filing Incentive
 ・Elimination of “Deceptive Intent” Requirement
講  師: Mr. Yoon S. Ham / Lowe Hauptman Ham & Berner LLP
第71回

[改正後の米国特許法 ~その概要と最善の特許方針策定準備のために~]

日  時: 12月6日 (火) 
内  容: 改正特許法を上手に利用するためのガイドラインを既にお持ちでしょうか。 2011年9月16日にオバマ大統領が米国特許法改正案(Leahy-Smith America Invents Act)に署名してから2ヶ月が過ぎました。 今回の改正では「先願主義への歩み寄り」が見られます。 また、「異議申立制度の追加」、「補充審査制度の新設」、「先使用権の拡大」など重要な改正事項が多く含まれています。 本セミナーでは、Baker & McKenzieでパートナーを務めるBrian McCormack先生とDavid Roche先生をお迎えします。 Baker & McKenzieは、世界42カ国に70オフィス、3,800名以上の各国弁護士資格者を擁する世界最大規模の法律事務所です。 改正特許法のうち多くの重要条項の施行は1年後あるいは1年半後となります。 これらが施行される前は、いわば最善の特許方針を策定するための準備期間です。 今回のセミナーで、具体的なガイドラインを考える上で参考になるお話が聞けるでしょう。 当日は、主として当所所員が日本語で解説し、McCormack先生とRoche先生からの追加コメントで補強いたします。 米国でビジネスをされている企業の方すべてにお勧めのセミナーです。
講  師: Mr.Brian McCormack (パートナー・弁護士)、Mr.David Roche (パートナー・弁護士) / Baker & McKenzie LLP
第65回

[米国・IDS(情報開示陳述書)に関する新しい流れ ~情報開示義務を適切に果たすための重要ポイント~]

日  時: 2011年10月28日(金) 
内  容: 最近、連邦巡回控訴裁判所(CAFC)が相次いでIDSに関する重要判決 (McKesson、Therasenseなど)を出しており、IDSの提出方針を変える企業もあります。このように裁判所のIDSに関する判断基準は変わってきていますが、一方で特許庁に対しては情報開示義務をどのように果たしていけばよいのでしょうか。本セミナーでは、現行規則と改正案、及び先日発布されたAmerica Invents Act(特許改革法)で導入された「補完審査制度」を確認しながら、どのタイミングでどの先行技術・情報を開示すればよいかについて解説されます。講師はDLA Piperのパートナー弁護士であるDale S. Lazar先生です。当日は、主として当所所員が日本語で解説いたします。具体例を交えながら解説される本セミナーは、新しいIDSの指針を考える上で大いに参考になるでしょう。
※セミナー終了後は、参加者の皆様で名刺交換などをしていただく交流の場を提供いたします。Lazar先生や当所所員が直接ご質問にお答えすることも可能です。是非お気軽にご参加ください。
講  師: Mr. Dale S. Lazar(パートナー・弁護士) / DLA Piper LLP (US)
第64回

[米国特許法大改正 ~ 新たな特許戦略を立てるために ~]

日  時: 2011年10月13日(木) 
内  容: ご承知のように米国特許法が大きく改正されました。日本企業も米国での特許戦略を一新させなければなりません。詳細は施行規則と審査基準の改正を待たなければなりませんが、新たな戦略の方向性を見定めるためには、現時点で何が追加・修正されたのかを理解しておくことが重要です。そこで今回は、米国で活躍されているKnoble Yoshida & Dunleavy事務所の吉田健一郎先生をお招きしました。「Ⅰ.出願関連」と「Ⅱ.係争・行使・訴訟関連」に整理して、先願主義の立場から先行技術について新定義された「先願主義への歩み寄り」、特許権付与後に記載要件違反などを理由に異議を申し立てることができる「異議申立制度の追加」、特許権付与後に当該特許権の関連情報を追加して提出することを可能とした「補充審査制度の新設」、先使用の抗弁が可能な発明分野の限定が外された「先使用権の拡大」などについて解説していただきます。吉田先生が日本語で解説されるので、短時間でより多くの情報を得ることができるでしょう。企業の知財担当者様だけではなく、マネジャークラスの方々や開発部門の方々のご参加もお待ちしております。
講  師: 吉田健一郎先生(米国特許弁護士) / Knoble Yoshida & Dunleavy, LLC
第60回

[PCT国内移行とバイパス継続]
[米国特許出願で日本人が犯しやすい10の間違い]
[緊急報告!米国特許改革法案(Patent Reform Act)両院通過]

日  時: 2011年9月14日(水) 
内  容: 米国に特許出願をする場合に、日本の出願書類の記載をそのまま英訳して済ませていませんか。また、拒絶理由通知に対して安易な補正や反論をしていませんか。このような安易な対応をしたことで、米国で特許権を取得しても有効な権利行使ができないというケースが見受けられます。今回のセミナーでは、米国特許庁のお膝元バージニア州アレクサンドリアに本拠地を置くLowe Hauptman Ham & Berner事務所のBenjamin J. Hauptman先生をお招きして、米国特許出願で日本人が犯しやすい10の間違いをご指摘いただき、価値の高い特許権を取得するために注意しなければならないことを解説していただきます。訴訟で侵害者の反論・攻撃にも耐え得る強い特許権を取得するためのヒントが得られるはずです。このほかにも、PCT国内移行とバイパス継続出願の違い、および9月8日に上院を通過し大統領の署名を待つだけとなった、特許改革法案(Patent Reform Act)の概要も説明いたします。ご承知のようにこの法案には先願主義への移行を始め多くの重要な改正が含まれています。当日は日本語での詳しい解説をいたしますので、是非ご参加ください。
講  師: Mr. Benjamin J. Hauptman(Senior Partner) / Lowe Hauptman Ham & Berner, LLP
第56回

[米国特許訴訟・知らないと損する10の重要ポイント]

日  時: 2011年9月2日(金) 
内  容: 米国において“特許訴訟”が製品の市場占有率を確保したり、また誰かにライセンスを許可したりするための強力なツールであることは説明するまでもありません。しかし、手続きが煩雑でありまた膨大な費用がかかる為、躊躇・敬遠している企業も多いのでないでしょうか。また特許権利者として訴訟を提起する際には、訴訟のリスクやそれにより得られる利益、侵害や有効性といった純粋論点以外にも多くの戦略的観点を考慮する必要があります。これらの点に鑑みて、今回フォーリー&ラードナーLLPは、権利行使する際に、或いは逆に訴えられた場合に知っておかないと損する10の重要ポイントについてご説明致します。具体的には、どこの裁判所が有利か、訴訟において真に強い(打たれ強い)特許とは何か、相手の反撃は、訴訟とリンクした再審査手続きの進め方は、などいずれも実用的な内容ばかりです。今回のテキストは、長年様々な技術分野に関して米国の裁判所で訴訟の経験を積んできた複数の経験豊かな特許訴訟弁護士/カウンセラーのチームがまとめ上げました。 本場のプロの経験則を学ぶ大変良い機会です。 なお、当日の説明ですが、まずは当所の特許技術スタッフがフォーリー&ラードナーLLPが作成したプレゼン資料に沿って日本語で説明させていただき、フォーリー&ラードナーLLPの弁護士先生には要所々々補足説明や経験談を挟ませて頂きます。質問は日本語でお受け致します。是非一人でも多くの方にご参加いただき、少しでも多くの日本企業が米国訴訟をより有利に進めていくことができればそれに越したことはありません。 また、セミナー後に同じ場所でレセプションを予定しています。もっと詳しく知りたい点、今回のテーマ以外にも日頃疑問に思われている点等がございましたらこの機会に是非ご利用下さい。必要に応じて弊所の技術スタッフが通訳いたしますのでお気軽にお声をおかけ下さい。
講  師: Mr. Pavan K. Agarwal(米国特許弁護士) / Foley & Lardner LLP
第55回

[米国先願主義への移行]

日  時: 2011年7月22日(金) 
内  容: ①先願主義の時代へ: 両議会を通過したPatent Reform Act
②IDS提出方針が変わるか。CAFCが不公正行為に関し新たな基準:Therasense事件
③その他 最新判例情報

今回のセミナーの大きなテーマは2つ、(1)5年越しの迷走の末ようやく両議会を通過したPatent Reform Actにおける重要法案の再確認と、(2)今後のIDS方針に大きな影響を与えるTherasense事件です。 ご承知のようにPatent Reform Actには先発明主義から先願主義への大改正が含まれています。 まずは懸念される点は、102条の条文はどう変わるのか、出願人に有利な1年の猶予期間 (grace period)は維持されるのかです。 それ以外にも法人が出願人になれるのか、異議申し立て制度が始まるのか、などなど、今回の包括法には気になる法改正が数多く含まれています。このようにPatent Reform Actには多くの異なるテーマが含まれているため、本セミナーでは、これらを一つ一つじっくり解析するのではなく、その全体像を掴むため、何が変わることになったのかを確認をしていきます。 2つ目のテーマであるTherasense事件は、もうIDSは考えなくても良いのではないか、と考えてしまいそうなほど大きな特許業界にインパクトを与えています。 しかし、本当にそうなのでしょうか。 誰がどの範囲の情報を開示しておけば不公正行為とならないと想定できるか、なるべく具体的に考えてみましょう。 本セミナー講師は米国ワシントンDCに拠点を置くBui Garcia-Zamor事務所のMr. Hung H. Bui弁護士ですが、当日は当所の外国専門スタッフが日本語で行います。 また、質問は日本語でお受けします。 アメリカ特許は今大きく変わろうとしています。本セミナーを機会に是非一緒に勉強していきましょう。
講  師: Mr. Hung H. Bui(米国特許弁護士) / Bui Garcia-Zamor事務所
内部セミナー(6/8)

[New, Important CAFC Decision for IDS Practice – Therasense v. Becton -]

日  時: 2011年6月8日(水) 
内  容: 米国のIDS手続きは複雑であり、特に非英語圏の出願人およびその国内外代理人を常に煩わせています。現在米国の侵害訴訟では、出願中の情報開示義務違反を見つけ出して攻撃することは被告の常套手段となっています。出願人の特許庁に対する不公正行為(inequitable conduct)を理由に、特許が権利行使不能にされ易かったためです。今回の連邦巡回控訴裁判所(CAFC)の大法廷判決は、その流れを変えることになるかもしれません。そこで、この判決の内容を解析し今後のIDS対応方針を再検討することにいたしました。Osha事務所のThomas K. Sherer弁護士の解説はとても分かり易く、聞く側にとって正しく理解することができます。これを基に議論が大きく発展することを願っています。
講  師: Thomas K. Scherer / Osha Liang
第54回

[米国におけるトレードシークレット -特許保護に代わる選択肢として-]

日  時: 未開催 
内  容: 新たな発明やノウハウが生まれたら必ず特許出願しなければならない、という法律はありません。トレードシークレット(営業秘密)として発明をあえて公にしないという選択も可能です。知的財産権を取得するか、それともトレードシークレットとして秘密情報のまま保持するか、発明者や企業は通常どのような観点を考慮して選択しているのでしょうか。まずは、この点を確認します。そして今回の主テーマである、トレードシークレットを選択することのメリット、及び不正流用が発覚したときの米国トレードシークレット法による救済方法を学びます。ご承知のように特許出願には、コストと労力をかけても結果として公開されただけで権利が取れないというリスクが伴います。よって新たな発明提案が開発部隊から回って来たとき、知財部がそれをトレードシークレットとして保護した方が良いかどうかを判断することはとても重要なことです。今回のセミナー内容は、この判断の際に大いに役立つことと期待しています。
講  師: Mr. Paul F. Neils氏 Ms. Jean C. Edwards氏 / Akerman Senterfit LLP
内部セミナー(3/3)

[REEXAMINATION AND ITS INTERPLAY WITH LITIGATION]

日  時: 2011年3月3日(木) 
内  容:

Current Trends and Attitudes of the United States Patent and Trademark Office
米国特許を無効にするための方策の一つとして、特許庁での再審査 (Reexamination)手続きが用意されています。以前は特許権利者に利する結果になることが多いという理由でけん厭されがちでしたが、統計的には当事者系再審査は年々増加の傾向にあります。なぜ増えているのでしょうか。その理由を、この手続きにより生じる法的効果を検証しながら探ってみます。特に裁判所での審理が特許庁での手続き・結果によってどう影響をされるか、を確認します。

講  師: Laura C. Brutman氏 / Dickstein Shapiro LLP
内部セミナー(3/3)

[Microsoft Corp. v. i4i L.P. et al.]

日  時: 2011年3月3日(木) 
内  容:

Current Trends and Attitudes of the United States Patent and Trademark Office
米国特許の有効性判断の基準について現在進行形で争われている事件です。特許法282条は「特許は有効と推定される」と明記しています。今まで裁判所ではこの推定を覆すために「明確かつ説得力のある証拠: Clear And Convincing Evidence」を要求してきました。これは非常に高い基準であり、誰が見ても明らかに新規性がないことを示す先行技術やその他の証拠を見つけるのは容易ではありません。よって特許を無効にするに、被告側は非常に高いハードルを乗り越えなければなりません。一方で現在特許庁の審査の基準である「証拠の優勢: Preponderance of the Evidencestandard」を、特に審査中に考慮されなかった新証拠に関しては、裁判所でも採用すべきだ、という被告の主張があり、米最高裁判所の判断を待っているところです。今回のプレゼンテーションは、この事件の背景や概要、問題点を整理するための一助となることでしょう。

講  師: Laura C. Brutman氏 / Dickstein Shapiro LLP
第53回

[Cost-Effective Patent Prosecution]

日  時: 2011年1月31日(月) 
内  容:

特許出願費用、特に米国出願にかかる費用は高い、という印象をお持ちではないでしょうか。昨今の経済状況を反映し知財部の予算が縮小傾向にある中で、いかにして品質を下げないで一定量の出願・権利化を維持していくかはどこの企業でも重要な課題です。固定料金制にしても時間料金制にしても、それぞれメリットデメリットがあってどちらかがコストメリットがあるとは一概に言えません。要は費用対効果の問題であるからです。では費用対効果を高くするためには...? 今回はこの点に焦点を当て具体的な方策を提案します。

講  師: Andrew D. Fortney/弁護士, Ph.D., P.C. / The Law Offices of Andrew D. Fortney
内部セミナー(12/20)

[米国特許商標局の現在の動向]

日  時: 2010年12月20日(月) 
内  容:

Current Trends and Attitudes of the United States Patent and Trademark Office
2009年8月、多くの問題を抱えるUSPTOの長官に就任したKappos氏。前任者との姿勢の違いから特に産業側に期待され、既に庁内改善のための施 策に着手していますがその結果は出ているのでしょうか。審査を促進するために実際に行われた施策を紹介すると同時に、庁内滞貨件数、出願から第1回目拒絶 通知書発行までの期間、特許率、審査官の人数についての推移を、統計的数字から分かり易く作られたグラフを見ながら検証していきます。

IP Positioning for Market Value
独自のアイデアを持って市場に乗り込むとき、様々な知的財産権で保護することでそのアイデアの価値は高まります。第1部では法規制バリア、市場バリア、商 標/著作権、トレードシークレット/ノウハウ、特許の各観点からのアイデア保護について述べられています。続いて第2部は特許クレームにかかるコストと、 何をどうクレームするかについて解説しています。この中で、数々の実験を経て発明が完成した場合のクレームドラフティングのノウハウが提供されています。 このテキストは特に薬学や化学の分野で戦略的なクレームを書く際に役立つことでしょう。

講  師: Dale A. Bjorkman氏 / agan Binder, PLLC
第52回

[米国特許の権利者から警告状が送られてきたときの最善策は?]

日  時: 2010年12月15日(水) 
内  容:

ある日突然警告状が舞い込んできたとき、あなたならまずどうしますか。米国ではNPE(Non-Practicing Entity、いわゆるパテントトロール)による侵害訴訟件数が過去10年間に5倍に増えているというのが実情です。新しいところでは特許虚偽表示 (Patent False Marking)を訴因とする訴訟も現れてきました。水面下では彼らからの警告状が数知れず飛び交っているはずです。もしそのうちの1枚が貴社に届いてしまったら、その後何をどうすれば被害を最小限に食い止めることができるでしょうか。今回のセミナーでは実例に基づく具体的な方策を学びます。すでに受け取った方も、これから受け取る可能性がある方も、ぜひこの機会をご利用ください。

講  師: Andrew Schwaab氏 / DLA Piper

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