Current Trends and Attitudes of the United States Patent and Trademark Office
米国特許を無効にするための方策の一つとして、特許庁での再審査 (Reexamination)手続きが用意されています。以前は特許権利者に利する結果になることが多いという理由でけん厭されがちでしたが、統計的には当事者系再審査は年々増加の傾向にあります。なぜ増えているのでしょうか。その理由を、この手続きにより生じる法的効果を検証しながら探ってみます。特に裁判所での審理が特許庁での手続き・結果によってどう影響をされるか、を確認します。

Current Trends and Attitudes of the United States Patent and Trademark Office
米国特許の有効性判断の基準について現在進行形で争われている事件です。特許法２８２条は「特許は有効と推定される」と明記しています。今まで裁判所ではこの推定を覆すために「明確かつ説得力のある証拠: Clear And Convincing Evidence」を要求してきました。これは非常に高い基準であり、誰が見ても明らかに新規性がないことを示す先行技術やその他の証拠を見つけるのは容易ではありません。よって特許を無効にするに、被告側は非常に高いハードルを乗り越えなければなりません。一方で現在特許庁の審査の基準である「証拠の優勢： Preponderance of the Evidencestandard」を、特に審査中に考慮されなかった新証拠に関しては、裁判所でも採用すべきだ、という被告の主張があり、米最高裁判所の判断を待っているところです。今回のプレゼンテーションは、この事件の背景や概要、問題点を整理するための一助となることでしょう。

特許出願費用、特に米国出願にかかる費用は高い、という印象をお持ちではないでしょうか。昨今の経済状況を反映し知財部の予算が縮小傾向にある中で、いかにして品質を下げないで一定量の出願・権利化を維持していくかはどこの企業でも重要な課題です。固定料金制にしても時間料金制にしても、それぞれメリットデメリットがあってどちらかがコストメリットがあるとは一概に言えません。要は費用対効果の問題であるからです。では費用対効果を高くするためには．．．？　今回はこの点に焦点を当て具体的な方策を提案します。

Current Trends and Attitudes of the United States Patent and Trademark Office
２００９年８月、多くの問題を抱えるUSPTOの長官に就任したKappos氏。前任者との姿勢の違いから特に産業側に期待され、既に庁内改善のための施 策に着手していますがその結果は出ているのでしょうか。審査を促進するために実際に行われた施策を紹介すると同時に、庁内滞貨件数、出願から第１回目拒絶 通知書発行までの期間、特許率、審査官の人数についての推移を、統計的数字から分かり易く作られたグラフを見ながら検証していきます。

IP Positioning for Market Value
独自のアイデアを持って市場に乗り込むとき、様々な知的財産権で保護することでそのアイデアの価値は高まります。第1部では法規制バリア、市場バリア、商 標／著作権、トレードシークレット／ノウハウ、特許の各観点からのアイデア保護について述べられています。続いて第２部は特許クレームにかかるコストと、 何をどうクレームするかについて解説しています。この中で、数々の実験を経て発明が完成した場合のクレームドラフティングのノウハウが提供されています。 このテキストは特に薬学や化学の分野で戦略的なクレームを書く際に役立つことでしょう。

ある日突然警告状が舞い込んできたとき、あなたならまずどうしますか。米国ではNPE（Non-Practicing Entity、いわゆるパテントトロール）による侵害訴訟件数が過去１０年間に５倍に増えているというのが実情です。新しいところでは特許虚偽表示 (Patent False Marking)を訴因とする訴訟も現れてきました。水面下では彼らからの警告状が数知れず飛び交っているはずです。もしそのうちの１枚が貴社に届いてしまったら、その後何をどうすれば被害を最小限に食い止めることができるでしょうか。今回のセミナーでは実例に基づく具体的な方策を学びます。すでに受け取った方も、これから受け取る可能性がある方も、ぜひこの機会をご利用ください。

昨今、米国出願の審査の遅滞が散見されることはご承知の通りです。米国には早期審査の制度自体はありますが、発明者の年齢や健康状態、あるいはエネルギー関係やエイズ特効薬などの特定技術分野の発明に限られているなど汎用性はないと一般には考えられています。ところが、あまり多用されていませんが、これらの諸条件に一切縛られない種類の早期審査制度もあります。ただし、別途審査を支援する書類が必要であったり中間処理の期限に対する出願人への要求が厳しかったり通常とは異なる手続きを経ます。しかし、出願から発行まで７ヶ月しかかからなかった例もあるなど、その審査スピードは現在の平均からすると驚異的です。今回は出願件数では全米でトップクラスのSughrue Mion事務所の弁護士から、その手続き方法と留意点について学びます。

ご存知の通り米国では権利化後の法廷で明細書とクレームの真価が問われます。明細書文章の書き方一つでクレームが狭く解釈され、結果として非侵害とされてしまう判決が数多く出ています。そこで今回は、訴訟中に相手の攻撃に対して打たれ強い明細書を出願前に書くコツを、実例を挙げて具体的に説明してもらいます。明細書作成あるいはチェックを業務とされている方に特に有意義です。セミナー自体は英語で進めますが、要所で日本語の解説を入れていきます。

米国で勝訴率１位になったこともある事務所の弁護士を迎え、米国訴訟の手続きのフローを説明しながら、訴訟費用が高い要因はどこにあるのか、どうすればコストを抑えることができるかを学ぶ機会にしたいと考えています。 パテントトロールが台頭しいつ被告になるかわからない状況の中で、今のうちからコストコントロールをシミュレートする一助となれば幸いです。すでに米国訴訟を経験された方もぜひご参加をお待ちしています。 セミナーは基本的に英語でおこないますが、要所に日本語をおりまぜながら進めてまいりたいと思います。

今回のテーマは「最近のCAFC重要判決」及び「最新のパテントトロール訴訟情報」についてです。近年の判例を見てお分かりのように米国裁判所はパテントトロールを締め出す傾向にあります。今回は初めにこの点に絞って最新の情報を学びます。それ以外にも最新の CAFCの重要判決や Patent Reform Act の議会での現状についての最新情報も得ておきたいところです。原告被告両側にとって有用な情報が期待できます。解説は基本的に英語になりますが、要所で日本語の解説を入れます。

今回のセミナーはアメリカのワシントンDCに本拠地を置くSughrue Mion PLLC事務所のSusan Pan弁護士をお迎えします。トピックは最近のＣＡＦＣ判決から２ピックアップしました。（１）"comprising"を用いたオープンクレームが、クレームされた要件をすべて開示していない装置（先行技術）によって自明とされるか、（２）限定要 求後”継続出願（分割出願としてではなく）”したとき、親特許と二重特許とされるか、の２つの判決です。どちらも中間手続き上知っておくべき“ちょっとした知識”です。事例を題材として質問・意見出し、協議することで理解を深めていくことを想定しています。

今回のテーマは「最終拒絶通知書とその後の手続き」についてです。特に、審判での新たな手続きである "Pre-Appeal Brief Conference Request" はどんな手続きか、果たして出願人にとって有利なのか、に焦点を当てて解説いたします。 Advisory Action の後はRCE、という常套手段について再考する良い機会となることでしょう。解説は基本的に英語になりますが、要所で日本語の解説を入れます。

今年の10月30日、米国でのビジネスメソッドのクレームが特許法101条（法定発明主題）なのかどうかについて、高裁（CAFC）が新たな指針を出しました。それには今日からクレームドラフトの仕方に影響を与える重要な定義がなされています。 今回はこのホットなニュースを解析してみます。

①特許消尽の最新判決ー権利が届かないと判断された状況とは？
②KSR判決後、非自明性の反論は実際にどう変わったか？
③再審査請求時の要件で新たな指針ー実質的に新たな特許性の疑問とは？

現在米国特許庁が提示している新IDSルールについてです。IDS情報量を抑制し審査の効率化を図ることを目的としていますが、その実は出願人に重い負担とリスクを強いる内容になっています。

ビジネスメソッドとソフトウェアパテントにおける、メソッドクレームの必要条件を再定義したコミスキーの判例、及び現在米国ＣＡＦＣにおいて審理されているビルスキー事件をご紹介致します。

新IDSルール案は、
　１）出願から第１回拒絶通知書まで、
　２）第１回拒絶通知書から認可通知書まで、
　３）認可通知書から発行費用の支払いまで、
　４）発行費用の支払ってから特許発行前十分な時点まで、
の４つに期間を区切り、それぞれ異なる書類（情報）提出が要求されています。今回のセミナーは、適切に情報開示義務を果たすために各要求書類を正しく理解することを目的としています。このほかにも、

装置における交換部品 (Replaceable Component) の権利保護を図ることは企業にとって重要な特許戦略の一つです。特にクレームのプリアンブル部で、その交換部品が用いられる装置を適切に規定することによって、侵害とはならない修理 (permissible repair)、黙示ライセンス (implied license)の攻撃に対し防衛することができます。本レクチャーで、２００７年に出されたCanon v. GCC事件のCAFC判決および過去の重要判例から、適切なプリアンブルの書き方を学びましょう。

今回はクレームの自明性の判断基準が争われた最高裁のＫＳＲ事件を詳しく解説します。最高裁はＣＡＦＣのＴＳＭテスト (Teaching, Suggestion, or Motivation Test)に代わる新たな基準を示したのでしょうか。判決後米国特許商標庁の審査官がどのような拒絶を打ってくるかを事前に想定することは中間業務を円滑に進めるために重要です。また、この判決は審査手続きや特許訴訟にどんな影響を与えるのでしょうか。また、誰が恩恵を被り、誰がそうではないのでしょうか。講師はこれらの疑問にお答えします。 なお、テキストの前半は、幻に終わった米国特許庁の継続出願・ＲＣＥを制限する改正規則の顛末について触れています。ご興味のある方はご一読ください。

ついに施行されることのなかった、継続出願・分割出願・ＲＣＥの制限を主とする庁改正規則の具体的内容を確認しました。

Part 1
改正規則の概要説明　 by RYUKA国際特許事務所
Part 2
質疑応答・対応戦略のディスカッション（英語 ＋ 部分的に日本語）
with Dr. Drew Fortney （米国特許弁護士）
今回改正された規則に対応するためには、

　１．限られた継続出願等を最大限に生かすための基本戦略
　２．基本戦略に基づく、個別判断の業務フロー
　３．米国での審査と他国での審査の順序を調整するための戦略
　４．関連出願等を発見するための、ドケットシステムの構築方法
　５．汎用ＤＢを用いた、ドケットシステムへの簡易なデータ補完方法
　６．現地事務所へのGeneral な指示と、個別指示

など多くの内容を明確にする必要があります。
セクション２では、RYUKAでの対応例もご紹介しながら、Dr. Fortney を交えて、対応戦略を参加者間で議論します。

出願人の出願戦略に大きな影響を与える改正規則の内容について学びました。特許ファミリーの定義や対策など、施行後この規則にいち早く対応するために必要な情報を獲ることができました。

継続出願、クレーム数に関する改正規則の詳細について学びます。このレクチャーは多様な継続・分割・ＲＣＥチェーンを例示し、改正規則によって許容される範囲をクリアにします。これ以外に、今回のレクチャーはクレーム数の制限とそれを越えるための審査支援書類 (Examination Support Document: ESD)、出願人自ら提出する限定要求提案 (Suggested Requirement for Restriction: SRR)という新たに登場した書類についてもカバーしています。そして最後に講師は、出願人がこの規則の施行後にどのような出願戦略を立てるべきか、いくつか提案します。レクチャーテキストは網羅的であり、最終的には日の目を見なかった庁改正規則の全体像がよくまとめられています。

自明性判断基準に関する米国最高裁の判決を照会します。ＣＡＦＣが長年用いてきたＴＳＭテストを、最高裁は支持したのかそれとも覆したか、という点に焦点を当てて解説します。

今回のセミナーは、まずＫＳＲ事件の背景と概要、自明性判断基準に関する過去の歴史についておさらいします。そして、新たな基準を検討しながら、最高裁判決文におけるキーワードである、predictabilityとcommon senseについても解析します。また、この最高裁判決を引用した地裁・高裁の最新の判決についても紹介します。最後に、出願・係争実務に与える様々な影響を想定し、その上での対策を提案します。

第２部では、ソフトウェアが侵害構成要素となるか否かについて争われたMicrosoft v. AT&T事件の際高裁判決を紹介します。

自明性判断基準に関する新たな指針として注目されたＫＳＲ際高裁判決について学びます。セミナーテキストはこの重要判決中で示されたキーを簡潔にまとめて記載していますので、ここから最高裁が自明性判断をどのように考えているのか、うかがい知ることができます。また、このテキストは当所による日本語部分対訳が含まれているため、用語についても理解しやすくなっています。今回のセミナーは特許商標庁のガイドラインが出る前の速報として行われました。