米国特許 行使と防衛 - United States Patent Enforcement and Defenses -

米国特許 行使と防衛 - United States Patent Enforcement and Defenses -

【米国】

第103回

[米国特許 行使と防衛 - United States Patent Enforcement and Defenses -]

日  時: 7月29日 (月)  10:00-12:00
内  容:  特許が、企業に競争上の優位をもたらす有力なツールであることは説明するまでもありません。しかし、日本企業の中には、特許の行使に伴うリスクや費用を恐れ、せっかく有力な特許を取得してもただ保有しているだけというところが少なからずあります。米国では、特許を積極的に経営戦略に取り組み、確実に収益・株価の上昇につなげている中小企業が増えています。一方で、米国でビジネスを行う企業にとって、競合他社やパテント・トロール、あるいは非実施企業体(NPE:Non-Practice Entity)から警告状が送られたり訴えられたりするリスクは重大な懸念事項です。日本企業はこのリスクに対してどのような対策をとるべきでしょうか?紛争に巻き込まれた場合の防衛コストを削減するためには、日頃どのような準備をすればよいでしょうか?
 今回のセミナーでは、米国特許を戦略的かつ対費用効果的に活用するために必要な知識と情報、そして日本企業の強みを活かした権利行使戦略の例を紹介します。また、予期せぬ紛争に巻き込まれた場合の対処法、低コストで紛争を解決するための留意点を紹介します。さらに、紛争解決の際に日本企業が陥りやすい過ちとその対処法についても紹介します。
 講師としてオーシャ・リャン法律事務所のホッペンフェルド先生と渡辺裕一先生をお迎えします。講師は英語と日本語で説明し、英語の説明に関しては、弊所の龍華が日本語で解説致します。

(講師紹介)
ジェームズ・ホッペンフェルド
ホッペンフェルド・シンガー・ライス・サイトウ法律事務所の設立者。米国知財訴訟を専門とする訴訟弁護士で、20年以上の経験を有する。米国大手事務所の元パートナーで、現在はジョージワシントン大学ロースクールの兼任教授も勤めている。

渡辺 裕一
オーシャ・リャン法律事務所所属の米国特許弁護士。米国特許出願、鑑定、訴訟、ライセンス交渉業務を専門とし、多く日本企業の代理を務める。日本語・英語共にネイティブ。

I. Value of patents and IP to US Corporations
 A. Intangible value large part of US market cap
  1. Japan comparison if available
 B. US culture of enforcement (show increase in lawsuits)
  1. Fighting for market share (offense or defense)
  2. Fighting to set an example (market leader)
  3. Fighting for dollars (realize value)
 C. Enforcement works – examples from specific cases
 D. Constraints and solutions: extent of available remedy, litigation costs, disruptions to business, risk management

II. Non-US litigants in U.S.
 A. Past: primarily as defendants
 B. Present: increasing foreign enforcement, especially by large entities
  1. Example: ITC
  2. Case example: Samsung
 C. Future: targeting of, and enforcement by, medium size entities

III. Japanese companies – bending the culture
 A. The opportunity
  1. What Japanese companies have to gain
  2. Why U.S. will be best place to realize opportunities in IP
 B. Japanese IP (growth/strength)
 C. Perception of US companies
 D. Getting the most out of US IP, consistent with Japanese values

IV. U.S. patent litigation: how it works
 A. Portfolio evaluation and IP management
  1. Matching IP to business/strategic objective
 B. Target and forum selection
 C. Timetables and Phasing of the Case
 D. Pleading and motions
 E. Discovery
 F. Pre-trial/Trial
 G. Remedies/Post-trial
 H. Appeal
 I. Settlement

V. Cost and risk management for Japanese litigants
 A. Common mistakes by Japanese litigants
 B. Pre-litigation best practices
  1. Defining (and following) a triage process
  2. Using USPTO proceedings as a defense
 C. During litigation
  1. “Hurricane plan” for litigation
  2. Discovery and e-discovery
  3. Experts
  4. Lawyers/counsel

(一部内容を変更する可能性があります)
講  師: 渡辺 裕一(米国特許弁護士) / オーシャ・リャン法律事務所
ジェームズ・ホッペンフェルド(パートナー・訴訟弁護士) / ホッペンフェルド・シンガー・ライス・サイトウ法律事務所

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