米国特許 継続出願手続きの改正について

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米国特許 継続出願手続きの改正について


2000年7月21日
RYUKA国際特許事務所
大庭健二


1.改正内容:
1) RCE (Request for Continued Examination: 37 C.F.R. §1.114) の新規導入
2) CPA (Continued Prosecution Application: 37 C.F.R. §1.53(d) の廃止

2.改正条項:
35 U.S.C. §132
37 C.F.R. §1.114

3.新たな手続き内容:
1) 費用を支払うことで、出願人の意思で審査を継続させることができる。
2) CPAは廃止し(2000年5月29日以降の出願は不可)、その変わりとしてRCE手続きとなる。CPAは別出願であったがRCEは同一出願内でのさらなる審査。よってRCEの方が次の審査までの期間が短い(早い)(なお、分割出願等37C.F.R. §1.53(b)下での出願は現行とおり)

4.条 件:
1) 95年6月8日以降に出願された実用特許のみ可能
2) 発行費用支払い、放棄、審判請求のうちいずれか最も早いものの前に提出
3) 拒絶を受けた後の場合にはそれに対する応答要求を満たす必要がある(拒絶応答としての補正書や意見書の代わりとして利用することはできない)
4) 局指令あるいは認可通知書の発行以前には提出できない
5) 発明の要旨を変えることはできない。つまり、2000年5月29日以降の出願において、Restriction Requirement等の結果としての非選択クレームについては分割出願 (1.53(b)出願)のみがその対応策となる。

5.CPAとの重複関係:
RCE不可<─┬─>RCE可能            CPA可能<─┬─>CPA不可
│            │
―――――――――――――――     ――     ―――――――――――――――
95-6-8            00-5-29


※1995年6月8日~2000年5月29日に提出された出願は、RCEとCPAの両方が可能となる。

6.主にRCEが利用可能な場面:
1) 認可通知書発行後に新たなIDSを提出したいとき
2) 最終拒絶通知書の応答として、(第1回目拒絶対応時と同様に)実質的にクレーム補正をしたいとき
3) 認可通知書発行後、クレームをもう少し広げたいと思い直した時(発明の主題が変わらないことが条件ですが)

7.コメント:
1) 1995年6月8日~2000年5月29日出願において審査をさらに続行させたい場合、時間が少々かかってもCPAの方が得策です。理由は、特許権利期間調整 (Patent Term Adjustment provisions of the “American Inventors Protection Act, 1999) が適用され、特許庁の遅延があった場合には権利期間が出願後20年よりも延びるからである。
2) 1)とは逆に、それほど長い期間の権利は必要とせず、それよりも早く権利化させたい場合にはRCEが得策といえます。

8.課題:
新たな制度なので具体的に動いてみないとその問題点や使い道は明確にならないかもしれません。例えば、一出願で何回でもRCEが提出できるのか、実際にCPA時と比較してどのくらい審査が早いのか、これからの課題といえます。


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