Festo判決に対する実務上の対応 [1]

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Festo判決に対する実務上の対応 [1]

 - RYUKA国際特許事務所判例研究会 -

目次
1.Festo事件の概要
2.実務上の対応
 (1)クレーム
  (a)権利範囲の広いクレームについて
  (b)権利範囲を限定したクレームについて
 (2)補正
  (a)補正したクレームへの影響
  (b)他のクレームへの影響
  (c)機能+手段クレームの補正
  (d)クレームの差し替え補正
 (3)意見書
 (4)特許調査と明細書の記載
 (5)複数の出願を行うことについて
 (6)PCT出願
  (a)出願時の留意点
  (b)国際段階での留意点
  (c)国内移行時の留意点
3.まとめ

 Festo事件[2]のCAFC大法廷(in banc)による判決が、2000年11月29日付けで出された。この事件の詳細については、弊所のホームページ(http://www.ryuka.com/Festo2.html)等に、すでに多く紹介されている。そこで本稿では、CAFC大法廷で述べられた重要な項目のみを簡単に確認し、その上で本判決に基づく実務上の対応を検討する。


1.Festo事件の概要
 本判決では、下記の内容が示された。
(1) 新規性(特許法第102条)、または進歩性(同第103条)を満たすための補正だけではなく、明細書の記載要件(同112条)など他の法定要件を満たすための補正にも、禁反言[3]が適用される[4]。
(2)拒絶等の応答としてされたものではない、「自発的」な補正に対しても、禁反言が適用される。
(3)クレーム中の禁反言が適用される構成には、均等の範囲は完全に無くなる (“Complete Bar”)。
(4)クレームを補正した理由についての明確な説明が存在しない場合、禁反言適用の推定がされる[5]。この場合にも、クレーム中の補正された構成には均等論は適用されない[6]。

2.実務上の対応

(1)クレーム
(a)権利範囲の広いクレームについて
 クレームを減縮補正することを避けることができれば、禁反言が適用されることを避けることができる。そこで本判決に基づいて、出願時のクレームをある程度狭くすべきという意見がある。しかしこの意見については疑問がある。
 まず侵害の認定は、次の手順で行われる。
イ.クレームの文言上の権利範囲が画定される。
ロ.文言上の侵害の有無が判断される[7]。
ハ.文言上の侵害を認定できない場合に、クレーム中のどの構成の均等を判断するかが特定される。
ニ.その構成に対して、出願履歴中の意見書によって禁反言が構成されるかどうかが判断される。
ホ.その構成に対して、特許性主張のための補正があった場合に、禁反言が働く。
 つまり補正された場合でも、クレームが十分に広ければ文言上の侵害が存在する。そして文言上の侵害が存在する場合には、もはや禁反言は問題とならない[8]。
 例えば、本Festo事件で対象となったStoll特許[9]では、「磁化可能物質でできたスリーブ」[10]との限定をクレームに追加していた。そして、「磁化不能物質でできたスリーブ」が均等の範囲に含まれるか否かが議論された。
 しかしこの補正は、そもそも引例との差異化のためにも記載要件を満足するためにも必要ではなかった[11]。このような限定が加えられていなければ、禁反言または均等の範囲を考慮するまでもなく、文言上の権利範囲の中にイ号の磁化不可能物質製スリーブが含まれていた。
 従ってFesto判決後においても、予測が困難な均等論の適用を期待してクレームを狭く記載するより、そのような狭いクレームにおける均等の範囲を文言上の範囲に含ませるような、広いクレームを記載することが好ましい。出願時及び補正時にできる限り広い権利を記載しておくことにより、イ号を文言上の侵害としてとらえることができるからである。
(b)権利範囲を限定したクレームについて
 本判決によれば、広いクレームを補正により減縮して作成されたクレームの権利範囲は、始めから限定して記載されたクレームの権利範囲よりも更に狭くなる。出願時のクレームのままで特許されれば、禁反言は適用されないからである[12]。
 そこで出願時に、広いクレームから権利範囲を順次狭めた多数のクレームを作成しておくことにより、広いクレームが許可されなかった場合でも、少なくとも形式上は、権利範囲の狭いクレームを実質的に減縮せずに登録させることができる。
 しかし上位概念のクレームを減縮または削除した場合、出願当初に記載されていたクレーム中の一部の権利は放棄されている。この場合、上位概念の権利範囲が減縮されているのであるから、それに従属する他のクレームにも禁反言が働く可能性がある。これを防ぐためにどのような方策が考えられるかを次に検討する。

(2)補正
(a)補正したクレームへの影響
 クレーム中の、特許性を満たすために補正された構成(element)に対して禁反言が働くのであるが、それ以外の構成には均等論が適用され得る[13]。
構成AおよびBを有する[14]クレーム(A+B)の特許性が認められず、補正をする必要がある場合を考える。構成AまたはBの一方を減縮した場合には、その構成に禁反言が形成され、他方の構成には均等の範囲が残される。構成A、Bに構成Cを加えてクレームを(A+B+C)に補正した場合には、構成Cには禁反言が適用されるが、構成A、Bには均等の範囲が残される。
 このように複数の補正方法を考えることができ、かつ、いずれの補正クレームにも利用価値が生じる可能性のある場合がある。このような場合、本判決以降は特に、拒絶されたクレームをいずれかの方法で減縮すると共に、他の補正方法により減縮したクレームを追記しておくことが好ましい。これにより、文言上の権利範囲をより広く確保すると共に、多様な均等の範囲を残すことができるからである。更に、新たな観点から見て起草したクレームを追加することにより、禁反言を適用しにくい権利を請求することもできる。
(b)他のクレームへの影響
 異なるクレームに同一の文言がある場合、これらの構成に異なる解釈を用いることは不合理である[15]。したがって例えば、出願時に広いクレーム1(A+B)と狭いクレーム2(a+B)を記載する(aはAの下位概念)と、クレーム1の補正等によりクレーム2に禁反言が適用される場合がある。
 まず単にクレーム1をキャンセルした場合を考える。この場合、権利範囲(A+B)を断念して権利範囲(a+B)のみを請求したことが明らかであり、両者を比較するとAの範囲が限定されている。補正によって禁反言が働くかどうかは、出願人が特定の発明の範囲を断念したと、出願履歴をみた合理的な第三者が判断するかどうかにある[16]。従って上記の場合は、クレーム2(a+B)に禁反言が適用される可能性が大きい。
クレーム1をa+bに補正する場合にも、権利範囲(A+B)が断念され、最大の権利範囲がクレーム2(a+B)に減縮されたことが明らかである。補正前の最大の権利範囲であるクレーム1(A+B)と、補正後の最大の権利範囲であるクレーム2(a+B)とを比較すると、Aの範囲が限定されている。したがって、クレーム2(a+B)に禁反言が適用される可能性は大きい。
 次にクレーム1をA+b(bはBの下位概念)に補正しクレーム2(a+B)をそのまま維持した場合を考える。クレーム1の構成bには禁反言が働く。クレーム2の構成Bは減縮されていないので禁反言が働かない。問題はクレーム2の構成aである。クレーム1の構成Aは何ら補正されていないので、対応するクレーム2の構成aに禁反言が働かないという考えも聞かれる。しかしながら出願人が請求する権利の範囲は、補正前のクレーム1(A+B)から、補正後のクレーム1(A+b)OR クレーム2(a+B)に減縮されている(OR は集合の和)。従って、クレーム1の構成b、クレーム2の構成aのいずれにも禁反言が働く可能性があるのではないだろうか。出願人が、かかる発明の範囲を断念したと判断することができるからである。
 クレーム1をA+B+Cと補正し、クレーム2(a+B)をそのまま維持した場合を考える。ここで構成Cは、構成A,Bを直接的にも間接的にも限定しない全く新たな構成である。この場合、クレーム1の構成AおよびBについて断念する範囲はないから、クレーム2の構成aおよびBに禁反言が働かないと考えることもできる。しかしながら出願人が請求する権利の範囲は、補正前のクレーム1(A+B)から、補正後のクレーム1(A+B+C)OR クレーム2(a+B)に減縮されている(OR は集合の和)。従って、前段落の場合と同様に、クレーム1の構成C、クレーム2の構成aのいずれにも禁反言が働く可能性があるのではないだろうか。
 実務上は、有利な解釈を得られる可能性が過去の判例により明確に否定されていない限り、明細書中に多様な可能性を残しておくことが好ましい。したがって、上位の請求項が拒絶された場合、事案によっては、単に上位の請求項をキャンセル等するのではなく、下位の請求項と対比しにくい新たな構成を上位の請求項に加え、下位の請求項を独立形式に書き換えておくのも一案である。これにより、下位の請求項に均等の範囲を主張できる「可能性」を残すことができるからである。
(c)機能+手段クレームの補正
 機能+手段により特定したクレーム構成[17]は、対応する構造により記載したクレームとは異なる権利範囲を有する[1]8。そこで、構造によってクレームを記載することができる場合には、構造により特定したクレーム群とその構造が持つ機能により特定したクレーム群を併記する場合がある。この場合において、機能クレームを補正するときには注意が必要となる。
機能クレームを構造クレームの文言と同一に補正した場合を考える。機能+手段クレームの権利範囲は、明細書に記載された対応する全ての構造、およびその均等物[19]を含むと解釈される(112条第6段)。一方で構造を明記した構成は、文言上はその構造の均等物を包含しない。このため、機能クレームをその対応構造物の1つに補正すると、クレームの文言上の権利範囲が狭まる。このためFesto判決では、この補正された構成には禁反言の原則が働くとしている。
 この場合に、補正をしていない他の構造クレームにも、禁反言が働く可能性が生じる。複数のクレームに同一の文言がある場合には、均等の範囲も同一であり、禁反言もそれらに同様に適用されるからである[20]。機能クレームと構造クレームとを併記した場合において、機能クレームを対応する構造に補正する場合には、この点に留意する必要がある。
 (d)クレームの差し替え補正
 本Festo事件の対象特許クレームは、クレームの差し替えにより補正されていた。このため本判決以降、クレームの差し替え補正を行うべきでないとの意見があるが疑問がある。権利範囲が減縮されたか否かは、補正前のクレームと補正後のクレームとを対比して判断すべきであり、補正の方式で判断すべきでは無いからである。ただし本判決以降、補正する構成は最小限にとどめるべきであり、他の構成を「ついでに」補正すべきではない。特にクレームを差し替え補正する場合には、形式的な理由等により必要最小限以上の補正をしがちである。しかし本判決以降は、どのような補正であっても、権利範囲を減縮解釈するための理由として利用されやすい。したがって、補正する構成は最小限に留めるべきであろう。

(3)意見書
 意見書において、特許の法定要件を得るためのいかなる意見を記載した場合も、本Festo判決によって禁反言を構成する。
 そこで例えば、審査官の拒絶が不当であるときは、意見書においてクレームの構成に具体的には言及せずに拒絶理由が明らかに不当であるとの指摘をするのみにとどめることが望ましい。例えば、審査官が二重・三重のあとづけ(hindsight)によって拒絶理由を構成しており、かつ、出願人がクレームを書き直すことによっていかなる特徴をも明らかに断念してはいない場合には禁反言は働かない[21]。
 さらに、補正書および・または意見書を提出するときに、当該補正や意見が特許性主張のためにするのではない場合には、その旨を意見書に明記することが好ましい[22]。ただし意見書に、「特許性を主張するための補正または意見ではない」と明記すれば、禁反言が適用されないということではない。禁反言の適否は審査履歴を読んだ合理的な当業者が「出願人がその補正や意見によって発明の主題を断念した」と考えるか否かによって判断されるからである[23]。
 また出願人自身の事情、例えば「製品の仕様を変更した」ことを理由に権利範囲を変更した場合には、禁反言は適用されない可能性がある。かかる補正は、特許性を満たすための補正でないからである。このような場合には、補正の理由を意見書中に明記すると共に、後の訴訟に備えて、上記の事情を証明することのできる証拠資料を用意しておくことが大切であろう。
ただし、意見書中に上記の理由を記載した場合であっても、権利範囲を「単に減縮」した場合には、禁反言が適用される可能性があるのではないだろうか。なぜならば、「製品の仕様を変更」することのみによっては、必ずしも権利範囲を「単に減縮」する必要はないはずであり、意見書における主張は、補正の理由としては不十分であると判断され得るからである。

(4)特許調査と明細書の記載
 審査により新たな先行技術が発見された場合には、権利範囲を減縮する必要が生じる。予め先行技術が分かっていれば適切な範囲のクレームを記載することができるので、出願後に権利範囲を減縮する事を避けることができる。そこで本判決後は、特許調査を行い先行技術の内容を把握した上でクレームを起草することが、一層大切である[24]。
 さらに本判決によれば、特許明細書の記載要件を満たすために補正を行った場合でも、「特許性を満たすための補正」であるとして禁反言が働く。このため本判決以後は、記載要件(特許法第112条)、特に実施可能性要件(同条第1段)およびクレームの明確化の要件(同条第2段)を満たす明細書を作成して出願することがさらに重要になった。
 特に、出願時に広いクレームから権利範囲を順次狭めた多数のクレームを作成する場合には、それぞれのクレームが特定する発明を実施することができるように明細書に記載しておく必要がある(同条第1段)。

(5)複数の出願を行うことについて
 まず、拒絶理由通知に対応する代わりに狭いクレームを継続出願とした場合であっても、禁反言を逃れることはできない[25]。出願人が広い権利範囲を取得することを断念したことが明らかだからである。継続出願に代えて一部継続出願とした場合も同様である[26]。
 一方で類似する複数の出願を行った場合でも、禁反言が適用されたクレームと同一の文言が他の出願のクレームに含まれていなければ禁反言は働かない [27]。 さらには、拒絶理由を受けたときに狭いクレームに補正して特許を得た場合であっても、拒絶理由に反論するために広いクレームで継続出願をした場合には、その継続出願を最終的に放棄しない限り、当該広いクレームの主題を断念したとはみなされない[28]。広い権利範囲は放棄されていないからである。
 したがって重要な出願においては、拒絶に対して容易に承服せずに、拒絶されたクレームを分割出願して審判請求(appeal)によって争うことが有効であろう。
では、広いクレームと狭いクレームとを予め個別に出願しておくことにより、広いクレームを減縮補正した場合に、別出願に記載された狭いクレームの均等の範囲が制限されることを避けることができるだろうか?
 広いクレームの特許出願は、拒絶理由が通知される事を覚悟の上で、できるだけ広い文言上の権利範囲を確保することを目的とする。一方、狭いクレームの特許出願は、拒絶を受けることなく特許されることを目的とする。
 上述のように、補正によって禁反言が働くかどうかは出願履歴をみた合理的な第三者が、出願人が特定の発明の範囲を断念したと判断するかどうかにある。このため、一方の出願のクレームが他方の出願のクレームの上位概念として記載されている場合には、一方の出願の補正等が他方のクレームへの禁反言を構成する可能性が大きいだろう。したがって、複数の出願に分けておくこと自体は、禁反言を避けるために必ずしも有効では無いと考える。
 むしろ同一の出願中であっても、上位概念およびその下位概念のクレーム以外に、他の観点から見た、異なる文言で記載したクレームを用意しておくことが好ましい。これにより、他の観点から見たクレームに禁反言が適用されることを避け得るからである。

(6)PCT出願
 (a)出願時の留意点
  PCT経由で米国に出願することには不利益な面もある[29]。しかしながら、手続負担の軽減等の理由により、 実務上はPCT出願で米国を指定する場合もある。
 PCT出願にあっては、多数従属項[30]に従属する多数従属項が記載されている場合がある。[31] 多数従属項に更に従属した多数従属項を認めるかどうかは、各国の自由である(PCT規則6.4)が、米国はこれを認めていない(特許法112条第5段)。このため米国の国内段階では、拒絶理由が通知される。この場合に、補正によって従属関係を削減すると、発明の範囲が断念されたことになるので禁反言が働いてしまう。
 従って、PCT出願で指定国に米国を含む場合には、多数従属項に従属する多数従属項を記載すべきでない。国際出願時に、既に多数従属項に従属する多数従属項が記載されている場合には、米国の国内段階においてこれを複数の従属項に分解する補正をすることにより、禁反言が働くことを避けることができる。
 (b)国際段階での留意点
 PCT出願には国際段階において補正をする機会が与えられている(PCT19条、34条)。国際段階で行われた補正も、米国特許における禁反言適用の対象となる。従って国際段階での補正においても、米国へ移行した後における禁反言の適用を考慮して、上記(3)で述べた対応を採ることが好ましい。
 (c)国内移行時の留意点
 米国への国内移行時には、米国の特許要件に照らして、国際段階で行った補正が適切であったかどうかを再度検討することが好ましい。米国の特許要件に鑑みて適切でない補正がある場合には、米国特許庁へ国際段階の補正を提出せずに[32]、国内段階で適切な範囲を予備補正(米国特許規則1.121)として提出すべきであろう。

3.まとめ
 本稿において、本Festo判決の実務における影響を検討した。 その検討事項のほとんどは本判決以前にも「望ましい」実務家として要求されていたことで、本判決によってそれらの重要性が改めて確認された。
 私達特許関係者は、より広く強い特許権の取得のために細心の注意を払う必要がある。本稿がその一助となれば幸いである。
 本稿では権利取得前に出願人が実務上留意すべき事項を検討した。権利を行使する者及び権利行使を受ける者にとっても留意すべき点が多い。これらについては、別に機会を設けて論じたい。
 なお、本Festo事件は最高裁判所に上告される可能性があるので、判決が変更される可能性も残されている。
 最後に、判例研究会の結果を論文として雑誌「パテント」に投稿することを提案し、助言いただたいた当事務所所長の龍華明裕弁理士に感謝する。

以上

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[1].当事務所の判例研究会は、有志によって構成され、国内外の重要判例に基づいて実務上の対応を中心に議論する会である。本Festo判決の研究会の構成員は、飯山和俊(弁理士)、石橋明日香、大庭健二、佐田美香、佐藤睦、曽偉航、野本可奈(弁理士)(50音順)である。本原稿の草稿は、飯山が担当した。
[2].Festo Corporation v. Shoketsu Kinzoku Kogyo K.K. Lid. & SMC Corp. and SMC Pneumatics, Inc.
[3].審査歴禁反言、Prosecution History Estoppel
[4].Warner-Jenkinson v. Hilton Davis Chem. Co.,において、「特許性」を満たすための補正に禁反言が適用されるとされた。この「特許性」には、明細書の記載要件(特許法第112条)が含まれるか否かが問題となった。
[5].Warner-Jenkinson v. Hilton Davis Chem. Co.
[6].ここに挙げた以外に、均等論とオールエレメントルールとの関係も争点であったが、今回の判決では判断されなかった。
[7].全ての構成要素を被疑製品が有している場合に、侵害が認定される(all element rule)。被擬製品は、クレームに記載された全ての限定(all limitation)も備えている必要がある(Ethicon Endo-Surgery, Inc. v. United States Surgical Corp., 149 F.3d 1309, 47 USPQ2d 1272 (Fed. Cir. 1998))
[8].Fromson v. Advance Offset, Plate, Inc., 720 F.2d 1565, 219 UPSQ 1137 (Fed. Cir. 1983), later appeal, 755 F.2d 1549, 225 USPQ 26(Fed. Cir. 1985)
[9].USP4,354,125
[10].a sleeve made of a magnetisable material
[11].地裁もこの補正は「不可思議だ」(mystery)と言っている。
[12].Wight Medical Technology, Inc. v. Ostonics Corp., 122 F.3d 1440, 43 USPQ2d 1837 (Fed. Cir. 1997)
[13]. Insta-Foam Products Inc. v. Universal Foam Systems Inc. 15USPQ2d 1295 (Fed. Cir. 1990)
[14]. 「Aと、Bと」というクレーム表現がされているかどうかは問題ではない。クレームの対象に含まれている全ての要素が構成(element)でる。
[15].American Permahedge, Inc. v. Barcona, Inc., 105 F.3d 1441, 41 USPQ2d 1614 (Fed. Cir. 1997)
[16].Insituform Technologies, Inc., v. Cat Contracting, Inc., 99 F.3d 1098, 40 USPQ2d 1602 (Fed. Cir. 1996), cert. denied, 17 S. Ct. 1555 (1997)
[17].いわゆる”means+function” or “step+function”
[18]. In re Donaldson Company, Inc., 16 F.3d 1189, 29 USPQ2d 1845 (Fed. Cir. 1994)(in banc)等
[19].法律(112条第6段)により定められている権利範囲であって、均等論における均等な構造とは異なる。
[20].American Permahedge, Inc. v. Barcona, Inc., 105 F.3d 1441, 41 USPQ2d 1614 (Fed. Cir. 1997)
[21]. Great Northern Corp. v. Davis Core & Pad Co., Inc., 782 F.2d 159, 228 USPQ 356 (Fed Cir. 1986)
[22]. 「特許性主張のためではない」(not related to patentability)、「範囲を狭めるものではない」(not to narrow the scope)、「単に用語を明確にするため」(just to clarify terms)、「単に形式を整えるため」(just to put in better form)等を意見書に明記することが考えられる。
[23].Insituform Technologies, Inc., v. Cat Contracting, Inc., Id
[24].特許調査で発見された、クレームと関連する文献は、米国特許庁に提出する必要があるので留意を要する。
[25].Desper Products, Inc. v. QSound Labs, Inc., 157 F.3d 1325, 48 USPQ2d 1088 (Fed. Cir. 1998)
[26].Jonsson v. Stanley Works, 903 F.2d 812, 14 USPQ2d 1863 (Fed. Cir. 1990)
[27].Al-Site Corp. v. VSI International, Inc., 174 F.3d 1308, 50 USPQ2d 1161 (Fed. Cir. 1997)
[28].In re Clement, 131 F.3d 1464, 45 USPQ2d 1161 (Fed. Cir. 1997)
[29].米国を指定したPCT出願が特許法102条e項における他の出願の先行技術としての効果を有する基準となる日付は、国際出願日ではなく、米国への国内処理基準時である(102条e項後段)。PCT出願に基づいて米国へ継続出願した場合でも、この継続出願が同項の先行技術としての効果を有する基準日は、国際出願日ではなく継続出願の日とするのが米国特許庁の見解である(MPEP1896, 7th edition, 1st revision)。「電子商取引発明の特許適格性(知財管理99年8月、龍華明裕他)」参照。
[30].multiple dependent claim
[31].原則として、国際出願においては多数従属項は他の多数従属項の基礎として用いてはならない(PCT規則6.4)。しかし、国際調査機関としての日本特許庁は上記形式で記載された請求項の国際調査を行うし、日本の国内段階においては不利益がない(同規則)。
[32].国際段階の補正書を所定の期間内に提出しなければ、その補正をキャンセルしたとみなされる(米国特許法371条d項)。


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