アメリカ特許規則改正の概要

米国特許情報


 リストへ戻る

アメリカ特許規則改正の概要

最終規則公表日:2007年8月21日
規則改正施行日:2007年11月1日

Ⅰ.継続出願とRCEの回数制限(今回の改正で初めて導入された重要改正点)
・一つの出願ファミリーの中に、出願人の権利として得られるのは以下のみ
(ア)   初期出願(原 or 分割)×1
(イ)   継続出願(①または②)×2
(ウ)   RCE×1


・ただし、仮出願は対象外。また、分割出願は新たな、別個の初期出願として扱われる

・上記の数を超える継続出願を望む場合、上申書(※)を提出しそれが承認されなければならない。(例外:1.78 (d)(1)(iv), (v))
  ※上申書の内容の例 ―― 過去になされていない補正、反論、証拠等を考慮
    してもらうため。何故、以前に提出しなかったかの理由を述べる。
  ※上申書提出の理由に含まれない場合:
        ・IDSの提出(IDS手続きについては別途改正の予定)
        ・一部クレーム認可時に他のクレームで継続
        ・その他300件のコメントに対する回答も参照

・出願人は、限定要求の提案(Suggested Requirement of Restriction: SRR)が可能。

・新規則適用対象出願と例外規定
    (1)2007年11月1日以降の出願(及びPCTのUS移行)とRCE
        →11/1までは現行規則に基づき何回でも継続やRCEが可能。
    (2)2007年8月21日以前の出願(及びPCTのUS移行)は、2007年
        11月1日以降に“もう一回 (one more)”だけ継続出願が可能。
        ※但し、8/21 – 11/1の間に継続出願がされていないことが条件。
        ※なお、RCEにはこのような例外規定はない。

Ⅱ.簡易継続出願 (Streamline Continuation Application) の導入

・出願人の申請で、新規の継続出願ではなく、中間処理中の出願として扱われる
・親出願は放棄する必要あり
・審査される順番が早い
  →RCEをしたがまだ継続は1回以下のときに、RCEの代替として有効
Ⅲ.クレーム数の制限-5/25ルール
独立5つまで、全体で25個まで → 5/25ル-ル


・一つの出願だけではなく、権利者が共通(commonly owned)で特許的区別ができない(patentably indistinct)他の継続中の出願のクレームも合わせた合計数が制限される。
  →自明型二重特許となる関係の出願の合計。
・11/1までに第1回目の拒絶 (1st Office Action) を受けていない全出願が対象。
・5/25ルール違反の通知を受けた後の対応
(1)SRR(Suggested Restriction Requirement)限定要求案
  ※但し11/1以前にFAOM未発行出願のみ
(2)ESD(Examination Support Document)審査支援書
(3)クレームキャンセル



・ESDに必要な内容
   [1]先行技術調査の方法と結果
   [2]クレームと類似する引例のリストアップ
   [3]各引例におけるクレーム限定要件の特定
   [4]特許性の説明
   [5]明細書でのサポート箇所の指摘
   ※ESDの提出は、コストと禁反言の両問題をはらんでいる(see E&A memo)

・5/25ルールが適用される出願
   1.2007年11月1日以降の出願(PCTのUS移行)
   2.2007年11月1日までに最初の拒絶理由が発行されていない出願

Ⅳ.「共同所有の関連出願」の情報提供義務
「共同所有の関連出願」の定義:
   [1]互いの出願日あるいは優先日が2ヶ月以内 (within two month)
     (外国優先権主張日、仮出願日を含む)
   [2]少なくとも一人の共通発明者 (at least one inventor in common)
   [3]共同所有 (owned by the same person)
上記を満足する出願または特許の番号を、係属中の各出願にて情報提供する義務

・情報提供期限:出願日から4ヶ月、願番通知書から2ヶ月のいずれか遅い方。なお、現在係属中の案件の期限は、上記のいずれか、あるいは2008年2月1日まで。

・以下の条件を満たす場合、少なくとも一つのクレームは特許的に区別されない
 (not patentably distinct)と推定される(反駁可能)
   →いったんは5/25クレームルールが適用される

   [1]出願日(あるいは優先権主張日)が同日
   [2]共通発明者がいる
   [3]所有者が共通
   [4]ほぼ重複する記載を有している

上記の4点を満たす場合、次の両方を提出しなければならない。
(a)ターミナルディスクレーマ
(b)特許的区別可能 (patentably distinct) であると主張する反論陳述書

・提出を怠った場合:特に罰則規定はない。実際上、次回審査で発覚した場合は最終(Final)とされるほか、衡平法上の問題となる(IDS義務違反と同じ)

Ⅴ.CIP出願時のクレームの優先権特定義務
・クレーム毎に、優先権出願にサポートされていることを特定する義務。


-龍華国際特許事務所からの対策案・コメント-
Ⅰ.今、11月1日までにしておくことはあるか?

   
→理由:11/1までに初回拒絶理由通知書が出れば5/25ルールは適用されない。
Q1 - 11/1までに継続出願するべきか?

A1 - 急く必要はない。すぐに継続出願するべき他の理由がなければ、慎重に検討すべき。
理由:今継続すると、11月1日後に“もう1回”の恩恵は得られない。また、この例外措置は「一つの出願ファミリー」で1回のみである。従って、どのタイミングで、どの案件でこれを使うか、を慎重に検討すべき。

Q2 - 11/1までにRCEをすべきか?

A2-1 最終OAを受け、ファミリー出願内で過去に1度でもRCEがされている案件の場合:
 →すぐにRCEするかどうかを決定し、するなら11/1までにすべき。
理由:11/1以降はもうできない。

A2-2 最終OAを受け、過去にファミリー内で1度もRCEしていない案件の場合:
 →RCEするかどうか、するとしたらいつか、どの案件でするか、慎重に検討するべき
理由:11/1の前でも後でも、権利としてできるのは1回のみ。急ぐ必要はない →理由:11/1までに初回拒絶理由通知書が出れば5/25ルールは適用されない。

Q3 - Restriction / Electionを受けてまだ応答していない案件はどうするか?

A3 もしあれば、すぐ応答すべき。
→理由:11/1までに初回拒絶理由通知書が出れば5/25ルールは適用されない。



Ⅱ.弊所が提案する対策・戦略

-継続・RCE回数制限に対し-
(1)米国の審査を遅らせる
  (理 由)OAの回数を少なくするため、対応国の審査結果を反映させる
  (方 法)
    →PCT経由の出願にする
    →米国仮出願を利用する(特に米国で生まれた発明の場合)

(2)対応国の審査を促進する
  (理 由)より多くの先行技術を机上に乗せる
  (方 法)
    [1]韓国:出願時に審査請求(9ヵ月後にOAが期待できる)
    [2]日本:早期審査(3ヵ月後にOAが期待できる)
    [3]EP:各国よりEPとし、ESRを期待
       (GB、DEの場合は別途検討要)
    [4]中国:日本登録査定後にそれを伴って審査請求(参照される)

(3)予備補正
  各国の審査状況を考慮し、適正クレームで初回審査に臨む
(4)各出願毎の基本戦略を策定しておく
  (P型)できるだけ長く係属させる(他社侵害を取り込む)
  (V型)5/25以上のクレームが必要(多角的権利が必要な製品)
  (W型)対応国の審査結果が出揃うまで待つ
  (N型)上記したような特段の位置づけがない(継続2回あれば十分)


-5/25ルールに対し-
(5)同一日本出願を優先権主張して複数の米国出願(patentably distinct)
(6)日本出願時、PCT出願時からこのルールに則ったクレームをドラフト
(7)あえてdistinctなクレームで出願した上でSRR

-関連出願提出義務等に対して- (8)日本出願日をずらす(記載がほぼ重複していない場合)
(9)重複部がある場合、同日に日本出願し(EPのself collision対策)、indistinctクレームを入れ込まない(各々に互いにdistinceクレームのみとする)例)カテゴリーを変える。
(10)プログラムソフトを作る
   -主要DBとは異なるものを作る。再改正の可能性有り
   機能
     ・関連発明の検索(日付、発明者)
     ・別紙にプリント
     ・米国現地代理人への指示書プリント
     ・IDSの再確認
     ・柔軟な対応ができる余地を残す
(11)国内事務所の一本化(可能であれば)
  →ポートフォリオ、DB作成、維持管理を委託

Ⅲ.弊所ではお客様サービスの一環として、以下の情報の提供をいたします。

(1)顧客ごとに上記プログラムを作成
(2)関連出願」情報の現地代理人への提供と提出指示
ただし、
  (a)2001年1月1日以前に出願された情報、および
  (b)2006年1月1日以降の優先権主張日を有する出願の情報
はお客様から弊所へのご提供をお願いいたします。

なお、もしご要望がございましたら、費用につきまして別途ご相談させていただいた上で、下記のサービスも提供いたします。

  ①お客様が直接あるいは-弊所以外の国内事務所経由で米国出願された案件について、上記の各情報
  ②各出願における対処策のご提案

Ⅳ.最後に
ご意見、ご質問がございましたらご遠慮なくご連絡ください。

 リストへ戻る

 PageTop