|
|
＜米国商標制度の特徴（使用主義）＞
米国商標制度の最大の特徴は「使用主義」です。日
本の商標法は商標が登録されることで権利（商標権）
が発生する「登録主義」を採用しており、米国の商標
制度は日本の商標制度とは多くの点で異なっています。
「使用主義」を採用している米国では、実際に商標
が使用されることで権利が発生します。つまり、米国
では商標を登録するだけでは必ずしもその商標を独占
的に使用する権利を確保できないのです。
では、米国で商標を登録する（連邦法による登録制
度を利用する）メリットは何でしょうか。主として、
以下のメリットが挙げられ、裁判で争った場合などに
登録されていない商標に比して有利になります。
● 指定商品/役務に係る商標を米国の一地域でしか
使用していなくても、当該商標を出願日から米国全
土において使用していたものと擬制されます。
● 登録により、当該登録商標の所有権の主張を米国
全土に対してしたものと擬制されます。その後に第
三者が当該商標を使用すると、当該商標を知ってい
たものとみなされます。
● 模倣品（侵害品）の輸入を水際で差止めるべく、
税関に救済措置を申請できます。
● Rマーク（正式な連邦商標登録を証明するマーク）
を付すことができます。連邦商標登録をするほど重
視している商標であることをアピールできます。
● 商標登録後継続して５年間使用し、その後に「使
用宣誓書」を提出すると「不可争性」を獲得でき、
当該商標権の有効性について争えなくなります。
通常は、未登録先使用の商標があった場合に、そ
の商標の使用者と“争い”になると、未登録先使用
の商標の使用者に“負けて”しまいます。
しかし、「不可争性」を獲得した場合は、未登録先
使用の商標の存在を理由として商標が取り消される
ことはありません。この場合の未登録先使用の商標
の使用者は、その商標を使用している地域で抗弁が
可能となるのみです。
また、商標権侵害訴訟で被告側は商標登録の無効
を原則として主張できなくなります。
＜登録できる商標＞
■ 原則として、出願人（自己）の商品を他人の商品
から識別することを可能にする商標（語、名称、記
号若しくは図形又はその結合など）は登録すること
ができます。
■ サービスマーク（役務）も登録できます。
■ 自己の商品/役務を他人の商品/役務から識別でき
れば、日本では登録できない商標の登録も認められ
ます。
例えば、色彩、トレードドレス（ex.商品のパッケ
ージデザイン、店舗の内外装）、音響、におい、スロ
ーガン、光なども商標として登録され得ます。
＜登録できない商標＞
主として以下に該当する商標は、原則として登録で
きません。
● 不道徳的、欺瞞的若しくは中傷的な事項、又はあ
る者（生死を問わない）、団体、信仰若しくは国民的
な象徴を軽蔑し、若しくはそれらとの関係を偽って
示唆し、又はそれらを侮辱し若しくはそれらの評判
を落とすおそれのある事項を含む商標
● 生存中の特定の個人を示す名称を含む商標（当該
生存者から承諾を得ている場合を除く）
● 特許商標庁に登録されている商標又は他人によっ
て合衆国において以前に使用され、かつ、放棄され
ていない商標又は商号と著しく類似している商標で
あって、出願人の商品に付して又は関連して使用さ
れるときは、混同、誤認若しくは欺瞞するおそれの
あるものを含む商標
● 出願人の商品に付して又は関連して使用される場
合に、それらの商品を単に記述するか又は欺瞞的に
記述する商標
● 出願人の商品に付して又は関連して使用される場
合に、主として地理的にこれらの商品を記述する商
標
● 出願人の商品に付して又は関連して使用される場
合に、主として地理的にこれらの商品を欺瞞的に記
述する商標
● 主として氏姓であるに過ぎない商標
● 全体として機能的である事項を含む商標
＜出願～登録、更新まで＞
出願
■ 「出願の基礎」を以下の４つから特定する必要が
あります。
①米国での実際の使用に基づく出願
②使用の意思に基づく出願
③本国登録に基づく出願
④本国出願に基づくパリ優先権主張をした出願
■ 「出願の基礎」は複数選択することができます。
複数の基礎を選択しておくことで、出願後にある基
礎が有効でないと判断された場合でも、他の基礎を
利用することができます。
「出願の基礎」を後に追加することもできますが、
費用がかかるため、該当すると思われる基礎が複数
ある場合は、はじめから複数の基礎を選択しておく
ことをおすすめします。
■ ①米国での実際の使用に基づく出願
既に米国で使用を開始している場合に選択できま
す。
ただし、商標をWebページで広告として使用して
いたとしても、例えば実際に当該商標を付した商品
を出荷した実績がない場合には、その商品について
「米国での実際の使用に基づく出願」はできません。
商品についての商標の使用とは、商品に商標を直
接付すか商品との関連において商標を使用すること
であり、広告的な使用は商品についての商標の使用
とならないためです。
一方、サービスマーク（役務）は広告的に使用さ
れた場合でも商標の使用とされます。
商標の使用開始日（日本を含めた世界で初めてそ
の商標を使用した日）や米国の州際又は国際取引に
おける使用開始日の情報や使用見本などが必要とな
ります。
■ ②使用の意思に基づく出願
まだ米国で使用していないが、商標を取引におい
て使用しようとする誠実な意図を有している場合に
選択できます。
■ ③本国登録に基づく出願
例えば日本で商標登録されている場合に選択でき
ます。
登録前に米国で使用されていたことは要求されま
せんが、誠実に使用する意図を出願書類に記述しな
ければなりません。
本国登録の国、登録番号や登録日の情報、本国登
録証の写し、その訳などを提出する必要があります。
■ ④本国出願に基づくパリ優先権主張をした出願
本国（日本）での商標登録出願日から６ヶ月以内
であれば選択できます。
ただし、商標を取引において使用しようとする誠
実な意図を有していることが必要です。
基礎出願国、出願番号、出願日などの情報が必要
となります。
なお、その後に本国（日本）での商標が登録され
れば、通常は本国登録に基づく出願とされます。
■ 標準文字として商標権を取ると、例えば書体や色
を変更した商標についても権利が及ぶメリットがあ
ります。
したがって、欧文字の商標を米国に出願する場合
には、書体や色などについて権利を主張したい特別
な理由がなければ、標準文字として出願すると有利
なことが多いです。
なお、漢字や平仮名、片仮名が混じっている商標
は、標準文字とすることができません。
■ 指定商品/役務の記載
指定商品/役務を具体的に記載することが求めら
れます。
例えば、日本では出願する商標を帽子にしか使用
するつもりがない場合でも、指定商品を「第２５類
被服」とする記載が認められます。この「第２５
類 被服」には、帽子だけではなく、ジャケット、
ズボン、スカート、マント、寝巻き、下着、水泳着、
帯、エプロン、ネクタイ、マフラー、帽子etc が
含まれています。
米国では、指定商品を個別具体的に記載しなけれ
ばならないので、日本の商標登録出願の指定商品の
記載をそのまま利用して米国に商標登録出願をする
と、多くの場合、審査官から拒絶されてしまいます。
したがって、米国で帽子について商標を使用し、
商標権を取得したい場合には、例えば、「Hats」、
「Caps [headwear]」のように記載します。
審査
■ すべての登録要件について実体審査がされます。
■ 登録要件を満たさない場合（拒絶理由がある場合）
には、拒絶理由通知が発せられ、出願人は拒絶理由
通知の送付日から６ヶ月以内に意見書や補正書で応
答・反論することができます。
また、権利不要求（ディスクレーム）や同意書の
制度を利用して、拒絶理由を解消できる場合があり
ます。
■ 出願から最初の通知がされるまでの期間は、平均
して３ヶ月とかなり早く（短く）なっています。
■ 拒絶理由通知への応答・反論によっても拒絶理由
が解消しない場合には、拒絶査定（ファイナルアク
ション）が発行されます。
■ 拒絶理由がない場合、または、拒絶理由が解消し
た場合は、出願内容が公告（公開）されます。
異議申立
■ 出願公告後30日以内に、その商標の登録によっ
て損害を受けると考える者は何人も異議申立をする
ことができます。
■ いわゆる「権利付与前異議制度」が採用されてい
ます。なお、日本は「権利付与後異議制度」です。
登録
■ 「出願公告」がされた後に異議申立がされない場
合や、異議申立がされた場合でもその申立が取り下
げられたり、異議申立が不成立の場合は、商標が「登
録」されます。
ただし、この場合、「使用の意思に基づく出願」に
対しては、「登録許可通知」が発行され、６ヶ月以内
に「使用宣誓書」及び「使用証拠」を提出すること
で「登録」が認められます。
■ 商標権の存続期間は、登録日から10年間です。
■ 商標登録後５～６年の間に「使用宣誓書」と「使
用証拠」を提出する必要があります。これには、登
録されても使用されない商標を整理する目的があり
ます。
更新
■ 商標の登録は、10年ごとに何度でも更新すること
ができます。
■ 更新の際にも「使用宣誓書」と「使用証拠」を提
出しなければなりません。
＜取消しになる不使用の期間＞
■ 商標の使用が、使用を再開しない意図をもって途
絶したときは、商標は「放棄された」ものとみなさ
れます。
この「再開しない意図」は、状況から判断されま
す。
■ 連続して３年間の使用していない商標は、放棄さ
れたとの一応の推定がされます。
■ 商標を「使用」しているというためには、通常の
商行為の過程において商標を誠実に使用している必
要があります。単に商標の権利を留保するために行
われるものは「使用」と認められません。
＜費用＞
■ 米国特許商標庁（USPTO）へ納める出願費用は以下の通りです（2011年８月現在）。
| ●電子出願（TEA）（指定商品/役務を自由に表現する場合）は、 | |
| 325US＄（区分毎） | |
| ●電子出願（TEAS Plus）（米国商標庁の指定商品/役務の表現を使用する場合）は、 | |
| 275 US＄（区分毎） | |
なお、登録費用はかかりません。
■ 米国特許商標庁（USPTO）の費用の他に、日本
及び現地の代理人費用が必要です。
＜国際登録出願（マドリッドプロトコル）で米国を指定する場合の注意点とアドバイス＞
■ 米国はマドリッドプロトコルに加盟しているため、
国際登録出願を利用しての出願もできます。
■ 国際登録出願（マドリッドプロトコル）で米国を
指定した場合には、出願と同時に「標章を使用する
意思の宣言書」（MM18）を提出します。
■ 国際登録出願の願書において、米国は、色彩を含
む商標について、色彩の主張を求めています。
そのため、色彩を含む商標の場合には、願書（MM
２）の第８欄の「色彩に係る主張」に記載する必要
があります。
具体的には、「色彩の主張に係る色彩又はその組合
わせ」や「色彩の標章の主要部分のそれぞれの色彩
の表示」を記載します。
■ 前述したように米国は指定商品/指定役務の記載
をかなり具体的にすることを求めるので、包括表示
でも認められる他の指定国と同じ記載のままにして
しまうと、指定商品/役務が不明確であるとして拒絶
理由通知を受ける可能性が高くなります。
この拒絶理由通知を避けるために、あらかじめ米
国については保護を求める商品/役務を限定するこ
とができます。
■ 国際登録出願によって米国での保護を求めた場合
でも、商標登録後５～６年の間と「更新登録」時に、
「使用宣誓書」を提出する必要があるので注意が必
要です。
■ 国際事務局から米国特許商標庁に通報された日か
ら18ヶ月以内に拒絶理由が通知されなければ、国
際登録日から米国で商標が登録されていたのと同一
の効果が発生します。
ただし、米国では、18ヶ月経過後にも異議申立
による拒絶理由が通知される可能性があるので、注
意が必要です。
■ 国際登録出願を利用せず直接米国に「使用の意思
に基づく出願」をした場合は、登録許可通知が発行
されてから６ヶ月以内に「使用証拠」を提出しなけ
れば商標が登録されません。
一方、国際登録出願を利用した場合には、国際登
録日から５年までは「使用証拠」の提出を留保する
ことができます。つまり、国際登録出願を利用する
ことで、商標の使用の準備期間を長く確保すること
ができます。
■ 国際登録出願の一般的な説明については、こちら
をご覧ください。
【主な参考文献】
・ 特許庁HP
・ 「マドリッド協定議定書（マドリッドプロトコル）に基づく国際商標出願 手続集」特許
庁 国際商標出願室
