명세서등의 보정의 신심사기준
류카 아키히로/아카시 히데야
1. 신심사기준 개정의 개요
종전에는 보정할 수 있는 범위가, 「출원 당초의 명세서등에 명시적으로 기재한 사항」 및 「출원 당초의 명세서등의 기재로부터 직접적이며 동시에 같은 의미로 이끌어낼 수 있는 사항」으로 제한되어 있었습니다.
이러한 보정 제한을 탄력화하는 것을 목적으로 하여 심사기준이 개정되었습니다. 새로운 심사기준은 출원일이 1994년 1월 1일 이후이며 2003년 10월 22일 이후로 심사되는 출원에 적용됩니다.
(1) 보정가능한 범위가, 「출원 당초의 명세서, 특허청구의범위, 또는 도면에 명시적으로 기재한 사항」 및 「출원 당초의 명세서, 특허청구의범위, 또는 도면에 기재한 사항으로부터 자명한 사항」으로 개정되었습니다.
(2) 「출원 당초의 명세서 등의 기재로부터 자명한 사항」이란, 출원 당초의 명세서등에 기재가 없어도, 당업자가 출원시의 기술상식에 비추어 보아 그 의미인 것이 명확하며, 그 사항이 거기에 기재되어 있는 것과 같다고 이해하는 사항을 말합니다. 또한, 당업자가 출원 당초의 명세서 등의 복수의 기재1로부터 자명하다고 이해하는 사항을 포함합니다.*1
(3) 출원 당초의 명세서 등에 기재된 실시 형태뿐만아니라, 발명이 해결하고자 하는 과제 등의 기재 내용을 종합적으로 고찰해서 보정의 적부를 판단하는 것으로 하고 있습니다. 이에 따라, 상위개념화, 하위개념화 등을 수반하는 보정이 일부 가능해지고 있습니다.
2. 심사기준의 개정 내용
2.1 특허청구의범위의 보정
(1) 상위개념화에 의해 출원 당초의 명세서 등에 기재한 사항을 추가하는 보정, 및 하위개념화에 의해 출원 당초의 명세서 등에 기재한 사항 이외의 것으로 되는 보정은 종래와 같이 허용되지 않습니다.
(예) × ① 신규사항의 판단에 관한 사례 6 (첨부 자료 [2])
× ② 신규사항의 판단에 관한 사례 9 (첨부 자료 [2])
× ③ 신규사항의 판단에 관한 사례 10 (첨부 자료 [2])
(2) 청구항의 발명 특정 사항의 일부를 삭제해서 상위개념화하는 보정에 있어서는, 삭제되는 사항이 원래 기술상의 의의를 갖지 않으며, 당해 보정에 의해 새로운 기술상의 의의가 추가되지 않는 것이 명확할 경우(삭제되는 사항이 임의의 부가적 사항인 것이 명세서 등의 기재로부터 자명할 경우도 같음)는 신규사항 추가로 되지 않기 때문에 허용됩니다.
(예) ○ ① 신규사항의 판단에 관한 사례 1 (첨부 자료 [2])
(3) 출원 당초의 명세서 등에 기재한 사항의 범위내이면, 도면에 근거하여 특허청구의범위를 보정할 수 있습니다.
(예) ○ ① 신규사항의 판단에 관한 사례 39 (첨부 자료 [2])
○ ② 신규사항의 판단에 관한 사례 40 (첨부 자료 [2])
2.2 발명이 상세한 설명의 보정
(1) 발명의 효과의 추가
일반적으로, 발명의 효과를 추가하는 보정은 신규사항 추가로 됩니다. 단, 출원 당초의 명세서 등에 발명의 구조나 작용·기능 등이 명시적으로 기재되어 있고, 이 기재로부터 해당 효과가 자명할 경우에는 신규사항 추가로 되지 않습니다.
(예)
○ ① 신규사항의 판단에 관한 사례 21 (첨부 자료 [2]) 판단 기준의 변경
(2) 기타
선행기술 문헌의 내용을 특허청구의범위나 실시형태에 추가하는 보정, 발명의 구체예를 추가하는 보정, 및 출원 당초의 명세서 등에 기재한 사항과 관계없는 사항이나 모순되는 사항을 추가하는 보정은, 종래와 같이 허용되지 않습니다.
2.3 도면의 보정
도면도 출원 당초의 명세서 등에 기재한 사항의 범위내이면 보정할 수 있습니다. 그러나, 보정후의 도면은 일반적으로 출원 당초의 명세서 등에 기재한 사항을 넘는 내용을 포함하는 경우가 많기 때문에 도면의 보정은 신중하게 할 필요가 있습니다.
(예)
○ ① 신규사항의 판단에 관한 사례 44 (첨부 자료 [2]) 판단 기준의 변경
× ② 신규사항의 판단에 관한 사례 46 (첨부 자료 [2]) 판단 기준의 변경
3. 금후의 대응
보정 제한이 완화됩니다만, 개정후에도 여전히 미국과 비교해 엄격한 보정 제한이 가해지고 있으므로, 출원시에는 종래와 같이 명세서 등의 기재를 충분히 검토하도록 하십시오.
거절이유통지 등에 대한 보정시에 있어서는, 필요에 따라 출원 당초의 명세서 등으로부터 자명한 사항의 범위내에서 보정을 행할 수 있습니다. 단, 신규사항 추가는 특허무효의 이유가 되므로, 출원 당초의 명세서 등에 명시적으로 기재한 사항의 범위를 넘는 보정은 최소한으로 억제해야 합니다. 또한, 이러한 보정을 행할 경우에는, 보정에 의해 추가한 사항이 출원 당초의 명세서 등으로부터 자명한 사항인 것을 의견서를 통해 충분히 설명할 필요가 있습니다.
【첨부 자료】
[1] 특허청: 「명세서, 특허청구의범위, 또는 도면의 보정(신규사항)」의 개정심사기준
[2] 특허청: 「명세서, 특허청구의범위, 또는 도면의 보정(신규사항)」에 관한 사례집
[3] 특허청: 「명세서, 특허청구의범위, 또는 도면의 보정(신규사항)」 관련 부분의 개정에 대해서
*1 발명이 해결하고자 하는 과제의 기재와 발명의 구체례의 기재, 명세서의 기재와 도면의 기재 등 |
