<사무소내 판례연구회>

논지 개요
출원 과정에서 특허청구범위의 용어를 수정하는 보정을 실시하였다. 이 보정은 인용 참증과의 차별화를 위한 것이 아니며 따라서 특허성 주장을 위한 보정은 아니라는 사실인정이 되었다. 따라서, 이 보정에 대해 출원과정 금반언은 적용되지 않는다.

실무에 대한 영향
보정을 행하는 경우에는 보정을 행하는 의도와 보정의 대상이 되는 특허청구범위를 명시하여 행하는 것이 중요하다는 것이 재차 확인되었다.

출원 과정중의 보정이 특허성 주장을 위한 것인지 아닌지의 여부가 분명하지 않을 때는 특허성 주장을 위한 것으로 추정하기 때문이다. 특허 출원인이, 그 보정은 특허성 주장을 위한 것이 아님을 입증하지 못하면 그 보정에 대해서는 출원과정 금반언이 적용되는 것이다.

미국 특허 출원의 거절 이유 통지(Office Action)에서는, 독립 청구항뿐만 아니라 종속 청구항에 이르기까지 모든 청구항에 대해 상세하게 거절 이유가 제시된다. 따라서, 거절 이유에 대응할 때에도 출원인은 각 청구항마다 그 청구항으로부터 인정된 발명이 거절 이유에 해당되지 않음을 설명할 필요가 있다.

특히 유의해야 할 사항 가운데 첫번째는, 특허성 주장을 위한 것이 아닌 보정, 예를 들어 기재불비를 회피하기 위한 보정을 한 경우에는 의견서에 그 보정의 의도를 명시하는 것이다. 그 이유는 상술한 대로이다.
두번째는, 불필요한 한정을 포함할 것 같은 보정을 하지 않는 것이다. 이것이 특허성 주장을 위한 것이라면, 출원과정 금반언이 적용되어 보정 전의 범위에까지 균등론을 주장할 수 없게 되기 때문이다.
세번째는, 특허성을 주장하고자 하는 청구항에 언급되지 않은 특징, 예를 들면 하위 청구항의 특징이나 실시예에만 기재되어 있는 하위 개념의 특징을 가지고 해당 청구항의 특허성을 주장하는 의견서의 제출을 피하는 것이다. 이 경우에는 청구항에서 주장되지 않은 특징을 말한다고 하여 심사에서 심사관에게 고려되지 않는 것이 통상이지만, 이것이 간과되어 특허되었을 경우에는 출원과정 금반언의 법리에 의해 청구항의 문언보다 좁게 해석되기 때문이다.