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직무 발명의 대가에 대해서

니찌아화학공업(주) 그리고 아지노모토사의 전종업원의 소송에 의해 직무 발명의 대가에 대해서 큰 관심을 갖는 기술자가 늘어나고 있습니다. 그래서, 직무 발명의 취급과 대가액에 대해서 검토합니다.
직무 발명을 한 종업원은 그 발명에 대해서 특허를 받을 권리를 가집니다만, 사용자인 회사에 특허를 받을 권리를 승계시켰을 때는 상당한 대가의 지불을 받을 권리를 가집니다 (특허법 35조 제 3항).

이 대가를 정할 경우에는 “대가를 결정하기 위한 기준의 책정 시에 사용자인 회사와 종업원의 사이에서 수행되는 협의의 상황, 책정된 당해 기준의 개시 상황, 대가액의 산정에 대해서 수행되는 종업원 등으로부터의 의견 청취의 상황 등을 고려해서 그 정한 바에 의해 대가를 지불하는 것이 불합리라고 인정되는 것이어서는 안된다.”라고 규정되어 있습니다 (동조 제 4항).

직무 발명의 대가를 정하는 경우에 유의해야 할 것으로서,
(1) 발명자로부터 후일 예기하지 않은 대가의 지불을 청구받지 않도록 법적인 방어책을 강구하는 것,
및
(2) 발명을 장려하기 위해서 발명자의 인센티브가 될 수 있는 보상금을 정하는 것
의 두 가지 점을 들 수 있습니다.

(1) 법적인 방어책
직무 발명 규정을 갖는 기업에서는 특허를 받을 권리의 승계에 의해 사용자가 종업원에게 대가(보상금이라고도 불린다)를 지불하는 경우, 일반적으로,
(a) 출원한 시점에서 지불하는 출원 시 보상금,
(b) 특허 출원이 등록된 시점에서 지불하는 등록 시 보상금, 및
(c) 발명의 실시 또는 라이센스 등에 의해 이익이 생긴 경우에 지불하는 실시 시 보장금
으로 나눠서 대가를 지불하는 것이 행해지고 있습니다. 단, (c)의 실시 시 보장금은 산정이 매우 어려워서 채용하지 않는 기업도 많이 있습니다.
일반적인 예에서는 출원 시 보상금 및 등록 시 보상금은 일만엔에서 수만엔 정도의 사이인 것 같습니다만 기업에 따라 꽤 편차가 있습니다. 실시 시 보장금에 대해서는 일찍이 메이커는 자사 제품에 이용된 특허에 대하여 높은 보장금을 지불하는 것이 많았던 것 같습니다만, 최근에는 타사로부터 라이센스 수입이 있는 지 여부를 중시해서 보장금을 지불하는 방향으로 변해오고 있으며, 라이센스 수입에 대한 보장금에 대해서는 상한을 철폐하는 메이커도 나오고 있습니다(자료 [1] 참조). 또한, 그 이외에 우수한 발명을 표창하고 보장금을 주거나 또는 외국 출원 시에 보장금을 주는 등 실적을 중시한 보수 제도를 채용하는 기업이 늘어나고 있습니다.

이와 같이 직무 발명 규정을 갖는 기업에서는 종업원에게 발명의 인센티브를 주고 출원을 장려하기 위해서 보상금의 금액이 실적에 따라서 끌어올려지는 경향에 있습니다. 이러한 경향에는 2003년 4월 22일에 대법원에서 판결이 내려진 올림푸스광학공업 주식회사의 보상금 청구 사건 (이하, 올림푸스 사건이라고 부른다, 자료 [2] 참조.)이 적지 않게 영향을 주고 있다고 생각됩니다. 이하, 올림푸스 사건에서 문제가 된 점을 고찰합니다.

올림푸스사에서는 근무 규칙 등에서 종업원의 직무 발명에 대해서 특허를 받을 권리의 양도를 미리 예약하며 양도의 대가에 대해서도 계산 방법을 미리 정하고 있었습니다. 종업원은 취직 시에 회사와의 사이에서 근무 규칙에 대해서 포괄적인 계약을 체결합니다. 올림푸스 사건은 포괄적인 계약으로 정해진 보상금이 라이센스 수입에 비교해서 부당하게 지나치게 싼 것에 불복하여 전종업원이 회사를 상대로 싸운 것입니다. 올림푸스사는 원고의 직무 발명의 양도 대가로서 근무 규칙 등에 정해진 결정 방법에 따라서 실시 시 보장금 20만엔의 지불 처리를 하고 있었습니다 (실시 시 보장금의 상한은 100만엔).

재판소는 “근무 규칙 등에 의해 직무 발명에 대해서 특허를 받을 권리 등을 사용자 등에게 승계시킨 종업원 등은 당해 근무 규칙 등에 사용자 등이 종업원 등에 대해 지불해야 할 대가에 관한 조항이 있는 경우에 있어서도 이에 따른 대가액이 동조 4항의 규정에 따라서 정해지는 대가액에 충족되지 않을 때는 동조 3항의 규정에 기초하여 그 부족한 액에 상당하는 대가의 지불을 요구할 수 있다”라고 판단했습니다.

판결에 의하면 취업 규칙 등의 포괄적인 계약에 따라 특허를 받을 권리를 회사에 양도한 경우는 특허법 35조의 상당 대가의 청구권이 포기되었다고 해석될 여지는 없으며 발명자가 사용자에 대해 보장액의 부족분을 청구할 권리가 있다고 판단되고 있습니다. 이것만으로는 기업의 입장에서는 종업원으로부터 장래 어떤 대가가 청구될 지 짐작되지 않으므로 재판이 제기될 가능성이 있습니다.

그래서, 2005년 4월 1일부터 시행된 새 직무 발명 제도 하에서 기업 측의 방어책으로서 특허법 35조 제 3항에서 말하는 대가를 결정하기 위한 합리적인 기준을 책정하고, 발명자에 대한 대가를 정하며, 발명자에게 특허를 받을 권리를 양도시키는 것, 더욱이 발명자는 정해진 대가 이외에 대가의 지불을 요구하는 청구권을 갖지 않는 것을 확인시키는 것이 바람직합니다.

이와 같이 대가를 결정하기 위한 합리적인 기준으로부터 대가액을 정한 양도 계약서 등을 발명자와의 사이에 체결함으로써 발명의 대가액에 대해서 후에 싸움이 생길 가능성을 배제할 수 있습니다*1

구체적으로, 특허법 제 35조 제 4항의 대가를 결정하기 위한 기준의 책정 시에 고려해야 할 내용에 대해서 최소한 필요하다고 생각되는 내용에 대해서 서술합니다.
① 협의
“협의”라는 것은 대가를 결정하기 위한 기준을 책정하는 경우에 사용자인 회사와 종업원(또는 그 대표자)과의 사이에서 수행되는 의논 전반을 의미합니다. 그 때에는 종업원(또는 그 대표자)이 충분히 이해할 수 있도록 필요한 설명을 하고 나서 진행할 필요가 있습니다. 협의는 직접 대화할 뿐만 아니라 사내의 인트라넷을 이용하는 것도 생각됩니다.
후일 분쟁이 생기는 경우를 상정해서 누구를 대상으로, 어떤 자료로, 어떻게 설명했는가, 또한 누구로부터 무엇에 대해서 어떤 질문이 나와서 어떻게 대응했는 지에 대해서 기록을 남겨 두는 것을 권장합니다.

② 개시
“개시”라는 것은 대가를 결정하기 위한 기준을 종업원 등이 보려고 하면 언제든지 볼 수 있는 상태로 하는 것을 의미합니다. 원칙적으로는 다른 사내 규정과 마찬가지의 개시 방법에 의해 수행합니다. 예를 들면, 종업원 등이 액세스 가능한 인트라넷의 홈페이지에 게재하거나, 소책자에 기록해서 전원에게 배포하거나, 누구나 열람할 수 있는 형태로 근무 장소에 상비하는 등의 형태가 생각됩니다.
후일 분쟁이 생기는 경우를 상정해서 어떻게 해서 개시했는 지에 대해서 기록을 남겨 두는 것을 권장합니다.

③ 의견의 청취
“의견의 청취”라는 것은 대가를 결정하기 위한 기준에 근거해서 대가액을 산정할 경우 그 산정에 관해서 종업원 등으로부터 의견, 불복 등을 듣는 것을 의미합니다.
후일 분쟁이 생기는 경우를 상정해서 누구로부터 무엇에 대해서 어떤 의견•불복이 나와서 그것에 대해서 어떻게 대응했는 지에 대해서 기록을 남겨 두는 것을 권장합니다.

종업원이 대가액에 대해서 소송을 제기하고 대가를 결정하기 위한 기준의 책정이 불합리하다고 인정될 경우, 35조 제 3항의 대가액은 그 발명에 의해 사용자인 회사가 받아야 할 이익액, 그 발명에 관련해서 사용자인 회사가 행하는 부담, 공헌 및 종업원의 처우, 기타의 사정을 고려해서 재판소에 의해 정해지게 됩니다. 대가를 결정하기 위한 기준의 책정 시에는 충분히 유의할 필요가 있습니다(자료 [3] 참조).

(2) 발명자의 인센티브
인센티브의 관점으로부터는 법적인 방어책과는 전혀 별개 독립적으로 보상금 등의 보상을 검토할 필요가 있습니다. 제조업의 경우 개량 발명이 많기 때문에 출원 건수도 많으며, 출원 시의 보상금을 고액으로 하는 것에는 한계가 있습니다. 그래서, 실시 시 보상금을 충실하게 하는 방향으로 발명자의 인센티브를 높이는 경향에 있습니다. 한편, 서비스업의 경우 제품의 개량 발명보다도 비지니스 특허와 같은 기본 발명이 만들어질 가능성이 높아서 발명을 장려함으로써 비지니스에 공헌할 가능성이 매우 크다고 할 수 있습니다. 이러한 경우, 출원 시의 보상금을 높게 설정하고 발명을 장려하는 것이 이익이 된다고 생각됩니다. 최근 들어 비지니스 특허 출원을 시작한 기업 중에는 10만엔 이상의 고액 장려금을 주어서 종업원의 발명에 대한 의식을 높이고 출원을 장려하는 것도 수행되고 있습니다. 또한, 후에 라이센스 수입 등의 이익이 생긴 경우에 회사 측의 판단으로 발명자에게 보장금을 지불하는 것도 추천됩니다. 특허 보수 제도의 구체적인 형태에 대해서는 기업의 사업 형태나 특허 전략 등의 사정에 맞춰서 검토할 필요가 있으며, 이것이 베스트라고 말할 수 있는 제도는 없습니다. 앞으로도 시행 착오가 계속됩니다만 발명자의 발명 의욕을 충분히 장려하는 특허 보수 제도를 갖는 것이 앞으로의 기업의 비지니스 발전에서 중요한 팩터가 된다고 생각합니다.

참고 자료
[1] “고액화와 선별의 시대로, 특허 보수 제도가 바뀐다”, 日經 일렉트로닉스, No. 752, 1999년 9월 20일.
[2] 보상금 청구 사건 대법원 판결 2003년 4월 22일
[3] “새 직무 발명 제도에 기초하는 가이드라인”, 일본 지적 재산 협회, 2004년 10월.

*1 계약, 근무 규칙 등의 자주적인 결정에서 종업원 등이 지불을 받을 수 있는 대가에 대해서 정한 경우에는 원칙적으로 그 정한 바에 근거해서 결정되는 대가를 “상당한 대가”라고 하고 있습니다(35조 제 4항). 단, 계약, 근무 규칙 등에서 대가에 대해서 정하는 경우에 그것이 “상당한 대가”라고 인정되기 위해서는 그 대가가 결정되고 지불될 때까지의 전과정을 종합적으로 평가해서 불합리라고 인정된 것이어서는 안됩니다.
또한, 상당한 대가에 대하여 싸움이 생긴 경우는 우선 자주적인 결정에 의해 지불하는 것이 불합리인 지 여부가 판단되고, 합리라고 인정된 경우는 자주적인 결정에 의한 대가가 상당한 대가가 됩니다. 불합리라고 인정되는 경우에는 구제도와 마찬가지로 다시 재판소가 산정한 액이 상당한 대가가 됩니다(동 5항).

부록
특허법 35조
2004년 6월 4일 법률 제 79호 (특허법 제 35조 직무 발명 제도)

1.	사용자, 법인, 국가 또는 지방 공공 단체(이하 “사용자 등”이라고 부른다.)는 종업원, 법인의 임원, 국가 공무원 또는 지방 공무원(이하 “종업원 등”이라고 부른다.)이 그 성질상 당해 사용자 등의 업무 범위에 속하며 또한 그 발명을 하는 것에 이른 행위가 그 사용자 등에서의 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명(이하 “직무 발명”이라고 부른다.)에 대해서 특허를 받은 때 또는 직무 발명에 대해서 특허를 받을 권리를 승계한 자가 그 발명에 대해서 특허를 받은 때는 그 특허권에 대해서 통상실시권을 가진다.
2.	종업원 등이 한 발명에 대해서는 그 발명이 직무 발명인 경우를 제외하고 미리 사용자 등에게 특허를 받을 권리 혹은 특허권을 승계시키거나 또는 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정하는 것을 정한 계약, 근무 규칙, 기타 결정의 조항은 무효로 한다.
3.	종업원 등은 계약, 근무 규칙, 기타 결정에 의해 직무 발명에 대해서 사용자 등에게 특허를 받을 권리 혹은 특허권을 승계시키거나 또는 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정한 때는 상당한 대가의 지불을 받을 권리를 가진다.
4.	계약, 근무 규칙, 기타의 결정에서 전항의 대가에 대해서 정한 경우에는 대가를 결정하기 위한 기준의 책정 시에 사용자 등과 종업원 등의 사이에서 수행되는 협의의 상황, 책정된 당해 기준의 개시 상황, 대가액의 산정에 대해서 수행되는 종업원 등으로부터의 의견 청취의 상황 등을 고려해서 그 정한 바에 의해 대가를 지불하는 것이 불합리라고 인정되는 것이어서는 안된다.
5.	전항의 대가에 관한 결정이 없을 경우 또는 그 정한 바에 의해 대가를 지불하는 것이 동항의 규정에 의해 불합리라고 인정될 경우에는 제 3항의 대가액은 그 발명에 의해 사용자 등이 받아야 할 이익액, 그 발명에 관련해서 사용자 등이 행하는 부담, 공헌 및 종업원 등의 처우, 기타의 사정을 고려해서 정하지 않으면 안된다.

2002년 　개정 2007년 7월

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