선행기술 문헌정보의 기재 요건은 2002년 9월 1일 이후의 출원에 적용됩니다.

●이번 개정 내용을 간단하게 정리하면,
① 출원인이 알고 있는 선행기술 문헌을 명세서에 기재한다.
② 선행기술 문헌이 기재되어 있지 않은 경우는 심사관으로부터 기재를 요구받는 통지(48조의 7)를 받을 수 있는데 그럼에도 기재하지 않는 경우는 거절 이유가 된다.
③ 기재되어 있지 않다고 해서 이의제기·무효의 이유는 되지 않는다.

●선행기술 문헌정보의 기재 요건을 만족시키지 않는다고 판단되는 것은,
① 선행기술 문헌정보가 기재되지 않은 경우로서, 그 이유*1가 전혀 기재되어 있지 않을 때
② 선행기술 문헌정보가 기재되지 않은 경우로서, 그 이유는 기재되어 있지만 특허를 받으려고 하는 발명에 관련이 있는 문헌 공지 발명을 출원시에 출원인이 알고 있었을 개연성이 높다고 인정될 때*2
③ 특허를 받으려고 하는 출원의 명세서 또는 도면에 종래 기술이 기재되어 있는 경우로서, 해당 종래 기술에 대응하는 선행기술 문헌정보가 기재되지 않으며 그 이유도 기재되어 있지 않을 때
④ 특허를 받으려고 하는 발명에 관련이 없는 선행기술 문헌정보만이 기재되어 있는 경우로서, 특허를 받으려고 하는 발명에 관련이 있는 문헌 공지 발명을 출원시에 출원인이 알고 있었을 개연성이 높다고 인정될 때*3
라고 발표되고 있습니다.


●기재 요건을 만족하지 않는다고 판단되면, 48조의 7의 통지가 나옵니다. 이 통지에 대한 응답 기간은 30일(재외자는 60일)이 됩니다. 다만, 거절이유 통지와 동시에 행하는 경우에는 60일(재외자는 3개월)이 됩니다.

●기재를 요구하는 문헌은 특허를 받으려고 하는 발명에 관련된 기술 문헌입니다.
관련성의 여부는 ① 기술 분야의 관련성, ② 과제의 관련성, ③ 발명 특정 사항의 관련성을 감안하여 판단합니다.

●이 제도는 출원인에게 새로이 선행기술 조사의무를 부여하는 것이 아니라 출원시 이미 알고 있는 문헌의 기재를 요구하고 있는 제도입니다.
「알고 있는」이란,
④ 출원인이 연구개발이나 출원시의 조사 등으로 얻은 발명
⑤ 출원인이 출원 전에 발표한 논문 등에 기재된 발명
⑥ 출원인이 출원한 선행 특허 출원의 명세서 또는 도면에 기재된 발명
을 말합니다.
   출원인이 법인인 경우는 주의를 필요로 합니다. 상기 규정에 따라 그 법인의 이름으로 과거에 행해진 행위에 대해서는 「알고 있다」라고 고려됩니다. 그 때문에, 실제의 발명자와는 전혀 관계가 없는 다른 부서가 실시한 과거의 출원이나 논문 발표, 선행기술 조사도 출원인이 「알고 있는」 발명이 됩니다.

   이에 따라 지적재산부 등에서는 선행기술 문헌이 될 수 있는 것은 특허 출원과 관련해서만이 아니라 프레스 릴리스나 논문 발표, 이미 행한 선행기술 조사 등에 대해서도 일원적으로 관리해 나아가는 것이 바람직하다고 생각합니다.

또한, 본 제도의 목적은 신속한 심사와 더불어, 선행기술과 특허를 받으려고 하는 발명의 관계를 적확하게 파악하여 권리의 안정화에도 이바지함에 있습니다. 개정 당초에는 제도의 침투를 꾀할 목적으로 기본적으로는 48조의 7의 통지는 하지 않고, 다른 거절이유가 있는 경우에 선행기술 기재요건도 만족시키지 않음을 부기할 방침이라고 특허청은 발표하고 있습니다.

【참고】
새롭게 추가된 조문은 다음과 같습니다.
제36조 제4항 제2호
전항 제３호의 발명의 상세한 설명의 기재는 다음의 각 호에 적합해야 한다.
1 (생략)
2 그 발명에 관련된 문헌 공지 발명(제29조 제1항 제３호에 열거하는 발명을 말한다. 이하 이 호에서는 동일함) 가운데 특허를 받으려고 하는 사람이 특허 출원 시에 알고 있는 것이 있을 때는 그 문헌 공지 발명이 기재된 간행물의 명칭, 기타 그 문헌 공지 발명에 관한 정보의 소재를 기재할 것.

제48조의 7
심사관은 특허 출원이 제36조 제4항 제2호에 규정하는 요건을 만족하지 않는다고 인정될 때는 특허 출원인에 대하여 그 취지를 통지하고 상당한 기간을 지정하여 의견서를 제출할 기회를 줄 수 있다.

제49조 제5호
심사관은 특허 출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때는 그 특허 출원에 대하여 거절을 해야한다는 취지의 결정을 해야 한다.
1~4 (생략)
5 전조의 규정에 의한 통지를 한 경우로서, 그 특허 출원이 명세서에 대한 보정 또는 의견서의 제출에 의해서도 제36조 제4항 제2호에 규정하는 요건을 만족시키지 않을 때.
6~7 (생략)