전자 상거래(EC) 발명의 특허 적격성
(“지재관리” 99년 8월호 게재)
변리사 류카 아키히로
변리사 모리타 고지
변리사 이타가와 기요코
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초록
전자 상거래 관련의 특허가 최근 미국에서 다수 등록되고 있다. 이것은 상거래 방법도 특허의 대상이 된다고 한 98년 여름의 스테이트 스트리트 뱅크 판결②에 따른 것이다. 또한, 인터넷 상의 전자 상거래에서 앞서가는 미국에서는 전자 상거래에 적극적으로 특허를 인정하는 것이 산업 정책상 바람직하다고 하는 배경도 작용하고 있는 것처럼 생각된다.
1998년 10월에 이와 같은 전자 상거래 발명 등의 심사를 촉진하기 위해 미국 특허청에서 심사용의 트레이닝 머티리얼이 발행되었다. 그래서, 이 트레이닝 머티리얼③ 및 최근 미국에서 등록되고 있는 전자 상거래 관련 특허를 소개하고, 전자 상거래 관련 발명의 미국 특허를 취득하기 위한 유의 사항을 고찰한다.
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① US Statutory Subject Matter of Electric Commerce Invention
Akihiro Ryuka, Koji Morita, Kiyoko Itagawa
②State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group Inc., CAFC 1998년 7월 47USPQ2d1596
③트레이닝 머티리얼 원문은, http://www.uspto.gov/web/offices/pac/compexam/comguide.htm
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목차
1. 특허 적격성 판단 방법의 개요
2. 심사관용 트레이닝 머티리얼
3. 전자 상거래 발명의 등록 예
4. 실무상의 대응
(1) 클레임의 기재
(2) 명세서(실시 형태)의 기재
(3) 선행 기술의 개시(IDS)
(4) 출원 시기
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1. 특허 적격성 판단 방법의 개요
미국 특허의 대상으로서 인정되기 위해서는 대상이 되는 발명이 “유용한 방법, 기계, 제조물 또는 물질의 조성” 등인 것이 필요하다 (미국 특허법 제101조④, 이하 간단히 101조라고 부른다.). 따라서 전자 상거래 발명이 특허의 대상으로서 인정되기(특허 적격성이 인정되기) 위해서도 역시 그 발명이 유용할 필요가 있다.
미국의 특허 심사 편람(MPEP)에 의하면 컴퓨터 관련 발명의 유용성은 클레임에 기재된 발명이 “현실적 용도”(Practical Application)를 갖는 지 여부에 따라 판단된다⑤. 컴퓨터 외부에서 물리적 변화가 생길 경우⑥, 또는 발명의 현실적 용도가 문언상 클레임에 기재되어 있을 경우는 발명이 현실적 용도를 갖는다고 인정된다⑦(MPEP2106).
전자 상거래 발명은 보통 컴퓨터 외부에서 물리적 변화를 생기게 하지 않으므로 발명의 현실적 용도를 문언상 클레임에 기재할 필요가 있다. 그러나, 현실적 용도가 클레임에 기재되어 있는 지의 여부를 판단하는 것은 반드시 용이하지는 않다. 트레이닝 머티리얼은 이 판단을 돕는 것을 목적으로 하고 있다.
단, 실제로 특허를 취득하기 위해서는 발명이 특허 적격성(101조) 이외에 신규성(102조) 및 비자명성(103조)을 가질 필요가 있다. 또한, 트레이닝 머티리얼은 어디까지나 미국 특허청이 작성한 자료이며, 장래 재판소가 미국 특허청과 다른 판단을 할 가능성도 남겨져 있다는 점에 유의 할 필요가 있다.
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④ 35USC101 Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.
⑤ 스테이트 스트리트 뱅크 사건에서도 클레임이 법정의 주제에 적합한 지 여부가 이 부분에서 판단되었다.
⑥ 예를 들면, 고무의 유황 첨가 장치를 컴퓨터로 제어하는 방법이 해당한다(MPEP2106). MPEP2106은 종전의 컴퓨터 관련 발명 심사 가이드 라인을 MPEP에 집어 넣은 것이며, 101조의 요건을 판단하기 위한 심사 방법이나 각종 체크 사항이 기재되어 있다.
⑦ 단, 발명은 과학 기술적으로 유용(“technologically useful”)하지 않으면 안된다(Musgrave, 167USPQ289, Schrader 30USPQ2d1461에서도 Musgrave의 판단을 긍정적으로 인용하고 있다.). 컴퓨터 관련 발명은 과학 기술적이기 때문에 현실적인 용도를 가지면 특허의 대상으로서 인정된다 (MPEP2106ⅡA).
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2. 트레이닝 머티리얼
트레이닝 머티리얼에는 발명의 현실적 용도가 클레임에 기재되어 있다고 인정될 지 여부의 판단 기준을 나타내는 5개의 가상적인 실례가 소개되어 있다. 여기에서는 5개의 실례 중 전자 상거래에 관련되는 2개의 실례, 즉 실례 1 및 실례 5를 소개한다⑧. 트레이닝 머티리얼에 의하면 클레임된 발명이 현실의 거래에 관련되는 처리를 할 경우 또는 유용한 출력을 할 경우는 “현실적 용도”가 인정된다. 이 때문에 거래나 출력의 내용이 각 클레임에 어떻게 기재되어 있는지에 주의해서 실례를 보면 발명이 특허의 대상으로서 인정될 지 여부의 판단 방법을 파악하기 쉽다.
(1) 트레이닝 머티리얼 실례 1
실례 1은 뮤추얼 펀드에 관한 것이다. 뮤추얼 펀드(Mutual Fund)는 투자 신탁의 한 형태이며, 다수의 투자가로부터 모은 자금을 주식 등에 투자하는 구조이다. 각 투자 신탁이 정하는 운용 대상 및 운용 방침에 따라 투자 신탁의 특성을 나타내는 파라미터인 리스크가 결정된다. 리스크가 큰 투자 신탁은 높은 리턴을 만들어 내는 것을 기대할 수 있는 반면, 리턴이 마이너스로 될 수도 있다.
따라서 투자가는 희망하는 리턴과 허용할 수 있는 리스크를 생각해서 투자처의 투자 신탁과 투자액을 결정한다. 실례 1은 이러한 투자를 복수의 투자 신탁에 대해 최적으로 배분하는 방법에 관한 것이다.
실시 형태로서는 최적인 투자 배분을 계산하고, (1) 투자가에게 투자 전략을 간단히 어드바이스하는 것, (2) 투자 어카운트의 개요 보고에 기재하는 투자 전략의 리포트를 만드는 것, 및 (3) 최적 계산 결과에 따른 투자를 하기 위해 시스템을 제어해서 투자 신탁을 소정의 구좌수 매매하는 것이 개시되어 있다.
(1-1) 클레임 1 (101조 거절)
“컴퓨터를 이용해서 어떤 하나의 그룹에 포함되는 복수의 투자 신탁 중 하나의 투자 신탁에 자금을 할당하는 방법에 있어서,
a. 상기 복수의 투자 신탁의 각각에 대해서 적어도 하나의 신탁 식별자를 수취하고,
b. 상기 복수의 투자 신탁의 각각에 대해서 적어도 하나의 리스크 랭킹 팩터를 수취하고,
c. 상기 리스크 랭킹 팩터의 프로필에 대응된 투자 신탁의 원하는 배분에 대응하는 적어도 한 세트의 배분 파라미터를 수취하고,
d. 상기 신탁 식별자, 상기 리스크 랭킹 팩터, 및 상기 배분 파라미터를 컴퓨터 판독 가능한 매체에 기억하고,
e. 상기 복수의 투자 신탁에 투자하는 초기 투자액을 수취하고,
f. 추가 투자 할당액과 이를 위한 기간을 수취하고,
g. 투자 리스크의 허용 레벨의 지표를 수취하고,
h. 복수의 투자 신탁 사이의 최적인 어카운트 배분을 설정하기 위해 상기 초기 투자액, 상기 추가 투자 할당액과 이를 위한 기간, 및 상기 투자 리스크의 허용 레벨의 지표와 함께 기억된 상기 신탁 식별자, 상기 리스크 랭킹 팩터 및 상기 배분 파라미터를 이용하는 방법.” ⑨
클레임된 발명은 복수의 투자 신탁에 자금을 어떻게 배분하는 것이 가장 바람직할 지를 계산하고 있다. 그러나, 클레임의 문언상 계산된 최적 배분에 근거해서 어떠한 거래가 수행되는 것도 아니고, 또한 최적 배분은 외부에 출력되지도 않았다. 즉, 클레임에는 계산된 최적 배분의 현실 사회에서의 용도가 기재되어 있지 않다. 이 때문에 트레이닝 머티리얼에 의하면 본 클레임은 특허의 대상으로서 인정되지 않는다.
(1-2) 클레임 2 (101조 적합)
“더욱이 투자가 또는 브로커에 대한 월차의 투자가 어카운트 개요 보고에 상기 최적인 어카운트 배분을 표시하는 단계를 포함하는 클레임 1에 기재의 방법.” ⑩
본 클레임에는 최적인 어카운트 배분을 표시한다고 하는 단계가 더해져 있다. 이것을 본 유저는 실제로 복수의 투자 신탁에의 투자 배분을 정할 수 있으므로, 최적인 어카운트 배분을 표시하는 것에는 현실적 가치가 인정된다. 즉, 본 클레임에는 “현실적 용도가 있는 출력”이 기재되어 있으므로 트레이닝 머티리얼에 의하면 본 클레임은 특허의 대상으로서 인정된다.
(1-3) 클레임 3 (101조 적합)
“더욱이 상기 최적인 어카운트 배분에 따라 투자 신탁의 그룹 내에서 자금을 이동하는 단계를 포함하는 클레임 1에 기재의 방법.” ⑪
본 클레임에는 최적으로 계산된 어카운트 배분에 따라 복수의 투자 신탁 사이에서 실제로 자금을 옮긴다고 하는 “현실의 거래”가 기재되어 있다. 따라서 본 클레임에는 현실적 용도가 기재되어 있다고 인정된다. 이 때문에 트레이닝 머티리얼에 의하면 본 클레임은 특허의 대상으로서 인정된다.
(2) 트레이닝 머티리얼 실례 5:
실례 5는 마켓 시큐리티에 관한 것이다. 마켓 시큐리티(Market Securities)는 시장에서 거래되는 증권이며, 구체적으로는 채권이나 주식이 해당한다. 본 실례에서는 고객이 보유하는 증권의 장래 가치를 범용적인 컴퓨터에 의해 평가해서, 장래의 가치가 높으면 그 고객에게 주택 론 등의 부동산 서비스를 제공해야 한다고 판단하고 있다.
(2-1) 클레임 1 (101조 거절)
“설정 시기에 만기를 맞이하는 증권의 시장 가치의 지표를 리얼 타임으로 결정하는 시스템을 이용하여 부동산 서비스를 확장하는 리스크의 크기를 결정하는 방법에 있어서,
상기 시스템은,
a. 특정한 증권에 대한 투자가의 투자에 관한 데이타를 수취하는 수단과,
b. 상기 증권의 시장 거래에 관한 데이타를 수취하는 수단과,
c. 수취한 상기 시장 거래 데이타를 평가해서 어느 데이타가 소정의 가격 범위 내에 있는지를 판단하는 수단과,
d. 상기 소정의 가격 범위 내에 있다고 판단된 시장 거래 데이타를 선택하는 수단과,
e. 상기 특정한 증권에 대한 투자가의 투자에 관한 데이타 및 상기 선택된 데이타를 평가해서 장래 어떤 기간에서의 상기 증권의 예측 가치를 결정하는 수단,
을 포함하며,
이 시스템으로 부동산 서비스를 확장하는 리스크의 크기를 결정하는 방법은,
f. 상기 특정한 증권에 대한 투자가의 투자의 데이타 및 상기 증권의 예측 가치를 평가해서 주택 론 서비스의 리스크의 크기를 결정하고,
g. 관련 부동산 서비스에 관한 리스크의 크기를 결정하기 위해 상기 주택 론 서비스에 대해서 결정된 리스크의 크기를 이용한다.” ⑫
본 클레임에는 리스크를 산출하기 위한 여러 가지 단계가 기재되어 있지만 산출된 리스크를 현실에 어떻게 이용할 지가 기재되어 있지 않다. 즉, 클레임된 발명은 부동산 서비스를 확장할 경우의 리스크를 수학적으로 결정하는 방법에 관한 추상적인 개념(abstract idea)에 지나지 않는다. 이 때문에 트레이닝 머티리얼에 의하면 본 클레임은 특허의 대상으로서 인정되지 않는다.
(2-2) 클레임 2 (101조 거절)
“설정 시기에 만기를 맞이하는 증권의 시장 가치의 지표를 리얼 타임으로 결정하는 시스템을 이용해서 부동산 서비스를 확장할 지 여부를 결정하는 방법에 있어서,
상기 시스템은 a∼e의 수단을 포함하며(클레임 1과 동일하므로 기재를 생략한다),
상기 결정 방법은,
f. 상기 특정한 증권에 대한 투자가의 투자의 데이타 및 상기 증권의 예측 가치를 평가해서 주택 론 서비스의 리스크의 크기를 결정하고,
g. 상기 주택 론 서비스에 대해서 결정된 리스크의 크기를 이용하여 관련 부동산 서비스에 관한 리스크의 크기를 결정하고,
h. 상기 관련 부동산 서비스에 관한 리스크의 크기를 역치와 비교하고,
i. 상기 역치와의 비교 결과에 근거해서 상기 관련 부동산 서비스를 확장할 지 여부를 결정한다.” ⑬
클레임된 발명은 부동산 서비스를 확장할 지 여부를 결정한다고 하는 컴퓨터 내의 계산 처리로 끝나고 있으므로 추상적 개념에 지나지 않고 발명의 현실적 용도가 인정되지 않는다. 이 때문에 트레이닝 머티리얼에 의하면 본 클레임은 101조에 의해 거절된다.
(2-3) 클레임 3 (101조 거절)
“더욱이 상기 관련 부동산 서비스를 확장할 지의 여부에 대한 결정을 잠재적인 매입자에게 통지하는 단계를 포함하는 클레임 2에 기재의 방법.” ⑭
본 클레임에는 “부동산 서비스를 확장할 지 여부의 결정을 고객에게 통지한다”라고 기재되어 있으므로 언뜻 보기에는 현실적 용도가 있는 출력이 수행되고 있는 것처럼 생각된다.
그러나, 클레임에 기재된 용어는 상세한 설명을 참작해서 해석된다. 본 실례의 명세서에서의 상세한 설명에는 “통지”의 방법으로서 “견본 레터”를 작성하는 것에 더해서 “다른 적당한 수단(other appropriate means)”을 이용할 수 있다고 기재되어 있다.
“견본 레터”를 작성하는 것은 현실적 용도에 해당하지만 다른 적당한 수단에 의한 출력이라고 하는 광범위한 표현에는 현실적 용도가 없는 출력이 포함된다. 이 때문에 본 클레임의 “통지”에는 현실적 용도가 없는 출력이 포함된다고 해석하지 않을 수 없으므로, 트레이닝 머티리얼에 의하면 본 클레임은 특허의 대상으로서 인정되지 않는다.
(3) 특허 적격성의 판단에 관한 고찰
트레이닝 머티리얼의 실례에 비추어 생각하면 특허의 대상으로서 인정되는 전자 상거래 발명의 예로서는, ① 현실의 거래에 관련되는 처리를 하는 발명과 ② 현실적 용도가 있는 출력을 하는 발명의 두 개가 생각된다.
실례 1의 클레임 3은 판단 결과에 근거해서 실제로 자금을 이동하고 있으므로 상기 ①에 해당한다. 그 밖에, 예를 들면 소정의 판단 결과에 기초한 상품의 구입 또는 서비스의 신청 등의 처리가 클레임에 기재된 발명도 상기 ①에 해당하며 특허의 대상으로서 인정될 가능성이 높다.
실례 1의 클레임 2는 사람이 이해할 수 있는 처리 결과를 출력하고 있으므로 상기 ②에 해당한다. 처리 결과의 출력처로서는 이용자 이외에도 다른 정보 처리 장치 등이 생각된다. 예를 들면, 계산 처리 결과가 네트워크를 경유해서 다른 컴퓨터에 주어지고 여기에서 다음 처리가 수행될 경우도 상기 ②에 해당하며 특허의 대상으로서 인정될 가능성이 높다.
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⑧ 트레이닝 머티리얼에 기재된 다른 실례
실례 2: 매트릭스(Matrix)
실례 2는 행렬 계산 방법에 관한 것이다. 단순한 계산 방법으로는 현실적 용도가 없어서 101조의 요건에 적합하지 않지만, 예를 들면 우주선 궤도 계산에 적용하는 것을 클레임 내에서 한정하면 101조에 적합하다.
실례 3: 뉴럴 네트워크(Neural Network)
클레임이 뉴럴 네트워크를 트레이닝하는 단계를 포함하고 있으면 현실적 용도가 인정되지만, 간단히 트레이닝에 쓸 수 있다고 한 사용 목적의 표명 정도의 한정으로는 현실적 용도가 인정되지 않는다.
실례 4: 트리플 프리시젼 아리스메틱(Triple Precision Arithmetic)
범용 컴퓨터를 이용해서 세 배의 정밀도로 계산을 하는 방법을 개시하고 있지만, 클레임이 단순한 수학적 알고리즘을 기재하고 있어 현실적 용도가 인정되지 않는다.
⑨ 실례 1 Claim 1
A computerized method of allocating funds for a mutual fund among a plurality of funds in a group, comprising the steps of:
a. receiving at least one fund identifier for each of said plurality of funds;
b. receiving at least one risk ranking factor for each of said plurality of funds;
c. receiving at least one set of allocation parameters which correspond to the desired allocation of funds relative to a profile of said ranking factors;
d. storing the fund identifiers, the risk ranking factors and the allocation parameters on a computer readable medium;
e. receiving an initial investment value which is to be invested in the funds;
f. receiving an incremental investment allotment value and a period for the incremental investment allotment value;
g. receiving an indication of allowable level of investor risk; and
h. using the stored fund identifiers, the risk ranking factors and the allocation parameters in combination with the initial investment value, the incremental investment allotment value, the period for the incremental investment allotment value, and the indication of allowable level of investor risk to provide an optimum account allocation between the funds in the group.
⑩ 실례 1 Claim 2
The method of claim 1, further including the step of displaying the optimum account allocation on an investor monthly account summary report to an investor or broker.
⑪ 실례 1 Claim 3
The method of claim 1, further including the step of transferring funds between the mutual funds in the group according to the optimum account allocation.
⑫ 실례 5 Claim 1
In a system for real time determination of a market indicator for securities which mature within a set time, the system comprising:
a. means for receiving data relating to investor investment in specific securities;
b. means for receiving data relating to market transactions of the securities;
c. means for evaluating the received market transaction data to determine which of the received market transaction data is within a preset range of values;
d. means for selecting the received market transaction data determined to be within the preset range; and
e. means for evaluating the data relating to investor investment in specified securities and the selected data to determine the probable value of the securities for a range of time in the future;
the method of determining the level of risk in extending a real estate service comprising the steps of:
f. evaluating the investor investment in specified securities data and the probable value of the securities to determine the level of risk for a home mortgage service; and
g. using the level of risk determined for the home mortgage service to determine a level of risk for a related real estate service.
⑬ 실례 5 Claim 2
In a system for real time determination of a market indicator for securities which mature within a set time, the system comprising:
a. means for receiving data relating to investor investment in specified securities;
b. means for receiving data relating to market transactions of the securities;
c. means for evaluating the received market transaction data to determine which of the received market transaction data is within a preset range of values;
d. means for selecting the received market transaction data determined to be within the preset range; and
e. means for evaluating the data relating to investor investment in specified securities and the selected data to determine the probable value of the securities for a range of time in the future;
the method of determining whether to extend a real estate service comprising the steps of:
f. evaluating the investor investment in specified securities data and the probable value of the securities to determine the level of risk for a home mortgage service;
g. using the level of risk determined for the home mortgage service to determine a level of risk for a related real estate service;
h. comparing the level of risk for the related real estate service with a threshold value; and
i. determining whether to extend the related real estate service based upon the comparison with the threshold value.
⑭ 실례 5 Claim 3
In the method of claim 2, the further step of notifying a potential buyer of the decision on whether to extend the related real estate service.
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3. 전자 상거래 발명의 등록 예
최근 미국에서 실제로 등록된 전자 상거래 발명을 소개하고, 각 등록 예가 상기 분류 ① 및 ②의 어느 쪽에 해당하는지를 검토한다. 단, 미국에서는 권리를 행사하려고 했을 때에 특허권이 무효로 된 경우가 많다. 또한 심사관에 의해 특허성의 판단 레벨에 차이가 있는 것 같다. 이 때문에 이하의 등록 예는 등록되는 발명으로서의 기준을 나타내는 것이 아니라 어디까지나 하나의 참고를 나타내는 것에 불과하다.
(1) USP 5,794,207
등록일 1998년 8월 11일
출원일 1996년 9월 4일
A. 발명의 개요
매입자 주도형의 전자 상거래에 관한 발명이다. 매입자 측에서 복수의 판매자에게 상품명•가격 등의 구입 조건을 제시하고 그 조건을 받아들인 판매자와 매입자 사이에서 매매가 행해진다.
B. 클레임 1
컴퓨터를 이용해서 매입자와 복수의 판매자 중 적어도 한 사람 사이의 거래를 촉진하는 방법에 있어서,
오퍼 가격을 포함하는 조건부 구입 오퍼를 상기 컴퓨터에 입력하고,
크레디트 카드 계좌를 특정하는 지불 식별이며, 상기 조건부 구입 오퍼에 관련되는 지불 식별을 상기 컴퓨터에 입력하고,
상기 지불 식별의 수취 후에 상기 조건부 구입 오퍼를 복수의 판매자에게 출력하고,
한 판매자로부터의 상기 조건부 구입 오퍼에 응답하는 수락을 상기 컴퓨터에 입력하고,
그 판매자에게 상기 지불 식별을 이용해서 지불을 수행하는 방법.
C. 특허 적격성이 인정된 이유
클레임의 최종 단계에 매입자의 계좌에서 판매자에게 지불을 수행한다고 하는 실제의 거래에 관련되는 처리가 기재되어 있다. 따라서 이 클레임은 분류 ①에 속하며 특허의 대상으로서 인정된다.
(2) USP 5,866,889
등록일 1999년 2월 2일
출원일 1995년 6월 7일
A. 발명의 개요
컴퓨터 시스템을 이용해서 각종의 금융 서비스를 단일의 계좌로 받을 수 있는 은행 계좌를 개설하는 방법에 관한 것이다.
B. 클레임 1
고객에 대하여 단일 통합 계좌를 일회의 세션에서 개설하는 방법에 있어서,
인구 통계 정보 및 고객 재무 정보를 포함하는 고객 프로필의 데이타베이스를 작성하는 단계와,
수집된 정보에 근거해서 요망 분석을 하는 단계와,
상기 단일 통합 계좌의 적어도 하나의 구성 요소의 고객에 의한 선택을 수취하는 단계와,
상기 요망 분석에 근거해서 고객에게 계좌를 추천하는 동시에 선택된 상기 단일 통합 계좌의 적어도 하나의 구성 요소에 관한 정보를 고객에게 제시하는 단계와,
은행 보고의 화상을 표시하는 단계와,
상기 단일 통합 계좌의 적어도 하나의 구성 요소의 고객에 의한 선택을 반영하도록 상기 데이타베이스를 갱신하는 단계와,
은행 보고를 나타내는 제 2의 화상에서 상기 고객에 의한 선택을 반영하도록 수정된 화상을 표시하는 단계와,
적어도 하나의 등록 폼을 인쇄하는 단계
를 포함하는 방법./p>
C. 특허 적격성이 인정된 이유
본 발명은 계좌 개설에 관한 등록 폼을 사용자에게 인쇄하고 있다. 이 폼은 사용자에게 직접 이익을 제공하기 때문에 현실적 용도가 있는 출력에 해당한다. 따라서 이 발명은 분류 ②에 속하며 발명의 특허 대상으로서 인정된다.
(3) USP 5,715,399
등록일 1998년 2월 3일
출원일 1995년 5월 30일
A. 발명의 개요
크레디트 카드 번호가 전송 중에 제 삼자에게 알려지는 것을 방지하기 위해서 크레디트 카드 번호 전체의 일부분만을 송신한다.
B. 클레임 1
안전성이 보장되지 않는 네트워크를 통해서 상인의 데이타베이스에 기억된 고객의 크레디트 카드 번호를 상기 상인이 고객에게 보일 수 있게 하는 방법에 있어서,
데이타베이스로부터 고객의 크레디트 카드 번호를 검색하고,
크레디트 카드 번호의 일부분이며 크레디트 카드 번호의 전체보다 실질적으로 작은 일부분을 추출하고,
상기 크레디트 카드 번호의 상기 일부분을 포함하는 메시지를 작성하고,
안전성이 보장되지 않는 상기 네트워크를 통해서 상기 메시지를 상기 고객에게 송신하는 방법.
C. 특허 적격성이 인정된 이유
클레임의 최종 단계에서 네트워크를 통해서 메시지를 고객에게 송신한다고 기재되어 있다. 발명의 상세한 설명을 참작하면 “고객에게 송신”은 고객의 단말 장치에 메시지를 송신하는 것을 의미한다. 단말 장치를 통해서 메시지를 받은 고객은 거래의 대상이 되는 크레디트 카드를 알 수 있으므로 단말 장치에 메시지를 송신하는 것은 현실적 용도에 상당한다. 따라서 이 발명은 분류 ②에 속하며 특허의 대상으로서 인정된다.
(4) USP 5,797,127
등록일 1998년 8월 18일
출원일 1996년 12월 31일
A. 발명의 개요
고객이 희망하는 항공 티켓의 옵션 즉 항공 티켓을 장래에 소정의 금액으로 구입할 권리의 가격을 제공한다.
B. 클레임 4
CPU와 상기 CPU에 접속되며 옵션의 가격을 결정하기 위한 상기 CPU에 의해 실행 가능한 프로그램이 저장된 메모리를 갖는 중앙 제어 장치와 상기 CPU와 통신 가능한 단말을 사용해서 항공 티켓을 구입하기 위한 옵션의 가격을 결정하는 방법에 있어서,
상기 단말을 통해서 상기 제어 장치에 출발지 조건을 입력하고,
상기 단말을 통해서 상기 제어 장치에 목적지 조건을 입력하고,
상기 단말을 통해서 상기 제어 장치에 여행 조건을 입력하고,
상기 CPU에서 상기 프로그램을 실행시킴으로써 상기 출발지 조건과 상기 목적지 조건과 상기 여행 조건을 만족하는 항공 티켓을 특정한 티켓 가격으로 미래의 기간 내에 구입할 권리를 고객에게 주는 옵션의 가격을 계산하고,
상기 단말에 상기 옵션 가격을 출력하는 방법.
C. 특허 적격성이 인정된 이유
본 건 발명에서 중앙 제어 장치는 고객의 희망에 맞는 항공 티켓의 옵션 가격을 결정하고 그 가격을 단말에 보낸다. 단말 측의 고객은 옵션의 가격에 근거해서 옵션을 살 지 여부의 판단을 할 수 있으므로 산출한 가격을 단말에 보내는 것은 현실적 용도에 상당한다. 따라서 이 발명은 분류 ②에 속하며 특허의 대상으로서 인정된다.
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4. 실무상의 대응
(1) 클레임의 기재
전자 상거래 발명의 대부분은 분류 ①의 현실 거래에 관련되는 처리 또는 분류 ②의 현실적 용도가 있는 출력을 한다고 생각된다. 그래서, 이들 두 개의 분류에서 원하는 클레임을 기재할 수 있는 지 여부를 우선 검토할 필요가 있다. 여기서 권리 범위가 필요 이상으로 좁아지는 것을 피하기 위해서 분류 ②에서의 출력처로서는 사용자 뿐만 아니라 단말 장치 등의 다른 정보 처리 장치나 기록 매체 등도 고려해 두는 것이 바람직하다.
인터넷상의 호스트 컴퓨터 등과 같이 네트워크 시스템 전체 중 일부의 장치만을 운영해서 전자 상거래 서비스를 제공하는 경우가 있다. 이러한 경우는 네트워크 시스템 전체의 클레임 뿐만 아니라 운영하는 일부의 장치를 대상으로 하는 클레임을 기재하는 것이 바람직하다. 경합 회사가 호스트 컴퓨터만을 운영했을 경우 호스트 컴퓨터의 클레임을 침해하지만 네트워크 시스템 전체의 클레임을 직접적으로 침해한 것으로는 되지 않기 때문이다.
또한 분류 ① 또는 ②의 어느 쪽에도 속하지 않는 경우일지라도 현실적 용도가 클레임에 기재되어 있으면 특허의 대상으로서 인정되므로 권리화하고 싶은 장치의 실상에 따라 유연하게 클레임을 고찰할 필요가 있다.
이번의 트레이닝 머티리얼에 근거해서 고찰했을 경우라도 또한 특허의 대상이 될 지 여부가 불명확한 그레이 존은 남는다. 따라서 실무상은 특허의 대상으로서 인정될 가능성이 충분히 높은 클레임과 특허의 대상으로서 인정되지 않을 가능성이 있지만 권리 범위가 넓은 클레임을 순차 기재한 후에 심사 경과를 보면서 권리화의 방침을 고찰하는 것이 한층 바람직하다.
(2) 명세서(실시 형태)의 기재
분류 ①의 클레임을 기재한 경우와 분류 ②의 클레임을 기재한 경우로 나눠서 명세서의 실시 형태를 기재할 경우의 유의 사항을 고찰한다.
① 현실의 거래에 관련되는 처리를 하는 발명(분류 ①)을 클레임한 경우
이 경우는 클레임된 발명이 현실의 거래에 관련되는 처리를 하는 것을 명확히 하는 것이 중요하다. 이에 따라 클레임된 발명이 현실적 용도를 갖는 것이 밝혀진다.
예를 들면, 거래의 대상을 구체적으로 실시 형태에 예시하는 것이 바람직하다. 다른 거래 대상에 대하여도 마찬가지의 발명을 이용할 수 있는 경우는 권리 범위가 좁게 한정되는 것을 방지하기 위해서 다른 거래 대상도 예시해 두는 것이 권장된다. 더욱이, 거래 대상이 특정한 성질을 가질 필요가 있는 지 여부를 고찰하고 이러한 필요가 있을 경우에는 예를 들면 “••(특정한 성질)••을 갖는 다른 대상도 본 발명에 의해 거래할 수 있다.”라고 기재해 두는 방법도 생각된다.
② 현실적 용도가 있는 출력을 하는 발명(분류 ②)을 클레임한 경우
이 경우는 클레임에 기재된 컴퓨터로부터의 출력이 현실적 용도를 갖는 것을 분명하게 하는 것이 중요하다.
컴퓨터에 의한 처리 결과를 사람에게 출력할 경우에는 디스플레이에 대한 표시 내용과 마찬가지로, 출력되는 정보의 일례를 기재하는 것이 바람직하다. 또한 처리 결과를 다른 정보 처리 장치에 출력할 경우에는 다른 정보 처리 장치를 포함시킨 네트워크 시스템 전체의 설명을 기재하는 동시에 다른 정보 처리 장치에 보내는 정보 및 그 정보를 사용해서 다른 정보 처리 장치가 수행하는 처리의 내용을 구체적으로 기재하는 것이 바람직하다.
트레이닝 머티리얼에서의 실례 5의 실시 형태에는 클레임에 기재한 “출력”이 “다른 적당한 수단을 이용한 출력을 포함한다”라고 설명되어 있었다. 이 때문에 실례 5의 클레임 3에는 현실적 용도를 갖지 않는 단순한 출력을 하는 발명이 포함된다고 해석되며 클레임된 발명은 특허의 대상으로서 인정되지 않았다.
이러한 해석을 피하기 위해서 클레임에서의 출력에 대응하는 설명으로서는 “다른 적당한 수단”과 같은 극단적으로 폭넓은 정의를 피하고 어느 정도 구체적인 출력의 예를 나타내는 것이 바람직하다. 실시 형태 내에서 클레임의 구성을 설명하는 경우, 관례적으로 “(클레임의 구성)이 다른 임의의 수단을 포함한다”라고 기재되어 있는 경우가 많으므로 전자 상거래 발명에 있어서는 특히 주의를 필요로 한다.
여기에서 예를 들면 “••(현실적 용도)••가 가능한 다른 출력 방법이 포함된다”라고 하는 바와 같이 발명의 필수적인 기능을 “출력”의 정의에 담는 방법이 생각된다. 또한 “(출력)에는 ••(예시)••이외에, 현실적 용도를 갖는 다른 출력이 포함된다”라고 기재해 두는 방법도 생각된다.
(3) 선행 기술의 개시(IDS)
미국에서는 출원인이 알고 있는 문헌으로 발명에 관련성이 있는 것을 특허청에 제출할 의무가 있지만(35CFR1.56), 출원인이 적극적으로 특허 조사를 하는 것까지는 요구되고 있지 않다(35CFR1.97(g), MPEP609). 그러나, 미국 특허청이 금융 거래계에서의 종래 모든 거래 방법을 조사하고 적절하게 심사를 하는 것은 곤란하다고 생각된다. 이러한 경우 특허는 취득하기 쉽지만 일단 등록된 특허가 무효로 될 가능성이 남아서 권리를 행사하는 것이 곤란해질 경우가 있다.
그래서, 전자 상거래 관련의 발명을 미국에 출원하는 출원인은 스스로 적절한 선행 기술 조사를 하고 클레임된 발명에 관련하는 문헌을 폭넓게 특허청에 제출해 두는 것이 바람직하다. 이에 따라 특허권의 등록 전에 충분한 심사를 받을 수 있고, 권리 행사 시에 무효로 되기 어려운 특허 즉 현실에서 행사하기 쉬운 권리를 얻을 수 있다.
(4) 출원 시기
미국에서 전자 상거래 발명의 출원 러시가 생기고 있는 현상⑮에 비추어 보면 가능한 한 빨리 출원을 완료할 필요가 있다. 특히, 미국에서 타인이 특허권을 취득하는 것을 방지하기 위해서는 우선권만으로 안심하지 말고 빨리 미국에 출원하는 것이 바람직하다⑯.
그러나, 새로운 상거래 방법을 고안하는 자는 특허 명세서에 기재해야 할 거래 시스템에 관한 충분한 지식을 갖지 않은 경우도 많다. 한편, 거래 시스템의 개요가 정해질 때까지 기다려서 특허를 출원하는 것으로는 권리화가 곤란해질 우려가 있다.
그래서, 우선 컴퓨터를 이용한 새로운 거래의 내용이 정해진 시점에서 거래 시스템의 블록도나 흐름도를 입안할 수 있는 특허부나 특허 사무소에 상담하고 최초의 출원을 완료하는 것이 바람직하다. 새로운 거래 서비스의 내용이 정해져 있으면 그 시점에서 전자 상거래 발명의 클레임의 개요는 정해지기 때문이다.
그 후에 시스템 메이커 등이 시스템의 내부 동작을 설계한 때에 새로운 발명이 만들어진 경우는 다시 특허를 출원함으로써 전자 상거래 발명을 포괄적으로 보호할 수 있다.
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⑮ 일본 출원에 기초하는 우선권을 주장하는 것만으로는 실제로 미국에 출원하기 전에 타인이 수행한 발명이 권리화되는 것을 방지할 수 없다. (미국 특허법 제 102조(e) 및 동(g) 제 1문).
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마무리
금융 서비스의 국제화 및 자유화에 따라 전자 상거래가 국제화하는 21세기에 있어서 일본의 관련 기업이 일본을 포함한 세계 시장에서 경쟁해 가기 위해서는 전자 상거래에 관한 미국의 특허 실무를 파악하고 필요한 권리를 취득해 두는 것이 중요합니다.
지금 이 기사를 읽으시는 우리들 특허 관계자가 전자 상거래 발명의 특허에 관한 정보를 관계 기관에 전함으로써 산업을 지키며 새로운 전자 상거래 방법의 개발을 촉진할 수 있습니다. 그 때야말로 각국 기업과의 크로스 라이센스 및 네트워크화에 의해 공영할 수 있는 사회가 다가오는 것이라고 생각합니다.
본 원고의 작성에 즈음해서는 미국 Pillsubury Madison & Sutro LLP의 변호사 Dale S. Lazar, 初見通仁, 그리고 변리사 矢作隆行, 江上達夫, 및 加藤政之에게 귀중한 정보를 받았습니다. 이 자리에서 마음으로부터 감사의 말씀을 드립니다.
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