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외국에서 상표권을 취득하려면

 


일본에서 상표가 등록되어 있으면(상표권을 가지고 있으면), 외국에서도 보호됩니까?
일본에서 상표가 등록되어 있는(상표권을 가지고 있는) 것만으로는, 자동적으로 외국에서도 보호될 수 없습니다.

어디까지나 일본의 상표권은 일본 내에서만 유효하기 때문입니다.

따라서, 외국에서 상표권에 의한 보호를 요구하는 경우에는, 원칙적으로 각국 마다 상표를 등록할 필요가 있습니다.



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외국에서 상표권을 취득하는 것이 유효한 케이스
예를 들면, 이하의 경우는 외국에서 상표권을 취득해야 하겠지요.

  • 브랜드가 된 상표(의 신용)를 활용하고, 해외에서 사업 전개하는 경우
  • 일본으로부터 그 외국에 상품을 수출하는 경우
  • 외국에 제조 거점이 있어, 거기에서 일본이나 다른 나라에 상품을 수출하는 경우
  • 그 외국으로 일본과는 다른 상표를 사용한 판매 전략을 생각하고 있는 경우

여기서, 예를 들면 일본에의 수출만을 목적으로 한 제조공장이 있는 외국에 있어서도 상표권을 취득하는 것이 유효합니다.

일반적으로 외국에서도, 상품에 상표를 붙이는 것이나, 그 상표를 붙인 상품을 수출하는 것은, 「상표를 사용하고 있다」는 것이 됩니다.

즉, 먼저 타인이 그 상품에 관한 상표권을 취득했을 경우에는, 외국으로의 제조•수출 행위가 상표권 침해가 되어 버립니다.

그 외국에서 안심하여 제조와 수출을 계속하기 위해서는, 상표권을 취득할 필요가 있습니다.


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외국에서 상표권을 취득하는 루트
주로, 3개의 루트가 있습니다.

1.각국에의 직접 출원
2.국제 등록 출원(마드리드 프로토콜)
3.Filing an application for a European Union Trade Mark (EUTM)

1.각국에의 직접 출원
상표권을 취득하고 싶은 나라에 직접 출원을 합니다.



1, 2개국 정도의 소수의 나라에서만 보호를 바라는 경우에는, 비용이 저렴하게 끝나는 것이 많다.
각국의 현지 대리인을 통해 출원하게 되므로, 법 개정 등의 정보를 입수하기 쉽다.


각국 마다 현지 대리인이 필요하므로, 많은 나라에 출원하는 경우에는 고액이 된다.
각국 마다, 각국의 언어로, 각국의 수속(룰)에 따라서 실시하지 않으면 안 된다.
상표의 관리를 각국 마다 해야 한다.


2.국제등록출원(마드리드 프로토콜)
일본의 특허청을 창구로 하여, 일본에서의 상표출원 또는 상표등록을 기초로 하고, 한 번에 복수의 외국(체결국•가맹국)에 출원할 수 있습니다.

「마드리드 프로토콜」은, 상표(표장)의 국제등록제도를 정한 국제 조약으로, 98개국이 가맹하고 있습니다(2016년 11월 현재).

출원인은 보호를 희망하는 나라를 자유롭게 지정할 수 있습니다.



비용의 절감
지정국(출원인이 보호를 희망한 나라)으로부터 「상표 등록을 할 수 없는 취지의 통지」를 받지 않으면, 현지 대리인을 통할 필요가 없기 때문에, 각국 마다 직접 출원하는 경우보다 비용이 저렴해진다.
절차의 간소화
일본의 특허청에의 한 번의 절차(한 통의 원서)로, 희망하는 외국(체결국•가맹국)에 동시에 출원할 수 있다. 어느 나라를 희망하는 경우에서도, 영어로 출원할 수 있다.

심사가 신속
각 지정국 관청은, 보호를 거절하는 경우는 「상표등록을 할 수 없는 취지의 통지」를 국제 사무국으로부터 지정국에의 통지가 되고 나서 최대 18개월 이내로 하지 않으면 안 되기 때문에, 상표권을 취득할 수 있는지 아닌지의 판단이 조기에 가능하다.
권리 관리의 간편화(일원 관리)
상표등록 후의 갱신이나 명의 변경 등의 수속을 일본의 특허청에서 정리해서 할 수 있다.



센츄럴 어택
국제 등록의 날로부터 5년 이내에 기초로 한 일본의 출원이 거절, 또는 일본의 상표 등록이 소멸했을 경우 등은, 국제 등록이 삭제되어 각 지정국에 있어서의 보호도 받을 수 없게 된다.

이 경우는, 각국 출원(개별 출원)으로 전환할 수 있지만, 새롭게 현지 대리인 비용이 필요하게 된다.
제약 조건
기초로 한 일본의 출원 또는 상표등록과 같은 상표가 아니면 안된다.
또, 지정 상품•역무도 일본의 출원 또는 등록으로 지정해 있는 상품•역무와 동일하거나 좁은 범위가 아니면 안된다.


3.Filing an application for a European Union Trade Mark (EUTM)
European Union Trade Mark(통칭 EUTM) 제도는, 심사를 클리어 하면, 단일의 출원으로, EU가맹국 전역(28 countries as of June, 2016)으로 효력을 가지는(보호를 받게 된다) 상표권을 발생시키는 제도입니다.
European Union Intellectual Property Office (통칭 EUIPO) 또는 유럽 각국의 특허청에의 단일의 출원(한 통의 원서)으로, EU가맹국 모두에게 출원된 것이 됩니다.



비용의 절감
단일의 출원(한 통의 원서)으로 EU의 전가맹국에 출원할 수 있고, 또 현지 대리인도 하나로 끝나므로, EU가맹국이 많은 나라에 직접 출원하는 경우보다 비용이 저렴해진다.
수속의 간소화
단일의 수속으로 EU가맹국 모두에게 출원된 것이 된다.
권리 관리의 간편화
상표등록 후의 갱신이나 변경 등의 수속이 한 번에 끝나, 관리가 간단하고 쉽다.
미사용을 이유로 한 취소의 회피가 용이
가맹국의 1개국에 상표를 사용하고 있으면, 상표를 사용하고 있지 않는 것을 이유로서 상표 등록이 취소될 수 없다



거절 등의 효과
EU가맹국의 어느 쪽이든 1개국에서라도 거절이유(상표 등록을 받을 수 없는 이유)가 있고, 의견서나 보정서에 의해서도 거절이유를 해소할 수 없는 경우는 등록이 인정받지 못한다.

이 경우는, 각국 출원(개별 출원)으로 전환할 수 있지만, 새롭게 현지 대리인 비용이 필요하다.

또, EU가맹국의 어느 쪽이든 1개국에서라도 등록상표가 무효•취소가 되는 경우는, 다른 EU가맹국으로의 권리까지 소멸하게 된다.
제약 조건
EU가맹국 중 수 개국만을 지정해 출원할 수 없다.
심사
원칙으로서 「상대적 거절 이유」(ex.「먼저 출원된 타인의 상표와 닮아 있기 때문에, 등록할 수 없다」)에 해당하는지 아닌지는 심사되지 않는다.

따라서, 비슷한 상표에 대해 타인이 먼저 출원하고 있었을 경우 등은, 「등록을 인정해서는 안된다」라고 하는 이의를 제기할 수 있고, 또, 등록 다음에 있어도 상표권 침해라고 고소 당하는 위험이 있다.



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現地代理人について
일본에서 상표등록출원하는 경우는, 곤란하기는 합니다만, 변리사 등의 대리인에게 의뢰하지 않고 자력으로 실시할 수도 있습니다.

그러나, 외국에서 출원하는 경우는 원칙적으로 현지 대리인에게 의뢰할 필요가 있습니다.
왜냐하면, 예를 들면 「그 나라에 주소를 가지지 않는 사람은, 그 나라의 현지 대리인을 통하지 않으면 출원할 수 없다」라고 하는 규칙이 있기 때문입니다.

국제등록출원(마드리드 프로토콜)에서는, 자력으로 출원할 수 있습니다. 그러나, 출원 후로 지정국으로부터 「상표등록을 할 수 없는 취지의 통지」를 받아 거기에 반론하는 경우에는 현지 대리인이 필요합니다.

현지 대리인에게 의뢰하는 경우에는, 당연히 대리인 비용이 필요합니다. 이 비용은 나라나 대리인에 따라 상이합니다.



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우선권에 대해(상표의 경우)
파리 조약의 우선권을 주장하면, 예를 들면, 일본에서 상표등록출원을 하고 나서(ex.3월 22일) 6개월 이내에 같은 상표를 한국에 출원하면(ex.6월 11일), 「한국의 출원은 일본에서 출원한 시점(3월 22일)에 되었다」라고 판단되게 됩니다.

여기서, 한국에서 타인이 같은 내용의 상표에 대해 5월 28일에 출원했다고 합시다.

한국에서는, 같은 내용의 상표의 출원이 있었을 경우에는, 먼저 출원한 사람에게만 상표 등록이 인정되게 되어 있습니다.

실제로 한국에서 출원한 것은 6월 11일이기 때문에, 우선권을 주장하지 않으면 타인 쪽이 먼저 출원한 것이 되어, 타인에게 상표등록이 인정되어 자신은 상표등록을 받을 수 없게 되어 버립니다.

그러나, 우선권을 주장하고 있기 때문에 「일본에서 출원한 3월 22일에 출원되었다」라고 판단되므로, 타인은 나중에 출원한 것이 되어, 순조롭게 등록을 받게 되게 됩니다.

파리 조약의 우선권은, 파리 조약에 가입하고 있는 동맹국 간에서 주장할 수 있습니다. 170개를 넘는 나라가 가입하고 있습니다.

국제등록출원(마드리드 프로토콜)이나 European Union Trade Mark (EUTM)을 하는 경우에도, 우선권 주장을 할 수 있습니다.



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외국의 상표에 관한 중요 용어•개념

 


등록 주의와 사용 주의
「등록주의」를 채용하고 있는 나라에서는, 상표가 등록되는 것으로 권리(상표권)가 발생하게 됩니다. 덧붙여 일본은 「등록주의」입니다.

한편, 「사용주의」를 채용하고 있는 나라에서는, 실제로 상표가 사용되는 것으로 권리가 발생해, 등록되는 것으로 보호가 강화됩니다.

선원주의와 선사용주의
「동일」 또는 「유사한」 내용의 상표출원이 다수 있었을 경우에•••

→ 「선원주의」를 채용하고 있는 나라에서는, 제일 먼저 출원한 사람에게 등록이 인정됩니다. 덧붙여 일본은 「등록주의」입니다.

→ 한편, 「선사용주의」를 채용하고 있는 나라에서는, 제일 먼저 상표의 사용을 시작한 사람에게 등록이나 권리가 인정됩니다.

절대적 거절이유와 상대적 거절이유
「절대적 거절 이유」란, 상표에 「식별력」이 있는지 아닌지, 국기 등과 동일한지 여부 등을 묻는 것입니다.
타인의 상표의 존재의 유무에 관계없이 질문을 받는 것이므로 「절대적」이라고 해집니다.

「상대적 거절이유」란, 먼저 등록•출원되고 있는 타인의 상표와 닮아 있는지, 타인의 유명한 상표와 혼동할 우려가 없는지 등을 묻는 것입니다.
타인의 상표의 존재의 유무에 좌우되기 위해 「상대적」이라고 말합니다.

 일본에서는, 양자 모두 심사됩니다. 한편, OHIM에서는, 원칙으로서 「절대적 거절 이유」만이 심사됩니다.

동의서(콘센트) 제도
「동의서(콘센트) 제도」를 채용하고 있는 나라에서는, 어느 상표가 「상대적 거절이유」에 해당하는 경우라도, 예를 들면, 먼저 등록된 권리자(상표권자)가 그 상표가 등록되는 것에 동의하는 서면을 제출하면, 등록이 인정될 가능성이 있습니다.

다만, 동의서를 제출해도 받아들여진다고는 할 수 없는 나라도 있습니다.

덧붙여 일본에는 이 제도는 없습니다.

권리 불요구(디스크레임) 제도
 「권리 불요구(디스크레임) 제도」란, 예를 들면, 상표에 「식별력」이 없는 부분이 있어도 상표 전체적으로는 「식별력」이 있는 경우에, 「식별력」이 없는 부분을 타인이 사용해도 상표권 침해로서 고소하지 않는 것을 조건으로(독점권의 불요구), 등록이 인정된다고 하는 제도입니다.

덧붙여 일본에는 본제도는 없습니다.

권리 부여 전의 이의제기와 권리 부여 후의 이의제기
「권리 부여전의 이의제기」를 인정하고 있는 나라에서는, 어느 상표가 등록되기 전에 이의(그 상표가 등록되어야 하는 것이 아닌 이유)를 제기할 수 있습니다. 이의가 인정되면, 상표가 등록되는 것을 저지할 수 있습니다.

「권리 부여 후의 이의제기」를 인정하고 있는 나라에서는, 어느 등록상표에 대해 이의(그 등록상표가 삭제되어야 할 이유)를 제기할 수 있습니다.

이의가 인정되면, 등록을 취소하는(소멸시키는) 것이 가능합니다.

덧붙여 일본에서는 「권리 부여 후의 이의제기」를 할 수 있습니다.

다구분제
「구분」이란 상품•역무를 일정한 기준에 의해서 카테고리로 나눈 것입니다.

「다구분제」를 인정하고 있는 나라에서는, 1출원(한 통의 원서)으로 2개 이상의 구분을 지정할 수 있습니다.

한편, 「다구분제」를 인정하지 않은 나라에서는, 한개씩의 구분마다 별개의 출원을 하지 않으면 안됩니다.

덧붙여 일본은 「다구분제」를 인정하고 있습니다.

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RYUKA국제특허사무소에 대한 질문, 바램은 이쪽으로

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