米国へ商標を出願する前に

2021.02.15



弁理士・米国弁護士 龍華 明裕

使用主義
 米国1では商標権があくまで実使用に基づいて発生するので、登録されても使用されていない商標や一定期間使用が中止された商標の排他権を行使することはできません。

保護される商標
 文字、図形等の一般的な商標のみならず、トレードドレス(商品パッケージのデザインや店舗の内外装等)、匂いや光なども登録の対象になります。

出願
■登録のBasis
 米国で商標登録を受けるためには、
  ① 米国で実際に商標を使用し、その証拠を特許庁に提出するか、または、
  ② 同一の商標について本国(日本)で商標登録を受ける、必要があります。
 ①②の双方を出願のBasisとすることもできます。これにより、一方のBasisが否定されても他方のBasisにより登録を受けることができます。

■出願のBasis
 以下のBasisがあれば上記①②が満たされる前に出願をすることもできます。
  ③ 米国で商標を使用する予定があるか、または
  ④ 本国(日本)の出願に基づくパリ優先権を主張する。
 ただし③④の場合はそれぞれ、登録までに①②を満たす必要があります。③④の双方をBasisとしておくと、後に①②の一方が満たされなくても、他方により登録を受けることが出来ます。

■指定商品/指定役務
 日本より具体的である必要があります。例えば、第25類「被服」には帽子、ジャケット、ズボン、下着などが含まれます。日本では指定商品を「被服」とすることができますが米国では、「Hats」、「Caps [headwear]」等と記載しなければなりません。日本出願の指定商品のまま米国に出願すると、殆どの場合に拒絶理由を受けます。

■庁費用(電子出願) 2021年2月現在 


審査手続
■ディスクレーム
 商標が識別性を有しない単語を含む場合は、当該単語について権利行使をしない旨の宣言(ディスクレーム)をする必要があります。

■コンセント
 先登録商標と類似するという拒絶理由を受けた場合は、先登録商標権者から本願を登録することへの同意(コンセント)を受け、その旨を証明する書面を提出することにより、拒絶理由が解消する場合があります。

■異議申立期間:出願の公告から30日です(cf. 日本は登録公報の発行から2か月)。

商標の不使用
 再び使用をしないという意図をもって商標の使用をやめたとき、又は商標が連続して3年間使われていない場合は、登録商標を放棄したものと推定されます。

登録後の使用証拠
■商標登録後5年~6年の間に,商標を使用した証拠を添付した使用宣誓書を提出する必要があります。
■10年毎に更新でき、この際にも上記,使用宣誓書を提出する必要があります。

国際商標出願(マドリッドプロトコル)で米国を指定する場合の留意点
■「標章を使用する意思の宣言書」の提出が必要です。
■色彩を含む商標の場合には、色彩の主張を願書に記載する必要があります。
■国際商標出願でも指定商品又は指定役務を具体的に書く必要があります。
■国内商標と同様、登録後5年~6年の間と更新時に、使用宣誓書を提出する必要があります。


1 米国には、連邦全体の商標制度と州毎の商標制度が存在します。しかし州で登録した商標の保護範囲は州内に限られるので、日本企業が州毎の制度を使うことは殆どありません。