アメリカ特許規則改正の概要
最終規則公表日：２００７年８月２１日
規則改正施行日：２００７年１１月１日
Ⅰ．継続出願とＲＣＥの回数制限（今回の改正で初めて導入された重要改正点）
・一つの出願ファミリーの中に、出願人の権利として得られるのは以下のみ
(ア) 初期出願（原 or 分割）×１
(イ) 継続出願（①または②）×２
(ウ) ＲＣＥ×１
・ただし、仮出願は対象外。また、分割出願は新たな、別個の初期出願として扱われる
・上記の数を超える継続出願を望む場合、上申書（※）を提出しそれが承認されなければならない。（例外：1.78 (d)(1)(iv), (v)）
※上申書の内容の例 ―― 過去になされていない補正、反論、証拠等を考慮してもらうため。何故、以前に提出しなかったかの理由を述べる。
※上申書提出の理由に含まれない場合：
・ＩＤＳの提出（ＩＤＳ手続きについては別途改正の予定）
・一部クレーム認可時に他のクレームで継続
・その他３００件のコメントに対する回答も参照
・出願人は、限定要求の提案(Suggested Requirement of Restriction: SRR)が可能。
・新規則適用対象出願と例外規定
（１）２００７年１１月１日以降の出願（及びＰＣＴのＵＳ移行）とＲＣＥ
→１１／１までは現行規則に基づき何回でも継続やＲＣＥが可能。
（２）２００７年８月２１日以前の出願（及びＰＣＴのＵＳ移行）は、２００７年
１１月１日以降に“もう一回 (one more)”だけ継続出願が可能。
※但し、8/21 – 11/1の間に継続出願がされていないことが条件。
※なお、ＲＣＥにはこのような例外規定はない。
Ⅱ．簡易継続出願 (Streamline Continuation Application) の導入
・出願人の申請で、新規の継続出願ではなく、中間処理中の出願として扱われる
・親出願は放棄する必要あり
・審査される順番が早い
→ＲＣＥをしたがまだ継続は１回以下のときに、ＲＣＥの代替として有効
Ⅲ．クレーム数の制限－５／２５ルール
独立５つまで、全体で２５個まで → ５／２５ル－ル
・一つの出願だけではなく、権利者が共通(commonly owned)で特許的区別ができない(patentably indistinct)他の継続中の出願のクレームも合わせた合計数が制限される。
→自明型二重特許となる関係の出願の合計。
・１１／１までに第１回目の拒絶 (1st Office Action) を受けていない全出願が対象。
・５／２５ルール違反の通知を受けた後の対応
（１）ＳＲＲ（Suggested Restriction Requirement）限定要求案
※但し11/1以前にＦＡＯＭ未発行出願のみ
（２）ＥＳＤ（Examination Support Document）審査支援書
（３）クレームキャンセル
・ＥＳＤに必要な内容
[１]先行技術調査の方法と結果
[２]クレームと類似する引例のリストアップ
[３]各引例におけるクレーム限定要件の特定
[４]特許性の説明
[５]明細書でのサポート箇所の指摘
※ＥＳＤの提出は、コストと禁反言の両問題をはらんでいる（see E&A memo）
・５／２５ルールが適用される出願
１．２００７年１１月１日以降の出願（ＰＣＴのＵＳ移行）
２．２００７年１１月１日までに最初の拒絶理由が発行されていない出願
Ⅳ．「共同所有の関連出願」の情報提供義務
「共同所有の関連出願」の定義：
[１]互いの出願日あるいは優先日が２ヶ月以内 (within two month)
（外国優先権主張日、仮出願日を含む）
[２]少なくとも一人の共通発明者 (at least one inventor in common)
[３]共同所有 (owned by the same person)
上記を満足する出願または特許の番号を、係属中の各出願にて情報提供する義務
・情報提供期限：出願日から４ヶ月、願番通知書から２ヶ月のいずれか遅い方。なお、現在係属中の案件の期限は、上記のいずれか、あるいは２００８年２月１日まで。
・以下の条件を満たす場合、少なくとも一つのクレームは特許的に区別されない
(not patentably distinct)と推定される（反駁可能）
→いったんは５／２５クレームルールが適用される
[１]出願日（あるいは優先権主張日）が同日
[２]共通発明者がいる
[３]所有者が共通
[４]ほぼ重複する記載を有している
上記の４点を満たす場合、次の両方を提出しなければならない。
（ａ）ターミナルディスクレーマ
（ｂ）特許的区別可能 (patentably distinct) であると主張する反論陳述書
・提出を怠った場合：特に罰則規定はない。実際上、次回審査で発覚した場合は最終(Final)とされるほか、衡平法上の問題となる（ＩＤＳ義務違反と同じ）
Ⅴ．ＣＩＰ出願時のクレームの優先権特定義務
・クレーム毎に、優先権出願にサポートされていることを特定する義務。
－龍華国際特許事務所からの対策案・コメント－
Ⅰ．今、１１月１日までにしておくことはあるか？
→理由：１１／１までに初回拒絶理由通知書が出れば５／２５ルールは適用されない。
Ｑ１ － １１／１までに継続出願するべきか？
Ａ１ － 急く必要はない。すぐに継続出願するべき他の理由がなければ、慎重に検討すべき。
理由：今継続すると、１１月１日後に“もう１回”の恩恵は得られない。また、この例外措置は「一つの出願ファミリー」で１回のみである。従って、どのタイミングで、どの案件でこれを使うか、を慎重に検討すべき。
Ｑ２ － １１／１までにＲＣＥをすべきか？
Ａ２－１ 最終ＯＡを受け、ファミリー出願内で過去に１度でもＲＣＥがされている案件の場合：
→すぐにＲＣＥするかどうかを決定し、するなら１１／１までにすべき。
理由：１１／１以降はもうできない。
Ａ２－２ 最終ＯＡを受け、過去にファミリー内で１度もＲＣＥしていない案件の場合：
→ＲＣＥするかどうか、するとしたらいつか、どの案件でするか、慎重に検討するべき
理由：１１／１の前でも後でも、権利としてできるのは１回のみ。急ぐ必要はない →理由：１１／１までに初回拒絶理由通知書が出れば５／２５ルールは適用されない。
Ｑ３ － Restriction / Electionを受けてまだ応答していない案件はどうするか？
Ａ３ もしあれば、すぐ応答すべき。
→理由：１１／１までに初回拒絶理由通知書が出れば５／２５ルールは適用されない。
Ⅱ．弊所が提案する対策・戦略
－継続・ＲＣＥ回数制限に対し－
（１）米国の審査を遅らせる
（理 由)ＯＡの回数を少なくするため、対応国の審査結果を反映させる
（方 法）
→ＰＣＴ経由の出願にする
→米国仮出願を利用する（特に米国で生まれた発明の場合）
（２）対応国の審査を促進する
（理 由）より多くの先行技術を机上に乗せる
（方 法）
[1]韓国：出願時に審査請求（９ヵ月後にＯＡが期待できる）
[2]日本：早期審査（３ヵ月後にＯＡが期待できる）
[3]ＥＰ：各国よりＥＰとし、ＥＳＲを期待
（ＧＢ、ＤＥの場合は別途検討要）
[4]中国：日本登録査定後にそれを伴って審査請求（参照される）
（３）予備補正
各国の審査状況を考慮し、適正クレームで初回審査に臨む
（４）各出願毎の基本戦略を策定しておく
（Ｐ型）できるだけ長く係属させる（他社侵害を取り込む）
（Ｖ型）５／２５以上のクレームが必要（多角的権利が必要な製品）
（Ｗ型）対応国の審査結果が出揃うまで待つ
（Ｎ型）上記したような特段の位置づけがない（継続２回あれば十分）
－５／２５ルールに対し－
（５）同一日本出願を優先権主張して複数の米国出願（patentably distinct）
（６）日本出願時、ＰＣＴ出願時からこのルールに則ったクレームをドラフト
（７）あえてdistinctなクレームで出願した上でＳＲＲ
－関連出願提出義務等に対して－ （８）日本出願日をずらす（記載がほぼ重複していない場合）
（９）重複部がある場合、同日に日本出願し（ＥＰのself collision対策）、indistinctクレームを入れ込まない（各々に互いにdistinceクレームのみとする）例）カテゴリーを変える。
（10）プログラムソフトを作る
－主要ＤＢとは異なるものを作る。再改正の可能性有り
機能
・関連発明の検索（日付、発明者）
・別紙にプリント
・米国現地代理人への指示書プリント
・ＩＤＳの再確認
・柔軟な対応ができる余地を残す
（11）国内事務所の一本化（可能であれば）
→ポートフォリオ、ＤＢ作成、維持管理を委託
Ⅲ．弊所ではお客様サービスの一環として、以下の情報の提供をいたします。
（１）顧客ごとに上記プログラムを作成
（２）関連出願」情報の現地代理人への提供と提出指示
ただし、
（ａ）２００１年１月１日以前に出願された情報、および
（ｂ）２００６年１月１日以降の優先権主張日を有する出願の情報
はお客様から弊所へのご提供をお願いいたします。
なお、もしご要望がございましたら、費用につきまして別途ご相談させていただいた上で、下記のサービスも提供いたします。
①お客様が直接あるいは-弊所以外の国内事務所経由で米国出願された案件について、上記の各情報
②各出願における対処策のご提案
Ⅳ．最後に
ご意見、ご質問がございましたらご遠慮なくご連絡ください。