外国で商標権を取得するには

外国で商標権を取得するには



日本で商標登録されていれば(商標権を持っていれば)、外国でも保護されますか?

 日本で商標登録されている(商標権を持っている)だけで、自動的に外国でも保護されることはありません。
 あくまで日本の商標権は日本国内でのみ有効だからです。
 したがって、外国で商標権による保護を求める場合には、原則として各国ごとに商標登録する必要があります。

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外国で商標権を取得するのが有効なケース

 例えば、以下の場合は外国で商標権を取得すべきでしょう。

  • ブランドとなった商標(の信用)を活用して、海外で事業展開する場合
  • 日本からその外国へ商品を輸出する場合
  • 外国に製造拠点があり、そこから日本や他の国へ商品を輸出する場合
  • その外国で、日本とは異なる商標を使用した販売戦略を考えている場合

 ここで、例えば日本への輸出だけを目的とした製造工場がある外国においても商標権を取得するのが有効です。
 一般に外国でも、商品に商標を付けることや、その商標を付けた商品を輸出することは、「商標を使用している」ことになります。
 つまり、先に他人がその商品に関する商標権を取得した場合には、外国での製造・輸出行為が商標権侵害となってしまうのです。
 その外国で安心して製造と輸出を続けるためには、商標権を取得する必要があります。

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外国で商標権を取得するルート

 主として、3つのルートがあります。

1.各国への直接出願
2.国際登録出願(マドリッドプロトコル)
3.欧州連合商標(EUTM)

1.各国への直接出願

 商標権を取得したい国に直接出願をします。



 1、2カ国程度の少数の国でのみ保護を望む場合には、費用が安く済むことが多い。
 各国の現地代理人を通して出願することになるので、法改正などの情報を入手しやすい。


 各国ごとに現地代理人が必要となるので、多くの国に出願する場合には高額となる。
 各国ごとに、各国の言語で、各国の手続(ルール)に従って行わなければならない。
 商標の管理を各国ごとにしなければならない。


2.国際登録出願(マドリッドプロトコル)

 日本の特許庁を窓口とし、日本での商標出願又は商標登録を基礎にして、一度に複数の外国(締約国・加盟国)へ出願することができます。
 「マドリッドプロトコル」は、商標(標章)の国際登録制度を定めた国際条約で、98カ国が加盟しています(2016年11月現在)。
 出願人は保護を希望する国を自由に指定できます。



 費用の節減
 指定国(出願人が保護を希望した国)から「商標登録をすることができない旨の通知」を受けなければ、現地代理人を通す必要がないので、各国ごとに直接出願する場合よりも費用が安くなる。
 手続の簡素化
 日本の特許庁への一度の手続(一通の願書)で、希望する外国(締約国・加盟国)へ同時に出願することができる。
 どの国を希望する場合でも、英語で出願できる。
 審査が迅速
 各指定国官庁は、保護を拒絶する場合は「商標登録をすることができない旨の通知」を国際事務局から指定国への通知がされてから最大18ヶ月以内にしなければならないので、商標権を取得できるか否かの判断が早期にできる。
 権利管理の簡便化(一元管理)
 商標登録後の更新や名義変更等の手続を日本の特許庁でまとめてできる。



 セントラルアタック
 国際登録の日から5年以内に基礎とした日本の出願が拒絶、又は日本の商標登録が消滅した場合などは、国際登録が取り消され、各指定国における保護も受けられなくなる。
 この場合は、各国出願(個別出願)に切り替えることができるが、新たに現地代理人費用が必要となる。
 制約条件
 基礎とした日本の出願又は商標登録と同じ商標でなければならない。
 また、指定商品・役務も日本の出願又は登録で指定している商品・役務と同じか狭い範囲でなければならない。


3.欧州連合商標(EUTM)

 欧州連合商標(通称EUTM)制度は、審査をクリアすれば、単一の出願で、EU加盟国全域(28カ国:2016年6月現在)で効力を有する(保護を受けられる)商標権を生じさせる制度です。
 欧州連合知的財産庁(通称EUIPO)又は欧州各国の特許庁への単一の出願(一通の願書)で、EU加盟国すべてに出願されたことになります。



 費用の節減
 単一の出願(一通の願書)でEUの全加盟国に出願でき、また現地代理人も一人で済むので、EU加盟国の多くの国に直接出願する場合よりも費用が安くなる。
 手続の簡素化
 単一の手続でEU加盟国すべてに出願されたことになる。
 権利管理の簡便化
 商標登録後の更新や変更等の手続が一度で済み、管理が簡易である。
 不使用を理由とした取消の回避が容易
 加盟国の1ヶ国で商標を使用していれば、商標を使用していないことを理由として商標登録が取り消されることはない。



 拒絶などの効果
 EU加盟国のいずれか1ヶ国ででも拒絶理由(商標登録ができない理由)があり、意見書や補正書によっても拒絶理由を解消できない場合は、登録が認められない。
 この場合は、各国出願(個別出願)に切り替えることができるが、新たに現地代理人費用が必要となる。
 また、EU加盟国のいずれか1ヶ国ででも登録商標が無効・取消になってしまった場合は、他のEU加盟国での権利まで消滅してしまう。
 制約条件
 EU加盟国のうちの数ヵ国だけを指定して出願することはできない。
 審査
 原則として、「相対的拒絶理由」(ex.「先に出願された他人の商標と似ているため、登録することができない」)に該当するか否かは審査されない。
 したがって、似ている商標について他人が先に出願していた場合などは、「登録を認めるべきではない」という異議が申立てられたり、また、登録後であっても商標権侵害であると訴えられる危険がある。


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現地代理人について

 日本で商標登録出願する場合は、困難ではありますが、弁理士などの代理人に依頼せずに自力で行うこともできます。
 しかし、外国で出願する場合は原則として現地代理人に依頼する必要があります。
 なぜなら、例えば「その国に住所を有しない者は、その国の現地代理人を通さなければ出願できない」というような決まりがあるからです。
 国際登録出願(マドリッドプロトコル)では、自力で出願することはできます。しかし、出願後に指定国から「商標登録をすることができない旨の通知」を受け、それに反論する場合には現地代理人が必要となります。
 現地代理人に依頼する場合には、当然ながら代理人費用が必要となります。この費用は国や代理人によってまちまちです。


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優先権について(商標の場合)

 パリ条約の優先権を主張すると、

 例えば、日本で商標登録出願をしてから(ex.3月22日)6ヶ月以内に同じ商標を韓国に出願すれば(ex.6月11日)、「韓国の出願は日本で出願した時(3月22日)にされた」と判断されることになります。
 ここで、韓国で他人が同じ内容の商標について5月28日に出願したとしましょう。韓国では、同じ内容の商標の出願があった場合には、先に出願した者だけに商標登録が認められることになっています。
 実際に韓国で出願したのは6月11日ですから、優先権を主張しなければ他人のほうが先に出願したことになり、他人に商標登録が認められ、自分は商標登録を受けられなくなってしまいます。
 しかし、優先権を主張しているため「日本で出願した3月22日に出願された」と判断されるので、他人は後から出願したことになり、めでたく登録を受けられることになります。
 パリ条約の優先権は、パリ条約に加入している同盟国間で主張することができます。170を超える国が加入しています。
 国際登録出願(マドリッドプロトコル)や欧州連合商標(EUTM)をする場合にも、優先権主張をすることができます。


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外国の商標に関する重要用語・概念



登録主義と使用主義

 「登録主義」を採用している国では、商標が登録されることで権利(商標権)が発生することになります。なお、日本は「登録主義」です。
 一方、「使用主義」を採用している国では、実際に商標が使用されることで権利が発生し、登録されることで保護が強化されます。

先願主義と先使用主義

 「同じ」又は「似ている」内容の商標出願が複数あった場合に・・・
 → 「先願主義」を採用している国では、一番先に出願した者に登録が認められます。なお、日本は「先願主義」です。
 → 一方、「先使用主義」を採用している国では、一番先に商標の使用を始めた者に登録や権利が認められます。

絶対的拒絶理由と相対的拒絶理由

 「絶対的拒絶理由」とは、商標に「識別力」があるか否か、国旗等と同じでないかなどを問うものです。
 他人の商標の存在の有無に関係なく問われるものなので「絶対的」と言われます。
 「相対的拒絶理由」とは、先に登録・出願されている他人の商標と似ていないか、他人の有名な商標と混同するおそれがないかなどを問うものです。  他人の商標の存在の有無に左右されるため「相対的」と言われます。
 日本では、両者とも審査されます。一方、EUIPOでは、原則として「絶対的拒絶理由」のみが審査されます。

同意書(コンセント)制度

 「同意書(コンセント)制度」を採用している国では、ある商標が「相対的拒絶理由」に該当する場合でも、例えば、先に登録された権利者(商標権者)がその商標が登録されることに同意する書面を提出すれば、登録が認められる可能性があります。
 ただし、同意書を提出しても受け入れられるとは限らない国もあります。
 なお、日本には本制度はありません。

権利不要求(ディスクレーム)制度

 「権利不要求(ディスクレーム)制度」とは、例えば、商標に「識別力」がない部分があっても商標全体としては「識別力」がある場合に、「識別力」がない部分を他人が使用しても商標権侵害として訴えないことを条件に(独占権の不要求)、登録が認められるといった制度です。
 なお、日本には本制度はありません。

権利付与前の異議申立と権利付与後の異議申立

 「権利付与前の異議申立」を認めている国では、ある商標が登録される前に異議(その商標が登録されるべきではない理由)を申し立てることができます。
 異議が認められれば、商標が登録されることを阻止できます。
 「権利付与後の異議申立」を認めている国では、ある登録商標について異議(その登録商標が取り消されるべき理由)を申し立てることができます。
 異議が認められれば、登録を取り消す(消滅させる)ことができます。
 なお、日本では「権利付与後の異議申立」ができます。

多区分制

 「区分」とは商品・役務を一定の基準によってカテゴリー分けしたものです。
 「多区分制」を認めている国では、一出願(一通の願書)で2つ以上の区分を指定することができます。
 一方、「多区分制」を認めていない国では、1つ1つの区分ごとに別々な出願をしなければなりません。
 なお、日本は「多区分制」を認めています。

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