米国商標出願の概要
＜米国商標制度の特徴（使用主義）＞
米国商標制度の最大の特徴は「使用主義」です。日本の商標法は商標が登録されることで権利（商標権）が発生する「登録主義」を採用しており、米国の商標制度は日本の商標制度とは多くの点で異なっています。
「使用主義」を採用している米国では、実際に商標が使用されることで権利が発生します。つまり、米国では商標を登録するだけでは必ずしもその商標を独占的に使用する権利を確保できないのです。
では、米国で商標を登録する（連邦法による登録制度を利用する）メリットは何でしょうか。主として、以下のメリットが挙げられ、裁判で争った場合などに登録されていない商標に比して有利になります。
- 指定商品/役務に係る商標を米国の一地域でしか使用していなくても、当該商標を出願日から米国全土において使用していたものと擬制されます。
- 登録により、当該登録商標の所有権の主張を米国全土に対してしたものと擬制されます。その後に第三者が当該商標を使用すると、当該商標を知っていたものとみなされます。
- 模倣品（侵害品）の輸入を水際で差止めるべく、税関に救済措置を申請できます。
- Rマーク（正式な連邦商標登録を証明するマーク）を付すことができます。連邦商標登録をするほど重視している商標であることをアピールできます。
- 商標登録後継続して５年間使用し、その後に「使用宣誓書」を提出すると「不可争性」を獲得でき、当該商標権の有効性について争えなくなります。通常は、未登録先使用の商標があった場合に、その商標の使用者と“争い”になると、未登録先使用の商標の使用者に“負けて”しまいます。
しかし、「不可争性」を獲得した場合は、未登録先使用の商標の存在を理由として商標が取り消されることはありません。この場合の未登録先使用の商標の使用者は、その商標を使用している地域で抗弁が可能となるのみです。
また、商標権侵害訴訟で被告側は商標登録の無効を原則として主張できなくなります。
＜登録できる商標＞
- 原則として、出願人（自己）の商品を他人の商品から識別することを可能にする商標（語、名称、記号若しくは図形又はその結合など）は登録することができます。
- サービスマーク（役務）も登録できます。
- 自己の商品/役務を他人の商品/役務から識別できれば、日本では登録できない商標の登録も認められます。
例えば、トレードドレス（ex.商品のパッケージデザイン、店舗の内外装）、におい、スローガン、光なども商標として登録され得ます。
＜登録できない商標＞
主として以下に該当する商標は、原則として登録できません。
- 不道徳的、欺瞞的若しくは中傷的な事項、又はある者（生死を問わない）、団体、信仰若しくは国民的な象徴を軽蔑し、若しくはそれらとの関係を偽って示唆し、又はそれらを侮辱し若しくはそれらの評判を落とすおそれのある事項を含む商標
- 生存中の特定の個人を示す名称を含む商標（当該生存者から承諾を得ている場合を除く）
- 特許商標庁に登録されている商標又は他人によって合衆国において以前に使用され、かつ、放棄されていない商標又は商号と著しく類似している商標であって、出願人の商品に付して又は関連して使用されるときは、混同、誤認若しくは欺瞞するおそれのあるものを含む商標
- 出願人の商品に付して又は関連して使用される場合に、それらの商品を単に記述するか又は欺瞞的に記述する商標
- 出願人の商品に付して又は関連して使用される場合に、主として地理的にこれらの商品を記述する商標
- 出願人の商品に付して又は関連して使用される場合に、主として地理的にこれらの商品を欺瞞的に記述する商標
- 主として氏姓であるに過ぎない商標
- 全体として機能的である事項を含む商標
＜出願～登録、更新まで＞
出願
- 「出願の基礎」を以下の４つから特定する必要があります。
- ①米国での実使用に基づいた出願
- ②使用意思に基づいた出願
- ③外国登録に基づいた出願
- ④外国出願に基づくパリ優先権主張をした出願
- 「出願の基礎」は複数選択することができます。複数の基礎を選択しておくことで、出願後にある基礎が有効でないと判断された場合でも、他の基礎を利用することができます。
「出願の基礎」を後に追加することもできますが、費用がかかるため、該当すると思われる基礎が複数ある場合は、はじめから複数の基礎を選択しておくことをおすすめします。
- ①米国での実使用に基づいた出願
既に米国で使用を開始している場合に選択できます。
ただし、商標をWebページで広告として使用していたとしても、例えば実際に当該商標を付した商品を出荷した実績がない場合には、その商品について「米国での実際の使用に基づく出願」はできません。
商品についての商標の使用とは、商品に商標を直接付すか商品との関連において商標を使用することであり、広告的な使用は商品についての商標の使用とならないためです。
一方、サービスマーク（役務）は広告的に使用された場合でも商標の使用とされます。
商標の使用開始日（日本を含めた世界で初めてその商標を使用した日）や米国の州際又は国際取引における使用開始日の情報や使用見本などが必要となります。 - ②使用意思に基づいた出願
まだ米国で使用していないが、商標を取引において使用しようとする誠実な意図を有している場合に選択できます。 - ③外国登録に基づいた出願
例えば日本で商標登録されている場合に選択できます。登録前に米国で使用されていたことは要求されませんが、誠実に使用する意図を出願書類に記述しなければなりません。外国登録の国、登録番号や登録日の情報、外国登録証の写し、その訳などを提出する必要があります。 - ④外国出願に基づくパリ優先権主張をした出願
外国（日本）での商標登録出願日から６ヶ月以内であれば選択できます。
ただし、商標を取引において使用しようとする誠実な意図を有していることが必要です。
基礎出願国、出願番号、出願日などの情報が必要となります。
なお、その後に外国（日本）での商標が登録されれば、通常は外国登録に基づく出願とされます。 - 標準文字として商標権を取ると、例えば書体や色を変更した商標についても権利が及ぶメリットがあります。
したがって、欧文字の商標を米国に出願する場合には、書体や色などについて権利を主張したい特別な理由がなければ、標準文字として出願すると有利なことが多いです。
なお、漢字や平仮名、片仮名が混じっている商標は、標準文字とすることができません。 - 指定商品/役務の記載
指定商品/役務を具体的に記載することが求められます。例えば、日本では出願する商標を帽子にしか使用するつもりがない場合でも、指定商品を「第２５類 被服」とする記載が認められます。この「第２５類 被服」には、帽子だけではなく、ジャケット、ズボン、スカート、マント、寝巻き、下着、水泳着、帯、エプロン、ネクタイ、マフラー、帽子etc が含まれています。
米国では、指定商品を個別具体的に記載しなければならないので、日本の商標登録出願の指定商品の記載をそのまま利用して米国に商標登録出願をすると、多くの場合、審査官から拒絶されてしまいます。
したがって、米国で帽子について商標を使用し、商標権を取得したい場合には、例えば、「Hats」、「Caps [headwear]」のように記載します。
審査
- すべての登録要件について実体審査がされます。
- 登録要件を満たさない場合（拒絶理由がある場合）には、拒絶理由通知が発せられ、出願人は拒絶理由通知の送付日から６ヶ月以内に意見書や補正書で応答・反論することができます。
また、権利不要求（ディスクレーム）や同意書の制度を利用して、拒絶理由を解消できる場合があります。 - 出願から最初の通知がされるまでの期間は、平均して３ヶ月とかなり早く（短く）なっています。
- 拒絶理由通知への応答・反論によっても拒絶理由が解消しない場合には、拒絶査定（ファイナルアクション）が発行されます。
- 拒絶理由がない場合、または、拒絶理由が解消した場合は、出願内容が公告（公開）されます。
異議申立
- 出願公告後30日以内に、その商標の登録によって損害を受けると考える者は何人も異議申立をすることができます。
- いわゆる「権利付与前異議制度」が採用されています。なお、日本は「権利付与後異議制度」です。
登録
- 「出願公告」がされた後に異議申立がされない場合や、異議申立がされた場合でもその申立が取り下げられたり、異議申立が不成立の場合は、商標が「登録」されます。
ただし、この場合、「使用の意思に基づく出願」に対しては、「登録許可通知」が発行され、６ヶ月以内に「使用宣誓書」及び「使用証拠」を提出することで「登録」が認められます。
- 商標権の存続期間は、登録日から10年間です。
- 商標登録後５～６年の間に「使用宣誓書」と「使用証拠」を提出する必要があります。これには、登録されても使用されない商標を整理する目的があります。
更新
- 商標の登録は、10年ごとに何度でも更新することができます。
- 更新の際にも「使用宣誓書」と「使用証拠」を提出しなければなりません。
＜取消しになる不使用の期間＞
- 商標の使用が、使用を再開しない意図をもって途絶したときは、商標は「放棄された」ものとみなされます。
この「再開しない意図」は、状況から判断されます。 - 連続して３年間の使用していない商標は、放棄されたとの一応の推定がされます。
- 商標を「使用」しているというためには、通常の商行為の過程において商標を誠実に使用している必要があります。単に商標の権利を留保するために行われるものは「使用」と認められません。
＜国際登録出願（マドリッドプロトコル）で米国を指定する場合の注意点とアドバイス＞
- 米国はマドリッドプロトコルに加盟しているため、国際登録出願を利用しての出願もできます。
- 国際登録出願（マドリッドプロトコル）で米国を指定した場合には、出願と同時に「標章を使用する意思の宣言書」（MM18）を提出します。
- 国際登録出願の願書において、米国は、色彩を含む商標について、色彩の主張を求めています。
そのため、色彩を含む商標の場合には、願書（MM２）の第８欄の「色彩に係る主張」に記載する必要があります。
具体的には、「色彩の主張に係る色彩又はその組合わせ」や「色彩の標章の主要部分のそれぞれの色彩の表示」を記載します。 - 前述したように米国は指定商品/指定役務の記載をかなり具体的にすることを求めるので、包括表示でも認められる他の指定国と同じ記載のままにしてしまうと、指定商品/役務が不明確であるとして拒絶理由通知を受ける可能性が高くなります。
この拒絶理由通知を避けるために、あらかじめ米国については保護を求める商品/役務を限定することができます。 - 国際登録出願によって米国での保護を求めた場合でも、米国の登録日から５～６年の間、及び１０年ごとに、「使用宣誓書」及び「使用証拠」を提出する必要があるので注意が必要です。
- 国際事務局から米国特許商標庁に通報された日から18ヶ月以内に拒絶理由が通知されなければ、国際登録日から米国で商標が登録されていたのと同一の効果が発生します。
ただし、米国では、18ヶ月経過後にも異議申立による拒絶理由が通知される可能性があるので、注意が必要です。
- 国際登録出願を利用せず直接米国に「使用の意思に基づく出願」をした場合は、登録許可通知が発行されてから６ヶ月以内に「使用証拠」を提出しなければ商標が登録されません。
一方、国際登録出願を利用した場合には、米国の登録日から５～６年の間に「使用証拠」をすればよいので、商標の使用の準備期間を長く確保することができます。
- 国際登録出願の一般的な説明については、こちらをご覧ください。
【主な参考文献】
・ 特許庁HP
・ 「マドリッド協定議定書（マドリッドプロトコル）に基づく国際商標出願 手続集」特許庁 国際商標出願室
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